在專利案件的申請過程中，我們常會使用許多上位用語來撰寫專利申請範圍，以便能獲取較廣的申請專利範圍。然而，過於廣泛的權利範圍，可能因為涵蓋了先前技術而遭到審查人員的核駁。

於專利申請的核駁審查意見中，我們試圖藉由修正用語、減縮範圍、提出一些抗辯，更可能因此刪除了某些要件，來限縮較廣的專利申請範圍，以順利通過審查。然而，在這些審查過程中，我們曾經採用的修正用語、減縮範圍、提出抗辯、刪除要件等行為，可能於未來專利侵權訴訟中，對我們主張的權利造成阻卻的反效果，這就是「禁反言」所帶來的影響。

本文藉由Glaxo Wellcome, Inc. v. Impax Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 2004) 案件[1]來看看禁反言對於抗憂鬱藥物專利的權利範圍所造成的影響，文末會一併附上我國專利師考試的相關情報。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

本案的背景為被告Impax藥廠向FDA提出了Wellbutrin®及Zyban®兩種學名藥許可之簡易新藥上市程序，於是專利權人葛蘭素史克 (GlaxoSmithKline) 藥廠向美國北加州（Northern District of California）地方法院提出專利侵權訴訟。地院經過即決判審（summary judgment）後認為被告Impax藥廠未侵害系爭專利，原告葛蘭素史克藥廠不服判決，提出上訴。

本案系爭專利

本案系爭專利為美國專利第5,427,798號('798專利)[2]，此專利的專利權人是葛蘭素威康 (Glaxo Wellcome)公司，現在稱為葛蘭素史克藥廠。系爭專利之申請專利範圍總共有19項，其中的第1項、第14項、第18項獨立項，且與本案相關，列出如下：

1. A controlled sustained release tablet comprising 25 to 500 mg of bupropion hydrochloride and hydroxypropyl methylcellulose, the amount of hydroxypropyl methylcellulose to one part of bupropion hydrochloride being 0.19 to 1.1 and said tablet having a surface to volume ratio of 3:1 to 25:1 cm.sup.-1 and said tablet having a shelf life of at least one year at 59.degree. to 77.degree. F. and 35 to 60% relative humidity, said tablet releasing between about 20 and 60 percent of bupropion hydrochloride in water in 1 hour, between about 50 and 90 percent in 4 hours and not less than about 75 percent in 8 hours.

14. A controlled sustained release tablet comprising an admixture of 100 mg of bupropion hydrochloride and hydroxypropyl methylcellulose which after oral administration of a single one of said tablets in adult men produces plasma levels of bupropion as free base ranging between the minimum and maximum levels as shown in FIG. 5 over twenty four hours.

18. A sustained release tablet containing a mixture of (a) 100 mg of bupropion hydrochloride and (b) means for releasing between about 25 and 45% of bupropion hydrochloride in one hour, between 60 and 85% in 4 hours and not less then 80% in eight hours in distilled water said means comprising hydroxypropyl methylcellulose.

申請專利範圍第1項、第14項、第18項的幾個比較重要的共同特色說明如下：

1. (controlled) sustained release tablet是指(控制)緩慢釋放型藥物，顧名思義就是可以使藥物緩慢地釋放出來，來延長藥物的釋放與吸收時間。
2. bupropion hydrochloride是一種抗憂鬱症的藥物，因為抑制了腦部對於多巴胺與正腎上腺素的回收作用，而可以使用於憂鬱症患者的治療中[3]。bupropion hydrochloride的相關產品為Wellbutrin®及Zyban®，在美國由食品藥物管理局(FDA)核准上市。
3. cellulose是指纖維素 (如圖1)，纖維素是一種由葡萄糖所構成的多糖，可以用化學式(C6H10O5)n來表示，n可以任意正整數，甚至可以到幾千。申請專利範圍第1項、第14項、第18項所使用的是hydroxypropyl methylcellulose，稱為羥丙基甲基纖維素，是由纖維素經過化學加工而來。簡言之，就是在纖維素的構造中，加入了羥丙基與甲基等基團 (如圖2)。
4. 前面介紹的1、2、3點看似沒有關聯性，但其實不然，因為它們是本案件的核心。由於羥丙基甲基纖維素是由纖維素加工而成，所以也是一種多糖。多糖的構造複雜，當我們將bupropion hydrochloride這個藥物與羥丙基甲基纖維素混合時，就會影響到bupropion hydrochloride的釋放，所以，我們可以利用羥丙基甲基纖維素與bupropion hydrochloride的結合，來完成所需的 (控制) 緩慢釋放型藥物。

圖1 纖維素(C6H10O5)n

圖片來源：https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Cellulose_Sessel.svg

圖2 羥丙基甲基纖維素

圖片來源：https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Hydroxypropylmethylcellulose.svg
註：圖中的R代表可以是氫原子、甲基基團、或羥丙基基團。

系爭專利申請過程中之修正

在專利申請當時，系爭專利中的申請專利範圍是沒有使用hydroxypropyl methylcellulose來應用於(控制) 緩慢釋放型藥物。審查人員認為系爭專利無法實施，而駁回了系爭專利的申請。葛蘭素史克藥廠為了要順利通過審查，因此，對於系爭專利之申請專利範圍做出修正，加上了hydroxypropyl methylcellulose。

禁反言與本案

禁反言(estoppel)，或稱申請歷史禁反言(prosecution history estoppel)，是指專利權人於申請過程中或維護專利的過程中所做出的修正、更正或申復，導致申請專利範圍限縮，之後不得再次主張此部分的權利[4]。

在本案件中，被告/被上訴人Impax藥廠的產品中使用了hydroxypropyl cellulose（羥丙纖維素，圖3）來應用於(控制)緩慢釋放型藥物。由於hydroxypropyl methylcellulose與hydroxypropyl cellulose在文義上不同(前者多了甲基)，所以沒有文義侵權的疑慮。(關於文義侵權的議題，可參考第307期的《降壓藥物的文義侵害：Pfizer, Inc. v. Teva Pharmaceuticals, USA, Inc.（Fed. Cir. 2005）》)

上訴法院認為上訴人葛蘭素史克藥廠在申請過程中，修正申請專利範圍而加上了hydroxypropyl methylcellulose，已經限縮於這種特定的 (控制) 緩慢釋放型態，無法再藉由均等論擴張到其他未公開的 (控制) 緩慢釋放型態。葛蘭素史克藥廠反駁其未曾放棄hydroxypropyl methylcellulose相關的均等範圍，但上訴法院說明未修正當時的申請專利範圍是可以涵蓋到hydroxypropyl cellulose的，葛蘭素史克藥廠為了要順利通過審查，而將申請專利範圍限縮至特定的hydroxypropyl methylcellulose，且hydroxypropyl methylcellulose是bupropion hydrochloride可以延長 (控制) 釋放效果（release retarding effect）的核心關鍵，因此，本案有禁反言的適用。

由於上訴人葛蘭素史克藥廠未能作出有效的抗辯，上訴法院仍維持了地方法院對於被上訴人未侵害系爭專利的判決。

圖3 羥丙基甲基纖維素

圖片來源：https://www.bszh.com/dts.aspx?Key=17f09db0-b98e-4fa3-a37b-c4e46794edbd
註：圖中的R代表可以是氫原子或羥丙基基團，與圖2羥丙基甲基纖維素的差別是羥丙基甲基纖維素沒有甲基基團。

小結

在本案判決中，我們可以發現專利權人在申請過程中，曾因為審查人員的審查意見而做出對應的修正，造成其申請專利範圍由較廣的權利範圍限縮至十分特定的hydroxypropyl methylcellulose (控制)緩慢釋放型態，因而產生了禁反言，導致後續申請專利範圍無法順利主張均等論，來涵蓋與hydroxypropyl methylcellulose只差異在於甲基基團的hydroxypropyl cellulose。

我國專利侵害鑑定要點

我國專利侵害鑑定要點中，申請歷史禁反言可以限制均等論的使用。

但禁反言所造成的限制是完全限制的效果，還是僅有部分限制的效果呢？我國專利侵害鑑定要點指出：「申請歷史禁反言雖然限制均等論之適用，但並非完全限制，可能有部分未放棄之專利權範圍仍可適用均等論。因此，被控侵權對象是否落入專利權範圍，應視其是否屬於系爭專利修正、更正或申復時所未放棄之專利權範圍而定[5]。」

詳細情況分為：「(1) 若由系爭專利修正、更正或申復之目的或理由，得確認被控侵權對象屬於放棄之專利權範圍，則因申請歷史禁反言限制均等論之適用，被控侵權對象未落入專利權範圍。反之，若被控侵權對象不屬於放棄之專利權範圍，則落入專利權範圍。(2) 若欠缺系爭專利修正、更正或申復之目的或理由，或由該等目的或理由無法確認修正、更正或申復時所放棄之專利權範圍，則推定申請歷史禁反言完全限制均等論之適用，被控侵權對象未落入專利權範圍。(3) 若專利權人能舉證證明被控侵權對象為系爭專利申請當時所無法預見 (如「真空管」無法預見「電晶體」之新興技術)；或被控侵權對象與系爭專利修正、更正或申復所放棄之專利權範圍的關連性甚低；或有其他理由支持，無法合理期待專利權人於撰寫系爭專利之請求項當時即能將被控侵權對象記載於請求項中，則申請歷史禁反言未完全限制均等論之適用。於該等情況，仍有均等論之適用[6]。」

我國專利師考試情報

我國的專利師考試內容偶爾會出現一些五花八門的題目令人苦惱。藉由本篇討論到禁反言議題，來連結我國的專利師考試內容，可以發現在我國專利師考試中，禁反言也曾在考題中出現過。

在107年專利師考試的專業英文中，選擇題第24題：Which of the following is not a limitation on the application of the doctrine of equivalent?
(A) file wrapper estoppel
(B) dedication to the public rule (the disclosure-dedication rule)
(C) prosecution history estoppel
(D) the long-felt-but-unfulfilled-need doctrine
答案(A)、(C)都與禁反言有關，可以限制均等論。而答案(D)長久未解決的需求是無法限制均等論的[7]，所以(D)才是本題的答案。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們