本文承接北美智權報251期《美國專利適格性實務最新發展：抽象概念之分類－Ｉ 》一文，在數學概念之後，繼續探討PEG Oct update中抽象概念的第二個類型 － 組織人類行為的特定方法 (Certain Methods of Organizing Human Activity)。

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組織人類行為的特定方法

在PEG Oct update組織人類行為的特定方法被細分為：(1) 基礎經濟理論或實踐 (fundamental economic principles or practices)、(2) 商業或法律互動 (commercial or legal interactions)、(3) 管理個人行為或關係或人與人之間的互動 (managing personal behavior or relationships or interactions between people)，三種子類型。

PEG Oct update中強調，所謂「特定」方法，意指並非所有組織人類行為的方法均屬於抽象概念，例如組合特定成分以創建藥物製劑的一連串步驟就不會落入「組織人類行為的特定方法」。其次，組織人類行為的特定方法此一抽象概念的類型僅限於落入前述三種子類型的方法，易言之，除非在2019 PEG第3節第C目所解釋的罕見狀況下，不會出現一種不屬於前述三種子類型的組織人類行為的特定方法。再者，前述三種子類型包含了一個人或數個人從事之行為 (例如個人於線上簽署契約，或是商業行為)，一行為涉及的人數多寡並不影響落入前述三種子類型的判斷，也因此某些「人與電腦互動的行為」將會落入組織人類行為的特定方法之範疇。

● 基礎經濟理論或實踐

此為組織人類行為特定方法的第一種子類型，根據2019 PEG，該子類型包含了對沖、保險、降低風險等經濟或商業行為。惟須注意者，「基礎」一詞並不使得該子類型被限縮於習知或歷史悠久的經濟或商業行為。PEG Oct update提供了數個MPEP所沒有討論的例子，本文挑選其中較具代表性的一例進行深入討論。

案例：Inventor Holdings, LLC v. Bed Bath & Beyond, Inc.
Inventor Holdings, LLC (以下稱IH) 對Bed Bath & Beyond, Inc. (以下稱BBB) 提出侵害其專利 (Patent No. 6,381,582，以下稱’582專利)，該專利所主張的發明是「一種在遠端賣家之本地銷售系統訂購商品的方法」，以下節錄其代表性請求項：

8. A method of processing a payment for a purchase of goods, comprising the steps of:
receiving at a point-of-sale system a code relating to a purchase of goods;
determining if said code relates to a local order or to a remote order from a remote seller;

if said code relates to a remote order, then
determining a price for said remote order,
receiving a payment for said remote order,
and
transmitting to said remote seller data indicating that said payment has been received for said remote order.

’582專利指出，在習知技術中消費者進行目錄購物 (catalog purchases) 時，對於將信用卡資訊在電話中提供給陌生人感到不安，因此提出該專利之技術方案，概言之，其所主張的內容為：買家對遠端賣家下單，遠端賣家提供一訂單碼 (order code) 給買家，而買家可至銷售點輸入該訂單碼，並據此於銷售點親自付款。

BBB隨即提出35 U.S.C. 101之反訴，指出’582專利的請求項導向了「在本地銷售點支付遠端購物的費用」之抽象概念，而且請求項不具備任何有意義的限縮條件，可使得請求項顯然超過 (significantly more) 不具適格性的抽項概念。

IH則提出以下論點：（1） ’582專利的請求項是一種獨特的解決方案 (solution)，可以保護消費者的信用卡資訊免於被竊盜，這並不是一種抽象概念；（2） 訂單碼的使用及處理、本機端與遠端系統間的交流都是一種本於電腦科技的「解決方案」，因此類似於DDR Holdings案[1]，具有發明概念 (inventive concept)；（3） IH則認為該解決方案需要複雜的程式編碼 (但該專利案或相關紀錄並未記載任何複雜的程式編碼)；（4）該解決方案符合machine-or-transformation test。

地院贊同BBB的主張，並指出Alice測試的第二步中，‘582項專利的請求項均未將「訂單碼存儲在資料庫中的方式」或「以電子方式應用訂單碼」限縮成任何具體、具發明性的方法。而CAFC也同意地院的判斷。

● 商業或法律互動

根據2019 PEG，商業或法律互動包含了契約形式的雙方合意、法律義務、廣告活動或行為、市場活動或行為、銷售廣告活動或行為，以及商業關係。其中，法律義務的狀況或例子較不為我國從業人員所熟習，故本文挑選其中較具代表性的一例進行深入討論。

案例：Fort Properties, Inc. v. American Master Lease LLC
American Master Lease LLC (以下稱AML) 為Patent No. 6,292,788 (以下稱’788專利) 之專利權人，其與Fort Properties, Inc. (以下稱Fort) 的專利爭訟在地院階段被認為全部請求項因不適格而無效，AML上訴至CAFC。

’788專利的揭露內容是一種投資工具，它可以使不動產所有人在買賣不動產時規避稅捐義務。一般說來，不動產買賣獲益巨大，各國政府均會對此收益進行一定程度之課稅，但26 U.S.C. 1031規定符合特殊條件時，所有人可免除稅捐義務，該條文大意如下：

(1) 購入不動產之價格大於或等於售出不動產之價格；
(2) 購入不動產所負擔的債務大於或等於售出不動產所負擔的債務；
(3) 在售出不動產的後45天內指定欲購入的不動產，並在180天內完成購入程序；
(4) 售出不動產者在取得購入之不動產前，不會對售出不動產的收益行使控制權。
’788專利的投資工具利用這樣的優惠，將眾多不動產匯集成一個不動產投資組合 (real estate portfolio)，其中的財產利益被分割成許多契約股份 (deedshare)，而且像股票一樣賣給投資者。每個這樣的契約股份可透過抵押債務的方式做為承擔債務的載體，如此就可以提供調整債務結構的彈性，使投資者把自己的債務結構調整[2]成符合26 U.S.C. 1031。

CAFC認為’788專利的3個獨立項幾乎主張相同範圍，故本文僅呈現獨立請求項1：

1. A method of creating a real estate investment instrument adapted for performing tax-deferred exchanges comprising:

aggregating real property to form a real estate portfolio;
encumbering the property in the real estate port-folio with a master agreement; and
creating a plurality of deedshares by dividing title in the real estate portfolio into a plurality of tenant-in-common deeds of at least one predetermined denomination, each of the plurality of deedshares subject to a provision in the master agreement for reaggregating the plurality of ten-ant-in-common deeds after a specified interval.

地院應用machine-or-transformation test進行判斷，在machine的判斷上，由於AML自承專利方法不需要以電腦執行，地院認為其請求項並未綁定任何特定的機械或裝置；在transformation的判斷上，專利方法並未將任何物體轉變成不同的狀態或另一種物體，所謂的契約股份僅是不動產所有權的利益，並非實物。故判斷’788專利不適格。

上訴階段中，AML爭執’788專利並非抽象概念，因其方法之執行需要一系列發生於現實世界的步驟，AML特別指出，契約股份是實際存在的法律文件，並非抽象概念。Fort則認為，匯集不動產、利用契約將所有權分配給多方的方法完全由心智過程和抽象概念所組成，同時引用Bilski一案的見解，指出建立股份、契約及不動產的交互關係並不能將抽象概念轉變為適格的專利方法。

CAFC贊同Fort的見解，同時指出即使在Bilski一案仍然有商品與金錢兩個實體與現實世界建立連結，但這並不足以使Bilski一案中對沖的抽象概念產生可適格性。同樣地，不可能僅因為透過股份、契約及不動產與真實世界的連結，就使得’788專利的方法由抽象概念轉變為適格的專利方法。

● 管理個人行為或關係或人與人之間的互動

這個子類型包含了社交活動、教學活動以及遵守規則或指示，PEG Oct update還提供了幾個更具體的案例，例如玩骰子遊戲的規則[3]、平衡頭部形狀的髮型設計方法[4]、如何對沖風險的一系列指示[5]、以及投票、核查投票並製表的方式[6]。其中，平衡頭部形狀的髮型設計方法較為特殊，故本文挑選之進行深入討論。

案例：In re Brown
本案申請人為Holly Brown、Ken Novak及Kim Goellner (以下統稱Brown)，該申請案說明書指出發明目的是產生一致且可再現的頭髮造型設計，同時平衡頭部的整體外觀。本案於2012由PTAB肯認USPTO之判斷，其標的不適格，其後Brown修正請求項之步驟 (e)，形成代表性請求項1如下：

1. A method of cutting hair comprising;

a) defining a head shape as one of balanced, horizontal oblong or vertical oblong by determining the greater distance between a first distance between a fringe point and a low point of the head and a second distance between the low point of the head and the occipital bone;

b) designating the head into at least three partial zones;

c) identifying at least three hair patterns;

d) assigning at least one of said at least three hair patterns to each of the said partial zones to either build weight or remove weight in at least two of said partial zones; and

e) using scissors to cut hair according to said assigned hair pattern in each of the said partial zones.

於再度遭到適格性核駁後上訴至CAFC，CAFC以Mayo/Alice test進行適格性判斷。在第一階段中，CAFC認為請求項確實指向抽象概念，而且也同意PTAB的見解：「所請方法的中心概念在於實際開始剪髮前，步驟 (e) 僅構成了不重要的、主要程序後的附帶活動 (insignificant post-solution activity)」。

實際上在PTAB審理階段，Brown已自承步驟 (a) 至 (d) 才是有發明性的部分。CAFC階段中，Brown進一步爭執步驟 (a)、(b)、(e) 並非抽象概念，因為這些步驟需要實際上的操作。然而，步驟 (a) 僅指示如何定義頭型 (見下圖)，並未記載任何實際上的測量方式，於說明書中亦無指示或建議該步驟必須被實際上操作出來；相似地，步驟 (b) 不限於實際上將頭部指定為不同的局部區域，此一步驟用語上過於廣泛，甚至包含應用各種已知髮型來平衡人頭的抽象概念，上述兩個步驟甚至可以全然的在操作者的腦海中運作；Brown在上訴摘要中強調步驟 (e) 將抽象概念轉化為專利適格的概念，並使得請求項符合machine-or-transformation test，但CAFC判斷步驟 (e) 僅只是指示操作者以剪刀來應用之前步驟的抽象概念。CAFC在判決末尾做出結論：步驟 (a) 至 (d) 教導操作者(髮型設計師)如何選擇髮式，步驟 (e) 等同於應用前述選擇，故請求項不適格。

圖1. 系爭專利所謂之水平長方頭型 (horizontal oblong) 與垂直長方頭型 (vertical oblong)

圖片來源：Fig. 2 of Patent No. 6,292,788

小結

這三個判決中的請求項有一個相當有趣的共通點，它們都提出了一個不同於以往的抽象概念，然後以習知的物件做為載體，例如一般的電腦、法律文件或是一把剪刀，試圖去執行該抽象概念。換句話說，在請求項中該抽象概念變成了最主要的核心，這三個案件與「美國專利適格性實務最新發展：抽象概念之分類－Ｉ」中的Mackay Radio & Tel. Co. v. Radio Corp. of Am案給筆者的感受非常相似，僅只是將抽象概念具體化罷了，這樣直觀的具體化並不能使請求項通過machine-or-transformation test[7]。

筆者於此篇報導中著重爭訟中輸家的答辯與說詞，其實就是所謂失敗者的墳場[8]。成功的答辯、成功的訴訟，乃至成功的人生均不太可能憑藉模仿他人的策略或閱讀偉人傳記而達成，因為每個案子、每個人生都充滿了不同的變因，都是獨特的，複製成功這種事只能訴諸運氣。相對的，導致失敗的因素卻往往是舉世通用的，失敗者的墳場能提供給我們的經驗與警惕，還有它的價值，可能遠高過人們以往的評價。

備註：

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