繼北美智權報249期《2019年EPO審查指南更新概述－Ｉ》一文後，本刊期繼續探討本年度EPO審查指南在實質審查部分的變革。

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請求項中參數的明確性

審查指南中的「參數」(F-IV, 4.11 – Parameters) 章節探討以參數界定之產品請求項的明確性。更新前，該節僅簡要地定義何為參數，並說明僅有當發明無法以其他方式被充分定義時，方能以參數界定該產品。

今年，基於上訴委員會T 849/11 之決定，本節已被大幅改寫，以較為明確的方式規範以參數界定之請求項的基本要求：

1. 對本領域中具備一般知識者，請求項本身必須明確，使本領域一般知識者無須藉由推導自說明書的知識即可理解；
2. 測量參數之方法 (或至少對該測量參數之方法的參照資訊) 必須完整記載於該請求項本身；及
3. 選擇以參數界定請求項的申請人，需要確定本領域中具備一般知識者可以簡單及明確、無歧異地 (easily and unambiguously) 檢驗自己當前實施的項目是否落入該請求項的範圍。

在某些狀況下，對測量參數之方法的記載過於冗長，而導致該請求項不簡潔或難以被理解時，根據細則第43條第6項 (R. 43 (6) Except where absolutely necessary, claims shall not rely on references to the description or drawings in specifying the technical features of the invention.  In particular, they shall not contain such expressions as "as described in part ... of the description", or "as illustrated in figure ... of the drawings".)，可透過在該請求項中併入說明書的參照資訊來符合上述 ii 之要求。

此外，還可藉由充分說明以下事項，以達成關於上述 ii 之要求：

(a) 被採用的測量方法屬於本領域中具備一般知識者間的通常知識，例如：因為只有一種測量該參數的方法，或因為某特定方法就是測量該參數的常用方法；或

(b) 測量精準度的適當限制條件下，就其相關技術領域中所有已知的測量方法都獲得相同測量結果。

這次改版中較為特殊之處在於強調「參數界定請求項時，對本領域中具備一般知識者，不應依賴說明書，該請求項本身之記載就必須達到足夠明確的程度」的原則。此原則與以往專利從業人員的認知─即以說明書解釋請求項的原則─略有出入，從業人員必須意識到這點特殊變化。

罕見參數

「罕見參數」(F-IV, 4.11.1 – Unusual parameters) 原本屬於「參數」一節之下的探討內容，在本次修改中形成獨立的章節以專門論述，並依使用時機的不同，將罕見參數清晰地類型化：

種類 i： 以罕見參數測量產品/方法的性質時，對該性質「另有」該發明所屬技術領域中普遍認可的參數 (…for which another generally recognised parameter is used in the field of the invention.)。

種類 ii： 利用罕見參數測量之產品/方法的性質，此前在所屬技術領域中並未被測量過。

為了因應這樣的特殊狀況，請求項除了必須符合「參數」一節中對明確性的原有要求，還必須注意以下狀況：

(a) 當使用種類 i 的罕見參數且無法直接轉換成普遍認可的參數時；或該參數需要以一個不可能被取用的設備進行量測時，由於該請求項無法與先前技術進行有意義的比對，根據表面證據 (prima facie)，審查員可以欠缺明確性為由而駁回該請求項。進而，當用以界定請求項的參數因無法進行比對而喪失意義，僅有其他特徵足夠明確與先前技術比對時，也可能令該請求項衍生不具備新穎性的議題。

(b) 若從申請案中可以明顯看出，本領域中具備一般知識者在進行所揭露的測試時，將不會有任何困難 (…the skilled person would face no difficulty in carrying out the presented tests…)，能夠確定參數的確切含義，並與先前技術進行有意義的比對，那麼使用種類 ii 的罕見參數則是被允許的。

透過更加細緻的規範與類型化，可預期到以參數界定請求項的審查在個案間的差異將被進一步縮減，意味著審查的一致性將被提高。

請求項目的之明確性

如何解釋以目的/用途界定方法的請求項以及請求項中的手段功能特徵 (F-IV, 4.13 – Interpretation of expressions stating a purpose)，兩者都是今年更新的重點。

關於以目的/用途界定方法請求項，本次更新則正式地將該種請求項區分為兩種型態，第一種是以應用層面來定義方法項，例如：一種形成焠火層的方法；第二種則是以方法的步驟所帶來的技術效果定義方法項，例如：一種強化焠火層硬度的方法。

在第一種方法項中，所記載的目的被視為方法項本身的步驟之一，延續先前的例子，「形成淬火層」必然會是「一種形成淬火層的方法」的步驟之一；然而，在第二種方法項中，由於技術效果將由該方法的步驟產生，因此所記載的目的不被認為是限制/限縮特徵，這樣實務認定的結果將是，先前技術只要揭露了該方法的步驟，即便是並未提及該技術效果，仍會使得第二種方法項喪失新穎性，例如：一種除氫退火的方法，其步驟若已揭露了「一種強化淬火層硬度的方法」的步驟，即便此除氫退火的方法之相關先前技術文件並未提及其還具有強化焠火層硬度的技術效果，「一種除氫退火的方法」仍使得「一種強化淬火層硬度的方法」喪失新穎性。

另外，在EPO的實務操作下，手段功能特徵一般都會被認為已經被適合於執行該功能的先前技術特徵所揭露，例如「一耦合手段用以建立電性連接…」，會被認為已被焊錫及導線揭露。

然而，本次改版明確提出，請求項定義以電腦或類似裝置執行手段功能特徵時，屬於上述原則的例外。當手段功能特徵的功能被一電腦所執行，則被解釋為該手段是被專門配置用來達成該功能，可作為核駁基礎的先前技術必須揭露執行該手段的裝置；一裝置「僅僅只是適合於」執行該手段，則不屬於可作為核駁基礎的先前技術。

上述層面的解釋與澄清對「以電腦實施的發明 (computer-implemented invention (CII))」將格外地有影響，因為該種發明通常以「一種實現某種目的方法」或「一種具有手段功能特徵的裝置」為撰寫形式。

結語

本年度審查指南在實質審查部分的更新主要分布在兩個區塊，一是明確性相關的議題，EPO進行更新的方式在於將各種議題審查時的要件條文化或是對其進行更加細緻的分類，帶來的變化可能是從業人員在撰寫時所需依循的原則更加具體，不同審查人員間審查意見的一致性、可預測性將會提高。

另一部分則是與人工智慧、演算法、以電腦實施的發明等，常被統稱為電腦軟體發明的部分，自2018年新增人工智慧、演算法相關章節，至2019年隨即進行修訂，以及對以電腦實施的發明章節的大幅修訂，則可以看出EPO改變長久以來對電腦軟體發明較為保守的態度，試圖以明確的規範追趕資訊工程領域的腳步。

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