延續智權報220期《如何避免踩到歐洲專利修正地雷 ─ I》一文，本篇將繼續介紹歐洲專利在修正上常見的問題，內容將包含EPC Art. 123(2)以及EPC Art. 84的規範。

圖片來源：pxhere

(二)置換/刪除情求項技術特徵

一般來說，新案的請求項範圍都會寫的比較大，產品中的多個元件如果能用一個上位用語含括之，那獨立項通常都會使用該上位用語，以求獲得更大的保護範圍，如有必要則在答辯時再將該上位用語置換成特定元件。

在歐洲案中，如果修正時存在對技術特徵的置換/刪除動作，必須留意三點測試：
(1) the feature was not explained as essential in the disclosure;
(揭露內容並未說明該特徵是必要的；)
(2) the feature is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem the invention serves to solve; and
(考量到發明要解決的技術問題，該特徵對於發明的功能不是必不可少的；以及)
(3) the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change.
(該置換或刪除不須其他特徵的實質更改以補償該改變。)

EPC提到[1]，如果本領域具有通常知識者能直接且明確地確認三點測試中的三要點，置換/刪除請求項的技術特徵才沒有違反Art. 123(2)。

實際案例：歐洲專利 EP XXXXXXX A1

如圖1所示，輻射部13包括信號饋入點131、第一輻射支路132以及第二輻射支路133，在該案的修正中，將輻射部13置換成信號饋入點131(見圖2)，所以這樣的修正屬於置換/刪除請求項的技術特徵。

圖1  EP XXXXXXX A1的Fig. 1

圖片來源: EPO

圖2  EP XXXXXXX A1的請求項修正

圖片來源: EPO

在審查意見中，審查員指出這樣的刪除並不符合三點測試中第2及3點的要求，屬於超出申請時揭露範圍的修正。

圖3  EP XXXXXXX A1 審查意見

圖片來源: EPO

(三) 附屬項併入獨立項

併項是再常見不過的請求項修正方式了，但在處理歐洲專利時，將附屬項併入獨立項時必須注意依附關係的變動可能會產生超出申請時揭露範圍的狀況。

例如原始請求項是：
Claim 1 (independent)
Claim 2 depending on claim 1
Claim 3 depending on claim 1

修正時將附屬項2併入獨立項1，修正後請求項：
Claim 1 = Claims 1 + 2
Claim 2 = original Claim 3, depending on claim 1

這樣的修正導致請求項1的內容變動，如果說明書沒有交代原始Claims 1 + 2 + 3的狀況，則修正後請求項1可能變成超出申請時揭露範圍。

實際案例：歐洲專利 EP XXXXXXX A3

本案修正前後的請求項依附關係如下圖所示，修正時將附屬項3、4、6併入獨立項1。

圖4 EP XXXXXXX A3 的請求項修正歷程

圖片來源: EPO

因為修正前的請求項4與6都僅依附請求項3，所以原始揭露內容可視為Claims 1+3+4以及Claims 1+3+6

而修正後的請求項1是Claims 1+3+4+6，並不受修正前的請求項內容(即原始揭露內容)支持，所以如果要進行這樣的修正則必須清楚交代說明書內文支持Claims 1+3+4+6的依據，如果僅說明修正是根據原始請求項，則可能會收到Art. 123(2)核駁。

圖5  EP XXXXXXX A3 審查意見

圖片來源: EPO

(四) 負面限制條件

在EPC的規定中，只有在正面技術特徵無法清楚簡潔地定義請求項、或是會過度限制請求項範圍時，才能使用負面限制條件(e.g. disclaimers)[2]。

實際案例：歐洲專利 EP XXXXXXX A1

本案例雖然不是修正內容被核駁的狀況，但負面限制條件有時候是在對引證案無計可施時的一種修正方式，所以也值得借鑑。

圖5  EP XXXXXXX A1 請求項

圖片來源: EPO

原始請求項定義了「記憶體裝置不需要感測放大器」的負面限制條件。但審查員詳閱說明書後，發現說明書記載「...驅動能力由三態緩衝器提供，讀取位元線不需要額外的感測放大器」。因為本領域具有通常知識者知道三態緩衝器僅是包括緩衝功能的緩衝器，所以三態緩衝器可以放大進入訊號，因此該負面限制不僅是不必要的，同時也導致請求項不明確。

圖6  EP XXXXXXX A1 審查意見

圖片來源: EPO

結語

EPO對專利審查的嚴謹度可從這些案例得知，對於想申請美國專利與歐洲專利的申請人，必須留意雖然二局都是以英文為主要語言，但在專利的修正策略上可不能一視同仁，否則在歐洲專利申請過程可能會屢屢受挫，不可不慎。

備註：

1. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_v_3_1.htm
2. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_20.htm

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們