在美國專利中，申請專利範圍的明確性受美國專利法第112條(b)所規範，即申請專利範圍的用語必須為明確才符合112(b)；相反的，不符合112(b)的申請專利範圍則為不明確。然而在專利領證前後所適用的明確性標準略有不同，相較於法院階段，USPTO（美國專利局）在領證前會用較高的標準審視明確性要件。

在Ex parte McAward[1]案例中，申請人McAward不服USPTO審查員的最終審查決定進而提出訴願，但PTAB最終仍維持不明確性之核駁決定。

審查員對於美國專利號13/435,655的最終決定中以35 U.S.C. 112核駁了請求項1-20，原因是請求項1中的「configured to be reliably installed by an untrained installer or a homeowner and to not require the services of a plumber or electrician to perform installation, thereby permitting widespread and cost effective adoption」用語不明確，理由是請求項中並無提供任何可讓裝置或系統被配置至其所述功能的結構。

圖1.  13/435,655 Claim 1

圖片來源: USPTO

PTAB認為655專利的請求項1用語很不尋常，因為其試圖藉由安裝水偵測器所需的技術層級來定義水偵測器的結構，而所述untrained installer或是homeowner的技術層級是含糊不清的，故「被配置由此類的安裝者來確實地安裝」是不明確的。

上訴人主張其配置(configured)之限制是表示裝置可在沒有特殊知識或沒有工具下被安裝，意即請求項是指向由業餘人士DIY安裝的簡易概念。不過PTAB並不同意上訴人的說法，因為說明書既沒有包含任何用於安裝所述水偵測器所需的知識或工具之敘述，亦沒有對技術層級作定義。上訴人的爭辯理由試圖將untrained installer或homeowner與訓練有素的專業人士進行對照，但這樣的對比是不足以使請求項明確的，因為請求項要求水偵測器是由業餘人士來「確實地」安裝，而本領域習知技藝者會認為homeowner含括所有技術層級之人員的寬廣範圍。

圖2.  13/435,655 Fig. 1

圖片來源: USPTO

雖然上訴人強調說明書有記載水偵測器的進出端適用於一般常用的螺紋水管接頭，所以就如同將電器插頭插入牆上的插座，水管可被輕易地接至水偵測器。但PTAB再度不同意，認為不論是請求項1或是說明書都無交代水偵測包含了哪個結構限制可使其滿足「被配置」之限制，所以最後PTAB認定在依據說明書所得出的最廣且合理解釋下，請求項的「被配置」之限制為模糊且不清楚，本領域習知技藝者無法從請求項語言分辨所請發明的範圍限制(metes and bounds)，故請求項1至20不滿足35 U.S.C. 112的明確性要件。

在本判決中，PTAB花了更多篇幅釐清目前USPTO在領證前所使用的明確性判斷標準。對於領證前的請求項，USPTO具有檢驗其明確性的責任，Packard案[2]建議審查員，在對請求項進行最廣且合理解釋(BRI)後，如果所請發明的範圍限制不清楚，則對於不明確性的核駁是合適的，又Miyazaki案[3]提及如果請求項經得起二個或是更多貌似有理的請求項解釋的檢驗，則USPTO可正當地以請求項為不明確之理由來要求申請人更精確地定義所請發明的範圍限制。

PTAB表示最廣且合理解釋之標準不同於聯邦法院在專利訴訟所用之請求項解釋(claim interpretation)之標準。USPTO的檢驗方式對於意義不明確比法院有較低的門檻[4]，換句話說專利局對於明確性的要求較高。雖然與法院對於不明確性的檢驗方法不同，但PTAB強調二者對於35 U.S.C. 112的解釋並無分歧之處，只是在專利系統中二者扮演的腳色不同。

在專利審查期間，PTAB認為較低的門檻(較高的標準)是合理的，因為專利記錄是一直在發展中並非固定的，專利局廣義地解釋請求項，而申請人可自由地修改請求項，相對之下，如果專利已領證，則法院所面對的是一份完整的專利申請記錄。

該標準解釋的最後亦提到最高法院的Nautilus判決並無改變USPTO長期以來在專利審查期間對於不明確性的檢驗方法，在本判決中PTAB是採用Packard案的方法，即請求項必須鑄造出－「相對於含糊不清、模糊、不明確」－清楚的語句。

備註：

1. Ex parte McAward, Appeal No. 2015-006416 (PTAB Aug. 25, 2017) (Precedential)
2. In re Packard, 751 F.3d 1307, 1310 (Fed. Cir. 2014).
3. Ex Parte Miyazaki, 2008 WL 5105055, 89 USPQ2d 1207, 1211–12 (PTAB Nov. 19, 2008)
4. Miyazaki, 89 USPQ2d at 1211 (stating that an examiner may use "a lower threshold of ambiguity when reviewing a pending claim for indefiniteness").

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