日本自2015年10月1日起，針對軟體相關發明之專利適格性等內容，依該年度公布之「特許、實用新案審查基準」及「特許、新型審查指南」暨其中之「電腦軟體相關發明」審查之。本文擬淺論該指南之電腦軟體相關發明之審查部分，以期一窺日本對於軟體發明之專利適格性之實務操作。

電腦軟體發明是否可以申請並獲註冊，其判斷標準為何，向來見解紛歧。 日本特許廳於2015年9月16日公布修正之「特許、實用新案審查基準」（下稱「審查基準」）及「特許、新型審查指南」（日文：「特許・実用新案審査ハンドブック」，下稱「審查指南」）[1]其中，針對電腦軟體發明部分，由原審查基準之「第VII部特定技術分野之審查基準」第1章，移至「審查指南」附屬書B第1章「電腦軟體相關發明」（日文：「コンピュータソフトウエア関連発明」）[2]審查基準，並增載相關之案例，以便實務審查參考。據此，自2015年10月1日起，日本之專利及新型案件依該審查基準來審查；而針對電腦軟體相關發明之審查，亦以該「審查指南」為主要審查依據。

由於軟體發明在日本特許法上中仍屬於「發明」，因此在審查是否具有專利適格性時，基本上仍以前述審查基準為判斷標準，即依其是否屬「利用自然法則之技術思想之創作」而定。因此，日本的審查官在審查一軟體發明是否具專利適格性時，首應依據前述「審查基準」，若依此無法判斷，始依審查指南中「電腦軟體相關發明」第1章2.1.1.2「基於軟體觀點之考量」（日文：「ソフトウェアの観点に基づく考え方」）判斷之。

至於所謂「基於軟體觀點之考量」究竟指的是什麼？根據前述「電腦軟體相關發明」，其主要意旨為，若「該軟體所為之資訊處理，可利用硬體資源具體實施」者，則該軟體即為「利用自然法則之技術思考之創作」。而針對此，該指南並列出「留意事項」，以提醒審查官在審查時應注意何等事項始符合「利用自然法則之技術思考之創作」。由於此將涉及一軟體發明是否具專利適格性，爰將此審查時之留意事項摘要概述如下。

1. 在判斷是否為「該軟體所為之資訊處理，可利用硬體資源具體實施」時，不須拘泥於請求項之部分記載，而應基於全部請求項記載判斷之。特別是「具體方法或具體順序」，則不限個別方法或順序，而可依複數方法或順序是否得全部實施判斷。

2. 即使請求項載有「電腦（情報處理裝置）」、「CPU（演算法）」、「記憶體（記意方法）」等硬體資源，但若未記載「為實現符合使用目的之特殊資訊演算或加工，該軟體及硬體資源共同操作之具體手段或具體順序」，則該請求項相關發明即不符合「自然法則之技術思想創作」。換言之，僅記載有硬體資源，卻未針對軟體與硬體如何共同操作以符使用目的予以說明者，將被認定為非屬該軟體所為之資訊處理利用硬體資源具體實施。

3. 若為與商業方法相關之軟體發明，並非基於有無商業方法特徵之觀點，而係依該發明所利用之軟體所為之資訊處理是否可以利用硬體資源具體實施，以判斷是否符合「利用自然法則之技術思想創作」。

●  不具專利適格性之請求項：

「一種利用電腦實施之遊戲裝置，
其係將相似之大小棋子依大小順序重疊任意置於固定的3個陣地其中一處，
一次僅能移動一次該重疊最上方之棋子，以大棋子不可置於小棋子之上的方式將其移動至3個陣地之他處，而以最少移動次數定勝負。」

【說明】

根據該指南，雖然在該遊戲裝置中提到電腦硬體資源，但並未記載該遊戲裝置所具備的方法手段，因此可謂未記載實現符合使用目的之特殊資訊演算或加工之具體手段或順序，故而亦不能謂該遊戲裝置經由軟體與硬體共同操作而建立符合使用目的之資訊處理裝置。據此，該遊戲裝置不符合「該軟體所為之資訊處理，可利用硬體資源具體實施」，即不屬前述「利用自然法則之技術思想創作」，是以，不具專利適格性。

●  具專利適格性之請求項：

「一種遊戲裝置，
其係利用電腦實施，其以三次元電腦圖像顯示，利用4個形狀相似卻大小不一的棋子進行遊戲處理，
其具備了初始化方法、棋子移動方法、棋子移動次數記憶方法、及判斷最終方法之狀態，以及報告方法，
初始化方法係指4個棋子由大至小依序重疊，使其回到最初置於3個陣地之一處，
棋子移動方法係指經遊戲者之操作，將重疊之最上方的棋子一次移動一個之移動方法，
棋子移動次數記憶方法係指依前述操作記憶移動棋子次數，
以及判斷最終狀態之方法係指判斷4個棋子依大小順序在前述一處之外的陣地重疊之最終狀態，
報告方法係指報告判斷為最終狀態時，在前述棋子移動次數記憶方法裡所記憶的棋子移動次數。」

【說明】

綜上，根據前述指南及審查基準，針對軟體發明是否具專利適格性之判斷，可以看出日本實務在現階段之審查上著重「該軟體所為之資訊處理，可利用硬體資源具體實施」，以判斷是否符合「利用自然法則之技術思想創作」而具專利適格性。

此外，根據經濟產業省資料[3]包含軟體發明在內之商業相關發明，由2000年的10%在2012年上升到69%，似有大幅成長，但由於其資料並未列出細項，而難以判斷其成長情形。不同於美國歷經多次判決見解而屢屢為軟體發明帶來新意，由日本軟體相關發明在2015年後始獨立列於指南中一章並增列參考案例觀之，似可看出日本在軟體專利才正要踏出嶄新的一步。據此，前述指南雖詳盡列舉標準及事例等，然而在軟體科技不斷快速進展的情形下，未來究竟如何應用於實際案例上，仍值得觀察。

備註：

1. 特許廳，「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について，https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa_1001.htm。
2. 特許廳，附属書B 第1章 コンピュータソフトウエア関連発明 ，http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_b1.pdf。
3. 特許廳，ビジネス関連発明の最近の動向について，https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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