美國專利及商標局(USPTO)會不定期針對近期法院對於專利標的適格性的相關判決發布備忘錄，整理出被判適格與不適格的案例，並對具代表性的判例給予摘要式的官方意見，作為USPTO審查35 U.S.C 101的補充說明。截至目前為止，法院的判決依據與方法並未跳脫或改變USPTO於2014年發布之專利標的適格性指南的基礎框架，部分判決意見則是提供了額外的判斷資訊。

本次備忘錄對於二件聯邦法院判為符合適格性的案例給予簡介以及重點說明，分別是McRO, Inc. dba Planet Blue v. Bandai Namco Games America Inc., 120 USPQ2d 1091 (Fed. Cir. 2016)以及BASCOM Global Internet Services v. AT&T Mobility LLC, 827 F .3d 1341 (Fed. Cir. 2016)，其中BASCOM案已於北美智權報164期文章《首個在專利適格性檢驗最後一步存活的判例：BASCOM v. AT&T案 》中詳盡報導。

McRO案

在McRO案判例中，法官認為系爭專利並未指向抽象概念，因此符合專利適格性，其判斷依據為claims係指向電腦相關技術中的進步，即該專利技術允許電腦產出「精確且寫實的唇部同步以及動畫腳色中的臉部表情」，這產出結果先前只能透過人體動畫師製作產生。

在分析過程中，法院檢視了專利說明書，其記載所述發明是透過使用特定規則(rules)來設定形變權重以及音位間的變遷參數，而非用真人演員。法院依據說明書解釋所述特定規則使過往需要真人演員的動畫工作可以自動化，判定claims指向電腦動畫之進步而非抽象概念。此外，法官指出本案是改善了現有的技術步驟，而非Alice案中電腦僅為執行現有步驟的工具。法院提醒在分析時要避免過度簡化claims而忽略了claims的特定限制。

USPTO對McRO案的補充

• 審查員在判斷是否為司法例外的Step 2A[1]時要考量整個claim，不應該將claim過度上位或是簡化成一個要點或是核心原理
• 電腦相關技術之進步並不限制於電腦運作或是電腦網路的進步，也可以是藉由允許電腦執行先前電腦無法執行之功能而改善電腦相關技術的「一組規則(basically mathematical relationships)」
• Claim指向電腦相關技術之進度的跡象:
1. 說明書中具有關於發明如何改善電腦或其他技術的教導，例如McRO案。反例為Affinity案，其說明書未能提供其發明如何完成所稱進步的細節。
2. 對於問題的特定解決方案或是由所述發明達到期望結果的特定方法。反例是僅寫出解決方案或是結果的構想，例如Electric案中僅呈現收集與分析資訊的結果，沒有寫出用於呈現的特定工具。

BASCOM案

有關BASCOM案判例的介紹與分析請參見北美智權報164期《首個在專利適格性檢驗最後一步存活的判例：BASCOM v. AT&T案》。USPTO的簡介中有特別提到法院經常使用發明概念(inventive concept)來描述顯著超過司法例外的附加要素。

USPTO對BASCOM案的補充

• 審查員在判斷是否顯著超過司法例外的Step 2B[1]時，針對附加要素除了個別考慮以外，也要總和考慮
• 在習知或是常見的元素中，可能會發現不常見與非一般的安排

基本上USPTO對於BASCOM案的分析整理與筆者先前撰文內容並無明顯差異，在此不再贅述。

先占(preemption)

USPTO提到最近有些判例在適格性分析的討論中，以缺少先占來確認發明是否未指向司法例外(例如CellzDirect案)或是確認是否包括發明步驟(例如BASCOM案)，官方會在後續資料中提供更詳細的內容。先占是Alice案之前在判斷適格性上的重要概念之一，但Alice案後的二步驟分析法已適度地包含先占之概念。

USPTO強調審查員應該繼續使用臨時指南中的架構與方法來解決先占的問題，如果申請人爭辯claim並未先占例外，審查員應該重新考慮Step 2A中claim是否指向電腦相關技術之進步或是達到期望目標結果的特殊方法。如果審查員依然確定claim是指向司法例外，則應重新考慮Step 2B，將附加要素以總和與個別考量。

非前例的判決(non-precedential decisions)

隨著越來越多法院判例出爐，USPTO建議審查員盡量避免引用或是依據非前例的判決(例如SmartGene、Cyberfone)，除非案情獨特與非前例的判決相符。官方也提供了是否為前例的判決的案件整理。

USPTO將舉辦圓桌會議尋求公眾意見

USPTO除了針對專利標的適格性不斷提供新的資料以外，官方也將在2016年11月14日以及2016年12月5日於維吉尼亞州以及加州各舉辦一場圓桌會議，除了討論近期判例以外，也將廣納公眾意見(如有意見可寫信至2014_interim_guidance@uspto.gov信箱)，以作為在35 U.S.C. 101審查方針的參考，以下是二場圓桌會議的議事摘要。

Roundtable 1: USPTO Subject Matter Eligibility Guidelines
除了尋求改善Subject Matter Eligibility (SME)指南以及訓練範例的公眾意見以外，官方特別提出以下幾點主題來徵求意見:

• 2016年5月發布的生活科學之範例
• 如何使審查員注意近期的司法判決以及如何將其結合至SME指南
• 審查員如何應用法院判決或是USPTO的指南與訓練

Roundtable 2: Exploring the Legal Contours of Patent Subject Matter Eligibility
第二場圓桌會議會聚焦於近期最高法院與聯邦法院的判例，官方一樣提供了以下主題:

• 101的司法解釋之影響
• 可准標的之法定類型
• 可准標的之例外
• 生活科學中之可准標的
• Machine or Transformation Test
• 商業方法的專利可准性
• 軟體/電腦相關發明之專利可准性

註釋

1. https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/training%20-%202014%20interim%20guidance.pdf

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