在申請美國專利時，於官方審查意見通知書 (Office Action，OA) 中，依據35 U.S.C. 103(a)的顯而易見性 (obviousness) 核駁十分常見，通常都是由審查委員以引證案之組合駁回專利申請案，但有些狀況是審委找到的一篇或數篇引證案僅揭露claim的部分內容，其餘未被引證案揭露之claim內容則以其為本領域的習知技術，結合引證案是common sense（一般常識）而認定claim為顯而易見。當審委亮出common sense這張牌時，申請人經常無計可施，但Arendi案點出了幾個common sense的錯誤使用方法，或許可供申請人作為處理顯而易見核駁的參考。

案件背景

在本案中，專利權人同時也是原告的Arendi Holding Limited (以下稱Arendi)以U.S. Patent No. 7,917,843專利案(‘843)控告Apple、Google及Motorola (以下稱Apple)侵權。Apple向專利審理暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board；PTAB）對’843專利提出多方複審（Inter Partes Review；IPR）程序之訴願，PTAB最後以claims為顯而易見為由，判定’843專利不具可專利性。Arendi上訴至聯邦法院(CAFC)[1]。

2008年申請的’843專利係有關地址處理的技術，其在訴願中的代表項是Claim 1，整項內容略長，在此僅摘錄本判例主要爭辯的部分，即下方斜粗體內容：
「1. A computer-implemented method for finding data related to the contents of a document using a first computer program running on a computer, the method comprising:
…
retrieving the first information;
providing an input device, configured by the first computer program, that allows a user to enter a user command to initiate an operation, the operation comprising (i) performing a search using at least part of the first information as a search term in order to find the second information, of a specific type or types, associated with the search term in an information source external to the document, wherein the specific type or types of second information is dependent at least in part on the type or types of the first information, and (ii) performing an action using at least part of the second information;…」

其技術大意是使用第一資訊作為搜尋詞，由第二軟體搜尋與該第一資訊相關聯的第二資訊。例如，若姓名(第一資訊)被偵測到，則可在資料庫中找尋該姓名，如果只找出一筆與其相關的地址聯絡資料(第二資訊)，則直接插入至文件中，如果搜尋出大於一筆的相關資料(第二資訊)，則顯示搜尋結果讓使用者選擇要插入文件的地址。

被告Apple用於要求IPR的證據是U.S. Patent No. 5,859,636專利案(Pandit)，也是本判例中唯一的先前技術。Pandit的技術是對文字資料進行辨識後執行動作，如下圖1所示，電話號碼16被標示後，下拉選單20會顯示可執行之動作指令，例如撥號、加入至通訊錄以及發送傳真。

圖1 U.S. Patent No. 5,859,636

圖片來源：USPTO

Pandit揭示了’843專利Claim 1的多數技術特徵，唯獨前述斜粗體字的部分沒有被Pandit揭露，也就是利用第一資訊搜尋第二資訊的技術特徵未被Pandit公開。為了能更清楚表示二件專利的差異，這裡以表1對’843專利與Pandit進行簡易比較。

表1　843專利與Pandit比較表

資料來源：本文作者整理

PTAB在審理過程中，同意Apple的論述，也就是Pandit雖然沒有揭露「用第一資訊搜尋第二資訊」，但是為了避免對同地址建置多筆資料，在「加入至通訊錄的指令」中加入「確認輸入值是否已存在的第一步驟」是顯而易見的，換句話說，習知技藝者於程式設計時，針對使用者在通訊錄所輸入之新資料「先搜尋是否有重複電話號碼」是軟體設計的common sense，故PTAB結合Pandit與common sense，判定’843專利是顯而易見。

聯邦法院判決意見

本案要釐清的問題為：對在本領域中具有通常知識者而言，在加入至通訊錄之指令被選擇時，先對文件中偵測到的電話號碼進行有無重複之搜尋是否為common sense？

聯邦法院法官說明，在顯而易見分析(obviousness analysis)中，common sense、common wisdom以及common knowledge是會被考慮的，但至少有三大要點在進行分析時要特別注意。

第一點，common sense通常是用於提供已知動機予以結合，而非補充缺少的claim限制。法官補充，在DyStar案中，所有的claim限制都已於引證案中被揭示，本領域習知技藝者會結合引證案來達到更便宜、更快速、更方便的程序，所以系爭專利被判定為顯而易見。

第二點，若common sense用於補充缺少的claim限制，則該限制應顯著地簡單且該技術為特別明確地簡易。例如在Perfect Web案[2]中，缺少的claim限制是步驟A至D的步驟D，其僅為重複步驟A、B與C直到寄出一定數量的email，相較之下，Pandit缺少的檢索在’843專利中扮演很重要的角色，即如果缺少了’843專利Claim 1的步驟(i)，則整個claim就等同無效(void)了，因為’843專利之技術的前提是用第一軟體中的資訊來找第二軟體中的相關資訊。

第三點，不論是提供已知動機予以結合或是補充缺少的claim限制，common sense不能用作推論分析以及證據支持的全盤替代(wholesale substitute)，尤其是處理先前技術中缺少claim限制的時候。在common sense是補充缺少的claim限制時，依靠common sense的推論基礎一定要很徹底地檢查，特別是缺少的限制是發明核心時更顯重要。

回顧PTAB的裁決，其指出common sense會引導習知技藝者在Pandit中把電話號碼加入通訊錄前會先從搜尋電話號碼開始，原告認為這推測缺少實質的證據。聯邦法院法官認同原告說法，Pandit本身並非與搜尋有關，也未提及任何與加入至通訊錄有關的搜尋，更準確地說，Pandit是有關文字辨識，所以可以肯定的是Pandit缺少特殊的claim限制。

進一步爭辯「先搜尋電話號碼」是否是習知或是common sense，原告Arendi認為從雙方的專家證言可以得出若是要避免重複建置資料，應該是以「姓名」搜尋而非電話號碼。相對之下，被告Apple著重於證明更廣義的論點，認為在資料庫中找資料是本領域習知技術，不管是姓名還是電話號碼，資料就是資料，如果資料庫中找資料是習知的，那找電話號碼自然就是common sense。PTAB也引用了Arendi方的專家證言「一些資料庫軟體會將執行重複之搜尋作為預設」。

聯邦法院法官同意Apple的廣義見解，即在資料庫中搜尋資料可被實質證據支持，該證據包含雙方的專家證言以及Pandit本身。但是Apple未能證明為何把這「已知的檢索知識」外推(extrapolate)至「在Pandit中先增加電話號碼之檢索」是適當的。

法官認為被告Apple對於「在加入至通訊錄時先搜尋電話號碼」僅提供了微量的證據(scintilla of evidence)。先搜尋電話號碼可以避免建置重複資料，但先搜尋姓名亦可達到相同效果。此外，若同一姓名有多個電話號碼，則先搜尋電話號碼會發生「若該號碼持有者已由其他號碼建置於通訊錄中，但該搜尋不會顯示該持有者」的狀況。例如John Smith有二支電話號碼，但只有第一支號碼建置於資料庫中，若以第二支號碼搜尋，則不會顯示John Smith，此狀況下先搜尋電話號碼反而會建立重複資料。

綜上所述，聯邦法院法官認為：PTAB對於「搜尋姓名與電話號碼沒有差異」的推斷性陳述不足以對common sense提出充分法律根據，訴願人Apple未盡’843專利在顯而易見基礎上不具可專利性之舉證責任，本案紀錄中已無可支持PTAB之決定的事物，所以推翻(reverse)了PTAB的裁決。

結論

若只看CAFC法官的前二點意見，可能會覺得CAFC的判決跟之前最高法院的KSR判決大相逕庭，有一種又回到pre-KSR的TSM時代的錯覺，但其實細究法官著墨最多的第三點意見後，就能發現其實法官對於顯而易見的觀點與主流意見或是USPTO的審查方針並無太大差異。

這裡試著以USPTO審查新案的角度來檢視此案例，以MPEP § 2143為例，其中有提到可能支持顯而易見之推論的理由包括「(D) Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results」以及「(E) “Obvious to try” – choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success」，明顯可試(Obvious to try)是post-KSR對於顯而易見最主要的影響之一，本判例中「先搜尋電話號碼」與「先搜尋姓名」是明顯可試的solutions，但是「先搜尋電話號碼」會產生unpredictable results，原因如前述的同一人有二隻電話號碼的狀況，自然就不會有expectation of success。

同樣在MPEP § 2143中對於上述第E項進一步提及四點findings，其中第3點「a finding that one of ordinary skill in the art could have pursued the known potential solutions with a reasonable expectation of success」與第4點「whatever additional findings based on the Graham factual inquiries may be necessary, in view of the facts of the case under consideration, to explain a conclusion of obviousness」值得注意，因為在此案中這2點都是不成立的；第3點不成立之原因如上段所述，第4點不成立之原因為secondary considerations的unexpected results (更多資訊可參考MPEP § 716 & 2141)，而同段亦說明「If any of these findings cannot be made, then this rationale cannot be used to support a conclusion that the claim would have been obvious to one of ordinary skill in the art.」，所以本案例的common sense在前述條件下並不common，不能作為顯而易見的依據。

備註

1. http://www.ptabwatch.com/wp-content/uploads/sites/630/2016/08/15-2073.Opinion.8-8-2016.1.pdf
2. Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324, 1329 (Fed. Cir. 2009)

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