一件專利的Claim範圍大小會影響其所保護的權利範圍，同時也是能否抓對手侵權的關鍵，影響範圍的因素除了技術特徵的上下位關係等基礎撰寫概念外，常被忽略的一點是Claim中元件的「可以做的能力（capability）」，因為多數撰稿者都只寫出元件的「能力（ability）」，這看似接近的差異卻足以在侵權訴訟時左右法官的判決。

Capability Claim並不是新東西，但在專利撰寫時卻不常被注意，主要是因為不是每一件專利都會走到訴訟階段，沒有侵權判斷之需要時，Ability Claim就足以滿足發明人了。此外，Capability Claim就像雙面刃，用之殺敵如探囊取物，但也相對容易弄傷自己，這裡的自傷是指專利申請審查階段會遇到的問題，將在後面段落探討。

判例1: Intel Corp. v. U.S. Int’l Trade Comm’n, 946 F.2d 821 (Fed. Cir. 1991)[1]

這判例是用Capability Claim抓對手直接侵權（direct infringement）的經典判決，日後這類型的判例中，幾乎都會引用到Intel這案。

Intel持有可消除程式化唯讀記憶體（EPROM）的專利US 4,685,084，其中Claim 1記載「…programmable selection means for selecting said alternate addressing mode;…whereby when said alternate addressing mode is selected…」，然後Intel告Atmel以及General Instrument Corporation and Microchip Technology Incorporated（GI/M）的舊式設計的51系列EPROM侵權，以下接續內容直接以對話方式呈現，以助讀者理解來龍去脈。

「Intel（原告）: ’084專利的電路可以選擇alternate addressing mode，其中alternate addressing mode包含non-page mode以及page mode，被告的EPROM侵權。

GI/M（被告）: 雖然GI/M的EPROM可以（capable of）執行page mode addressing，但是GI/M 的EPROM從未販售 在page mode中運行，就算轉換到page mode是可行的，消費者也從未被告知如何將晶片轉換至page mode運作模式。

Intel（原告）: ’084專利Claim 1記載「programmable selection means」以及「whereby when said alternate addressing mode is selected」，GI/M的EPROM只要可以（capable of）在page mode運行就算是侵權，不需要真的實際在page mode運行。」

最後上訴法院維持被告侵權的決定。從這判例我們可以得到二個結論：（1）Intel的Claim用語中「可程式化（programmable）」以及「when」是讓其claim成為Capability Claim的關鍵，如果今天Intel只在Claim記載其電路可以在non-page mode運行，那就只會是Ability Claim；（2）Capability Claim強大之處在於潛在侵權裝置只要可以實施該功能就算侵權，如果是Ability Claim的話就只有實際上有實施才算侵權。

判例2: High Tech Medical Instrumentation (HTMI) v. New Image Industries, Inc., 49 F.3d 1551 (Fed. Cir. 1995)[2]

這案是用來做反面示範的，即因為Claim沒有寫成Capability Claim所以沒有抓到對手侵權的例子。

HTMI持有關於內視鏡的專利US 4,858,001，其中Claim 24記載「…a camera disposed in said body member, said camera being rotatably coupled to said body member…」。HTMI控告New Image 的產品AcuCam侵權，地方法院認為鬆開讓AcuCam相機依附在外罩的二組螺絲可以讓相機在外罩中旋轉，所以被告New Image侵權，但是上訴法院認為依據Intel案而認定把螺絲鬆開是『轉換成「rotatably coupled」之配置』是不妥適的，原因有二：（1）Intel案的programmable是該案關鍵，而AcuCam除非經過改變（altered），不然在外罩中不能旋轉；（2）沒有紀錄、證據說明把螺絲鬆開具有任何功用上的目的，所以上訴法院判定被告New Image沒有侵權。

判例3: Revolution Eyewear, Inc. v. Aspex Eyewear, Inc., 563 F. 3d 1358 (Fed. Cir. 2009)[3]

這案例有趣的點是辯方拿HTMI的例子來為自己辯護，而法官則明確的點出本案應該是近似Intel案以及說明與HTMI案的明顯差異。此判例是Aspex等公司拿RE 37,545這件眼鏡鏡框專利告Revolution侵權，其中Claim 22記載「An eyeglass device comprising: a primary spectacle frame for supporting primary lenses…said first magnetic members capable of engaging second magnetic members of an auxiliary spectacle frame…」，粗體字是侵權與否的討論重點，但請同時留意claim的標的，這會在後續分析中一併說明。

被告Revolution指出雖然其產品具有Claim 22的所有限制，但是其眼鏡的primary frame並不能被輔助框（auxiliary frame）從上固定（top-mounted），Revolution認為這就像HTMI案的AcuCam一樣，不能僅以「能夠改變（alter）成滿足claim的所有限制」就被認定是侵權。

法官認為HTMI案中的論點是正確的，但不適用本案，分別有以下二點事實上的差別（factual distinction）：

第一個區別在於claim用語（language），HTMI中claim需要一個「a camera rotatably coupled to a body member」的結構（structure），相對的，本案Claim 22只需要一個可以實施「capable of engaging magnetic members from the top」的能力（capacity），所以Claim 22的用語與Intel案的「programmable」以及「when」所形成的效果較為接近，儘管Revolution的眼鏡並非設計或是販售用於從上固定輔助框，但事實上是其眼鏡可以這麼使用，就算實際上可能不會用於這樣的配置，但還是滿足侵權條件了。

第二個區別更為明顯，HTMI中的AcuCam要調整才能達到「rotatably coupled」，而Revolution不需要調整即可達到「capable of engaging」，雖然Revolution強調即使primary frame不用調整，但其使用方式確實有被調整了，關於這論點，法官提醒Revolution，Claim 22是primary frame的裝置項，不是使用primary frame的方法項。

最後上訴法院維持Revolution侵權的決定。

判例4: M2M Solutions LLC v. Telit Communications PLC, et al., No. 12-33 (D. Del. 2 016)[4]

最後一個案例是2016年初由美國德拉瓦州聯邦法官做出的判決，該判決中包含由被告Telit提出的數個聲請（motion），其中有一部分與本篇要探討的議題有關。

M2M的無線通訊裝置專利US 8,094,010的Claim 1記載「A programmable communicator device comprising: a wireless communications circuit for communicating through an antenna…」，而被告Telit的產品包含設計用於連接天線的墊（pad）以及連接器（connector），因此M2M認為消費者要使用被告的產品就得連接天線，且被告也教導消費者這樣做。

被告Telit以下列幾點反擊：（1）’010專利Claim 1不是Capability Claim；（2）就算Claim 1是Capability Claim，使用者要調整裝置來啟動聲稱的功能，並不算侵權；（3）就算裝置調整了，還是沒有滿足Claim 1的限制；（4）不是直接侵權。

法官用了不少篇幅一一回應被告的論點，結論是Claim 1是Capability Claim且被告Telit侵權，以下是有關本篇議題的重點：

（1）如Finjan案[5]（也是另一個有代表性的Capability Claim判例）中所述，使用「for」這詞可表明元件被其功能所定義；（2）能夠實施所述功能的裝置claim不一定要出現「capability」或「capable」（例如Intel案）；（3）啟動功能的code已經存於裝置的firmware裡，使用者只要送出指令即可。最後法官駁回被告關於無效性以及未侵權的聲請。

Claim撰寫的注意事項

綜合以上，我們可以把「能力」狀況分成三種：（1）present ability；（2）reasonable capability；以及（3）unreasonable capability，其中為了避免中文混淆，接續分析皆盡量不使用中文的「能力」。

「Claim with present ability」只能抓「Device with present ability」侵權，抓不到「Device with reasonable capability」；「Claim with reasonable capability」可以抓「Device with present ability and reasonable capability」侵權，但抓不到「Device with unreasonable capability」。

回到開頭提及的專利申請時Claim的撰寫方式，要把Ability Claim變成Capability Claim，撰寫者要先注意以下重點，第一點是Claim language，「adapted to」、「configured to」、「capable of」、「suitable for」、「for」都是附加capability的用語，但由上述案例可知，其他用語也是可以為claim附加capability的，例如：「programmable」，不過撰寫者也要注意功能用語容易觸發35 U.S.C. 112的核駁，尤其是在Williamson案[6]之後，被判定是Means-plus-function的機會提高了。此外，說明書內容的支持也是同等重要的，因為有效性的挑戰除了USPTO這關，到了法院也是會被對手再挑戰一次。

第二點是「reasonable capability」以及「unreasonable capability」的判斷，從案例可以概略得出「結構上的調整（structural modification）」通常會被法官認定是「unreasonable capability」，所以發明人的目標應該放在「present ability」以及「reasonable capability」。撰寫者若能得知潛在侵權產品可能的數個合理實施方式，則可設法配合第一點的Claim language，為claim附加一個合理的「capability」去含括所述數個侵權行為，這裡要再提醒一次，產品販售時預設未啟動的功能也算是合理能力。Finjan案中法官對此給了一個比喻，軟體販售時具有用於實施但未啟動的功能，就有如汽車販售時是熄火的，但用於推動的引擎是存於汽車中的，若是能瞭解這一點，厲害的Capability Claim可以直接讓對手生產販賣的產品直接侵權，而不用再主張較難成立的輔助侵權以及引誘侵權。不過就如同第一點，在專利申請時也需要注意新穎性及 顯而易見性的問題，因為把ability提升到capability，就某個角度來說是把技術特徵上位化了，要面對的先前技術自然也增多了。

備註

1. https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/946/
   946.F2d.821.89-1534.89-1476.89-1459.html
2. https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F3/049/49.F3d.1551.94-1360.html
3. https://scholar.google.com/scholar_case?
   q=563+F.3d+1358&hl=en&as_sdt=2003&case=2053518993216375316&scilh=0
4. http://delawareintellectualproperty.foxrothschild.com/wp-content/
   uploads/sites/17/2016/01/M2M-Soultions-Opinion-Jan-6-2016.pdf
5. Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp. 626 F. 3d 1197 (Fed. Cir. 2010)
6. Richard A. Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. 2015)

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