※本期為「歐盟未註冊設計保護和首次揭露之相關問題（三）」之第四部分，亦為系列文章之完結篇。全文可至[北美線上論文集]查詢。

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後記

然而英國批發商、進口商和分銷商PMS International 的董事總經理保羅·貝弗利（Paul Beverley） 指出，和解此案的決定是雙方在考慮了在法院審理此案之前處理此事所涉及的費用之後，法院對其爭議的價值變得不成比例，因而達成和解的商業決定。。高等法院撤回 CJEU 初步裁決請求的原因，是 BHTB 和 PMS 國際集團 已同意在庭外解決其潛在爭議。

地域性問題的實際意義

BHTB 的律師提出了一個有趣的觀點：「歐洲堡壘」政策是否採用「僅歐盟揭露」方式來確定 UCD 保護的資格，是否符合 TRIPS 第 3 條的要求，即簽署國對待本國國民的待遇不得高於另一個簽署國的國民？雖然不是直接的國籍問題，但可以合理地假設歐盟國民更有可能首先在歐盟揭露其設計，因此根據第 11 條的狹義解釋受益於 UCD 保護。不過歐盟法院似乎不太可能會這樣做。非歐盟居民是否可以首先在歐盟揭露一項設計，以及他們是否會首先揭露一項設計是有區別的。這樣做確實顯得過於嚴厲，因為 UCD 可能是小型和/或法律上不成熟的設計師可能享受的歐盟智慧財產權保護的唯一形式。

如果歐盟法院決定首次揭露必須在歐盟境內進行，這對脫歐後的英國及歐盟之外的設計師來說可能是個壞消息，他們需要仔細考慮如何最好地揭露其設計，以在脫歐後獲得歐盟和英國的未註冊權利。此外，這可能會影響歐盟設計師在英國活動中首次展示其產品的意願，並可能會導致英國作為消費品或設計主導行業推出產品的場所的作用減弱。然而，如果不需要在歐盟首次揭露來啟動未註冊的保護，那麼對於許多行業來說，脫歐後將「一切如常」。此外，從公共政策的角度來看，對Beverly Hills有利的決定將有效消除英國和歐盟未來就未註冊外觀設計達成正式互惠安排的需要。因此，歐盟法院的決定將對脫歐後的英國和歐盟的未註冊設計保護產生重大影響。

那麼，如果在歐盟之外揭露一項設計，會發生什麼？它是否會因為所需的新穎性已被破壞，而自動被禁止享受 UCD 所提供的保護？因而，2019年9月，英國專門審理智慧財產權的智慧財產權企業法院（IPEC）就Beverly Hills公司與PMS國際集團因侵權產生的衝突，就此事向歐盟法院提交了兩個問題進行初步裁決。

結語

依據國際商標協會的設計委員會調查[1]顯示，全球有七個司法管轄區對未註冊外觀設計提供保護，分別是以色列、日本、歐盟、土耳其、英國、韓國和中國。 在中國，保護似乎僅限於產品的包裝或裝飾。 在日本和韓國，則是以「不正當競爭防止法」提供保護，保護期限為 3 年；但中國（無限期）、英國（15 年或在某些情況下 10 年）和韓國除外，這些國家有特殊規定，可用於實現無限期保護（投入大量時間和金錢在研發、設計諮詢和行銷活動）。 另外，保護期限的計算也存在差異。 除英國、中國和日本外，保護自外觀設計首次向公眾公開之日起開始。只有土耳其和歐盟要求首次揭露為本地揭露（local disclosure)，然而歐盟成員國內部對該條款的解釋尚不統一。

很可惜，BHTB 和 PMS 國際集團 已同意在庭外和解，因此撤回 CJEU 初步裁決請求。希望日後歐盟法院仍有機會澄清RCD第 7（1） 條和第 11 條中與新穎性評估相關的揭露日期之間的聯繫，這對UCD保護範圍的確定會產生重大影響。如果狹隘地關注第 11 條第（2）款將把新穎性評估限制於歐盟地理範圍內的揭露。這可能會忽視貿易的治外法權性質，並妨礙對智慧財產權的高水平保護，而這兩者都是歐盟智慧財產權制度的關鍵原則。國際活動已成為首次展示設計的主要方式，因為它們可以提供更多的財務機會和曝光度。在正常業務過程中首次合理了解設計時評估新穎性。

而且，一些專家認為，正如出於RCD第7 條第 （1） 款的目的，在歐盟以外公開可以使外觀設計在歐盟內為人所知（在正常業務過程中，向相關領域的相關專業人士進行展示），那麼第11 條第（2）款實質上類似的用語，也應由歐盟以外的任何展覽產生相應的UCD。換句話說，設計已經進入歐盟之外的正常業務過程，假設歐盟相關人士能夠合理地了解所揭露的設計（在互聯網和社交媒體時代門檻較低），是否可視為相關的揭露，這種揭露是否也觸發UCD設計權保護？這個案例提出了關於未註冊設計保護邊界的一個有趣的觀點。

此外，在前述七個司法管轄區，未註冊的外觀設計權享有與註冊外觀設計相同的保護範圍，但其限制是只能針對完全相同的複製品，或無法區分的相似設計/造成相同的整體印象（在日本是實質相同）， 保護涵蓋整個產品或複合式產品的部分。 日本要求此類零件可以與產品分離並獨立交易。 在顏色方面，主要所有司法管轄區都不考慮顏色，除非顏色被認為是外觀設計的材料特徵。

這次歐洲法院在Ferrari案件的判決強調了對未註冊的共同設計的保護，更具體地說是對能夠被理解為向公眾公開或提供的產品的零部件或組成部分的保護，即使它們沒有與它們所屬的更廣泛的產品分開或隔離的。 這加強了產品製造商的法律地位。這一決定再次強調了歐盟範圍內三年未註冊設計權的有用性——可以靈活部署，以最好地匹配第三方複製的設計特徵。因此，這一決定對設計師來說是個好消息，對抄襲者來說則是壞消息。

另一方面，這一決定對通過發布整個產品的照片來提供多個未註冊共同設計的可能性產生了一些疑問，將決定權留給法院，無論該部分或組成部分是否清晰可見和可識別（透過其不同的形狀、紋理或條紋）。 如有疑問，製造商和設計者仍然面臨著是否應該單獨公開各個部件（在整體產品發布之前）的問題，以避免前面提到的風險。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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