設計專利

兩岸設計專利中的「使用狀態參考圖」法律地位探討

作者╱北美智權專利研發部 王恕怡

2009.06.30

文章綱要:
台灣新式樣專利有關使用狀態參考圖的規定
中國的「沙發床(普士)」外觀設計專利 無效宣告案例
中國外觀設計專利「使用的 狀態參考圖 」 可否用來限定外觀設計專利的保護範圍?

通常,申請本國新式樣專利或中國外觀設計專利保護時,應針對所欲保護的設計產品提出六面視圖及立體圖圖面,若為平面產品時,則可以僅提出具設計特徵/要點之該面視圖;在必要時,申請人還可以提交該設計產品的展開圖、剖視圖、剖面圖、放大圖、單元圖、變化狀態圖及使用狀態參考圖等輔助圖面。


參見下圖 1 所示為一中國外觀設計專利案「手錶」的有關圖面公告內容,該手錶係以錶面本體為主(不含錶帶部分)分別揭示六面視圖及立體圖,且另以一使用狀態參考圖,呈現結合錶帶後之完整手錶造型。

台灣新式樣專利有關使用狀態參考圖的規定

以圖1的手錶所揭示專利圖面為範例做探討,因台灣已明確於專利法施行細則第33條第四項規定:「圖面揭露
之內容包含非新式樣申請標的者,應標示為參考圖。有參考圖者,必要時應於新式樣創作說明內說明之。」,故於該張使用狀態參考圖中揭露的錶帶元件,自然不會納入該件手錶的專利保護範圍內。

在「新式樣審查基準」第一章圖說內更進一步指明:因材料特性、機能調整或使用狀態之變化,而改變其外觀形狀或花紋之視覺效果者,得繪製使用狀態圖或其他輔助之圖面,並於創作說明中說明之。

… 包含申請專利之新式樣以外之物品或設計的圖面應標示為「參考圖」、「使用狀態參考圖」或「××參考圖」,該等圖面僅得作為審查參考,不得作為界定申請專利之新式樣範圍的依據。此外,作為審查參考之圖面所呈現之線條無須侷限於實線,亦無須審究該圖面是否包含有商標或與申請專利之新式樣無關之標的;惟若圖面所揭露之內容完全與申請專利之新式樣無關時,應通知申請人刪除該圖面。

中國的「沙發床(普士)」外觀設計專利 無效宣告案例

參見附圖 2 所示,中國國家知識產權局於2003年7月30日授權公告第02370766.6號「沙發床(普士)」依諾維紳傢俱有限公司的外觀設計專利案,其申請日為2002年11月29日。

半日商貿公司於2006年5月12日以本件沙發床專利不符合專利法第二十三條的規定為由,向中國國家知識產權局專利復審委員會提出宣告本專利權無效的請求,提出主要證據1為日本意匠登錄第1070161號(D1070161)專利案,其公開日為2000年5月15日,早於本案專利申請日,參見圖3之圖面所示。


圖2 中國第02370766.6號「沙發床(普士)」外觀設計專利核准案


圖3 日本意匠 第1070161號專利核准案

(一)專利復審委員 -- 無效宣告請求審查決定
專利復審委員會經審查,於2006年12月5日作出第8897號無效宣告請求審查決定(簡稱第8897號無效決定),宣告本專利權全部無效。專利復審委員會主要審定理由為:本專利外觀設計與證據1所示產品的外觀設計相近似,……對於一件外觀設計申請而言,申請人應當就其外觀設計產品所請求保護的內容提交有關的主視圖、後視圖、左視圖、右視圖、俯視圖和/或仰視圖,相應地,對於一項外觀設計專利權而言,確定其保護範圍的依據,應當是該專利授權文本中標註有主視圖、後視圖、左視圖、等六面視圖;…… 因此,對於具有變化狀態的產品的外觀設計權保護範圍的確定,應當以該專利中所有標註有主視圖、後視圖、左視圖、右視圖、俯視圖和/或仰視圖的視圖為依據。

在無效宣告審查程式中,使用狀態參考圖通常僅用於理解被比設計(即原申請案)的使用方法或者用途,以確定產品類別,不應當作為判斷是否與在先設計(即在先引證案)相同或相近似的依據。

專利復審委員會清楚指出:本案在主視圖、俯視圖、左視圖、仰視圖中所表示的產品為一張床,因此,本專利的保護範圍即為這些視圖中所表示的床外觀設計。雖然從本專利的名稱「沙發床」以及本專利中所示的使用狀態參考圖可知,本外觀設計專利的產品可以具有沙發和床兩種使用狀態,但其沙發狀態的部分視圖僅出現在「使用狀態參考圖」中,而未根據專利法、專利法實施細則及《審查指南》的規定以「主視圖、後視圖、左視圖、右視圖、俯視圖和仰視圖」的形式出現,因此,應當理解為申請人在提出本專利申請之時,即並不要求保護該外觀設計產品作為沙發的外觀設計,相應地,在本專利申請被授予專利權後,本外觀設計產品作為沙發時的外觀設計,也不應當作為判斷與在先設計相同或相近似的依據。基於上述分析,本專利中用於與在先設計進行相同和相近似比較的,僅為本外觀設計專利中的主視圖、俯視圖、左視圖、仰視圖所表示的床的外觀設計。

本案與證據1相比較,二者公開的床均呈扁長方體,八個角均為圓角,床面可折疊處形成一橫向“ ”形折線,床體下有床腿。…… 二者床腿與層狀支架部分的區別區別並不會對床體的整體視覺效果產生顯著影響。因此,本專利案與在先証據1之日本意匠專利相近似,不符合專利法第二十三條的規定。

(二)北京市第一中級人民法院(一審法院)-維持專利復審委員會無效決定之判決
依諾維紳傢俱公司不服專利復審委員會作出的第8897號無效決定,在法定期限內向一審法院提起訴訟。依諾維紳傢俱公司向一審法院提交了中國傢俱協會於2007年2月2日出具的書面意見。該意見中稱:從一般消費者角度,經對比後發現,本專利與在先設計既不相同也不相近似。

《審查指南》第四部分第五章第5.4.2「變化狀態的產品」一節規定:「對於被比設計而言,應當以其使用狀態圖所示的外觀設計作為與在先設計進行比較的物件,產品的相同或者相近似取決於產品各種使用狀態的外觀設計的相同或者相近似。」《審查指南》第四部分第五章5.5.2「確定被比設計」 一節規定:「在確定被比設計時,應當以外觀設計專利授權文本中的圖片或者照片表示的外觀設計為準。簡要說明是對產品圖片、照片的說明或者限定。參考圖(如使用狀態參考圖)通常用於理解被比設計的所屬領域、使用方法、使用場所或者用途,以便於確定產品類別。」

北京市第一中級人民法院依據《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(一)項的規定,判決:維持專利復審委員會作出的第8897號無效決定;並以依諾維紳傢俱公司所提中國傢俱協會的書面意見,在本案訴訟期間提交,且該意見僅為中國傢俱協會的一家之言,對於本專利與在先引證案是否相近似的判斷不能起到決定性作用,對於該證據不予接受。

(三)北京市高級人民法院 - 駁回上訴,維持無效決定之原判
依諾維紳傢俱公司不服一審判決,向北京市高級人民法院提起上訴。理由是:「使用狀態參考圖」應當作為判斷本專利案是否與在先引證案相同或相近似的依據;本專利與在先引證案並不近似;一審法院對依諾維紳傢俱公司提交的中國傢俱協會的證據“不予接受”違反行政訴訟法的相關規定。

1. 有關「使用狀態參考圖」法律地位
法律北京市高級人民法院認為:「專利復審委員會應依據專利法、專利法實施細則及《審查指南》等法律、法規、部門規章規範其具體行政行為。《審查指南》是國家知識產權局根據專利法、專利法實施細則制定的專利復審委員會等在進行具體行政行為時必須遵循的行為規則,是對專利法、專利法實施細則相關規定的具體細化。專利復審委員會在無效宣告請求審查程式中必須按照《審查指南》的相關規定實施具體行政行為。人民法院在審理行政案件時,參照部門規章。授予專利權的外觀設計,應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過的外觀設計不相同且不相近似。

專利法第五十六條第二款規定,外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準。專利法實施細則第二十七條第三款規定,申請人應當就每件外觀設計產品所需要保護的內容提交有關視圖或者照片,清楚地顯示請求保護的物件。因此,外觀設計專利以專利權人提交的圖片或者照片中顯示的外觀設計產品顯示保護物件和確定保護範圍。

《審查指南》是根據專利法、專利法實施細則的規定對外觀設計圖片或照片的具體作用進行細化的規定,即:作為變化狀態的被比設計,應當以其使用狀態圖所示的外觀設計作為與在先設計進行比較的物件,產品的相同或者相近似取決於產品各種使用狀態的外觀設計的相同或者相近似。「使用狀態參考圖」通常用於理解被比設計的所屬領域、使用方法、使用場所或者用途,以便於確定產品類別。

北京市高級人民法院判決文內直接指出:專利法、專利法實施細則並未明確規定不能將「使用狀態參考圖」通常用於理解被比設計的所屬領域、使用方法、使用場所或者用途,以便於確定產品類別的圖片或照片使用,而《審查指南》中對「使用狀態參考圖」的作用所作上述規定,也包含確定該外觀設計產品保護範圍和顯示保護物件的作用。因此,《審查指南》中對“使用狀態參考圖”的上述規定,尚不能認定為違反了專利法、專利法實施細則的相關規定。

本案中,專利復審委員會將本專利「使用狀態參考圖」作為確定本專利所屬類別的圖片使用,並未違反《審查指南》的相關規定,其行為並無不妥。

2. 有關本案與在先引證案相近似判定
一般消費者所關注的部位是床面以上部分,而位於床面以下部分的床腿及小於床面層狀支架不容易被一般消費者所關注,故本專利與在先引證案在床腿與層狀支架部分的區別對於整體視覺效果不會產生顯著影響。由於本專利與在先引證案“ ”形折線的整體形狀一致,其拐角形狀以及在床面上的方向不同…,對一般消費者的視覺效果所產生的影響是細微的,不會對床體的整體視覺效果產生顯著影響,因此,本專利與在先引證案相近似。

北京市高級人民法院作出最終判決:依諾維紳傢俱公司的上訴理由不能成立,上訴請求本院不予支持。一審判決認定事實清楚,適用法律正確。依據《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條第一款第(一)項的規定, 駁回上訴,維持原判。

中國外觀設計專利「使用的狀態參考圖」可否用來限定外觀設計專利的保護範圍?

由前提「沙發床(普士)」外觀設計專利無效宣告案例看來,雖然專利復審委員會在其作出的第8897號無效決定中指出:使用狀態參考圖通常僅用於理解被比設計的使用方法或者用途,以確定產品類別,不應當作為判斷是否與在先設計相同或相近似的依據。此為首次以官方意見的形式明確指出:使用狀態參考圖不能用來限定外觀設計專利的保護範圍。

然外界對此無效決定判決仍有持不同看法,有的主張認為:杜絕「使用狀態參考圖」的不規範標示,而一旦通過審查,則包括「使用狀態參考圖」在內的所有圖片或照片都要受到應有的尊重,都不應當被忽略。

確實,目前中國專利法、專利實施細則及審查指南,均沒有禁止以產品的使用狀態參考圖作為相同或相近似的比對物件。隨著新專利法修訂後,是否會在新修訂的審查指南內予以明確限定,目前暫時無法確知。

而就專利申請實務而論,申請人或專利代理人是否應於提出專利申請時,仔細斟酌哪些圖面為納入專利保護範圍的基本視圖及變化狀態圖,謹慎考量哪些圖面屬於使用狀態參考圖或參考圖,避免因申請所提圖面不當而錯失專利保護良機;況且,若將使用狀態參考圖與其他視圖相結合,一塊用來確定專利的保護範圍,實際上,反而是縮小對於設計專利案保護範圍。