設計專利

中國「同樣」外觀設計專利的保護迷思-科萬公司判例

作者╱北美智權專利研發部 王恕怡

2009.05.26
 

文章綱要:
科萬公司的五項染色機外觀設計專利權最終宣判無效
案情簡介
依法判案與新修法

當看到「同樣」二字時,你的認知是「相同」還是「相近似」呢?一般人大概會直接認為「同樣」應指相同,沒有差異。在知識產權的專利保護領域中,中國最高人民法院對於專利法實施細則第十三條第一款規定內所提「同樣」二字,就英國科萬商標投資有限公司(以下簡稱科萬公司)的外觀設計專利無效案,做出一具指導性的法律解釋及適用判例。

科萬公司的五項染色機外觀設計專利權最終宣判無效

這五項染色機外觀設計專利權無效案前後纏訟3年多,科萬公司先後吃過敗仗,中間亦曾嘗過勝果,最高人民法院最終審判結果,認定科萬公司多項外觀設計專利案屬同樣的發明創造,不得重複授權;且各染色機於外觀方窗、圓窗單元的數量增減,屬於相近似之設計。最高人民法院在現有法律框架下,對專利法實施細則第十三條第一款「同樣的發明創造只能被授予一項專利」作出明確法理闡述,期能破除「同樣」二字的保護紛爭與迷思。

案情簡介

2002年7月19日,科萬公司先申請染色機(A) 的外觀設計專利;稍後,科萬公司又於同年8月6日分別申請名稱為染色機(J)、染色機(K)、染色機(L)、染色機(M)、染色機(N) 五項外觀設計專利,專利申請號分別為 023332561.5、 02333397.9 、02333398.7、 02333399.5、 02333400.2、02333501.7,各專利案的外觀立體圖式請參考後附圖面所示。

整體觀察下,染色機(A) 與其他後續五項染色機(J)、(K)、(L)、(M)、(N)專利案相比較,染色機(J)、(K)、(L)、(M)、(N)等五項專利案可說是沿用染色機(A)案 基本造型,再分別於機體正面增加方窗、圓窗單元數量,呈現橫向排列之局部變化,整體視覺效果難稱是具顯著差異,可說此五項染色機外觀互為染色機(A)小改型之同系列產品。

因中國外觀設計專利初審僅先進行形式審查,未作實體審查之故,此六項染色機專利案先後被授予外觀設計專利權,科萬公司原本以為可將六項外觀設計專利權全部納入其專利保護版圖中,偏偏半路殺出“程咬金”,佛山市信達染整機械有限公司(以下簡稱信達公司)於2005年2月18日,針對上述同一申請人、同日申請的五項專利案-染色機(J)、(K)、(L)、(M)、(N),分別向中國國家知識產權局專利復審委員會(以下簡稱專利復審委員會)提出無效宣告請求。信達公司以專利法實施細則第十三條第一款規定為由,認為科萬公司於同樣的發明創造申請六項染色機外觀設計專利,違背了禁止重複授權的原則。

(一)專利復審委員會決定
專利復審委員會審查後,依據專利法實施細則及當時《審查指南》第一部分第三章第4.5.1節規定:同樣的外觀設計是指兩項外觀設計相同或者相近似。專利復審委員會進行口頭審理時,曾先詢問科萬公司:鑒於涉案五項專利案被認定為相近似,導致重複授權有可能被宣告無效的情況下,是否選擇放棄其中一項或多項專利權,然科萬公司堅持不放棄任何一項專利權。故於2005年12月12日,專利復審委員會對此五項專利案分別作出無效宣告審查決定:同日申請的科萬公司五項外觀設計專利案,屬於同樣的外觀設計,專利授權不符合專利法實施細則第十三條第一款的規定。

(二)北京市第一中級人民法院一審判決
科萬公司不服於2006年4月11日向北京市第一中級人民法院提起訴訟,主張專利復審委員會沒有告知其各項專利與哪一件外觀設計構成重複授權、各染色機專利案與相比較的外觀設計案不相近似、同樣的外觀設計僅指相同的外觀設計,請求法院撤銷專利復審委員會決定,維持本專利有效。

北京市第一中級人民法院一審認為:同樣的外觀設計是指兩項外觀設計相同或者相近似。這一規定是完全符合專利法實施細則第十三條第一款的立法目的。科萬公司關於同樣的外觀設計只是指相同的外觀設計的主張,是對專利法的曲解,不符合上述立法宗旨。… 根據口頭審理的記錄,專利復審委原會已清楚、適當告知科萬公司可能存在重複授權的有關專利範圍,並允許科萬公司進行選擇,… 在此情況下,專利復審委員會沒有權利也不能為其進行選擇,故由此導致的法律後果只能由科萬公司自行承擔,一審法院判決維持專利復審委員會所作專利無效之決定。

(三)北京市高級人民法院二審判決
科萬公司不服一審判決,向北京市高級人民法院提起上訴。主要的上訴理由為專利復審委員會決定適用法律錯誤;專利法及其實施細則均未規定同一人同日申請的關聯設計屬於重複授權,《審查指南》關於「同樣的外觀設計是指相同或者相近似的外觀設計」的規定沒有法律依據,本案不屬於重複授權。

北京市高級人民法院二審認為:科萬公司的五項外觀設計申請因不符合單一性的規定而不能作為一項專利申請,只能作為五項不同的外觀設計申請。但是,專利復審委員會和一審法院又依據專利法實施細則第十三條第一款和《審查指南》的規定,認為科萬公司的五項相近似的外觀設計專利構成重複授權,並宣告全部五項專利無效。這一做法顯然有失公平。

對於申請人作出的發明創造,只要符合相關法律規定且沒有侵犯國家利益、社會公共利益及他人的合法權益,應當予以保護。實踐中,申請人一方面為了擴大其外觀設計專利的保護範圍,防止他人仿冒其外觀設計,另一方面為適應不同消費者的需求,提高其競爭優勢,往往在同日就相同產品申請兩個或兩個以上相近似的外觀設計。這種做法不為法律所禁止,也未侵犯國家利益、社會公共利益及他人的合法權益,符合專利法及其實施細則關於鼓勵發明創造、促進科技創新和進步的立法本意,應當予以認可。

北京市高級人民法院判決另謂:對於外觀設計而言,《審查指南》規定「同樣的外觀設計是指兩項外觀設計相同或者相近似」。當不同主體就同一產品申請兩項以上相近似的外觀設計,以及同一主體先後就同一產品申請兩項以上相近似的外觀設計時,《審查指南》的上述規定並無不妥。但是同一主體就相同產品同日申請了兩項以上相近似的外觀設計時,則《審查指南》的上述規定明顯與專利法及其實施細則的立法本意不符。

這種情況下,「同樣的外觀設計」僅應解釋為外觀設計相同,而不應包括相近似的情況。專利復審委員會依據專利法實施細則第十三條關於重複授權的規定宣告本專利無效,屬於理解和適用法律錯誤,一審判決維持無效決定,亦屬不當。科萬公司關於本專利與其他四項相近似的外觀設計不屬於重複授權的上訴主張,於法有據。

因此,二審法院認為科萬公司的上訴理由成立,據此,二審法院判決:1. 撤銷一審判決;2. 撤銷專利復審委員會決定;3. 維持科萬公司的五項外觀設計專利權有效。

(四)最高人民法院終審判決
專利復審委員會不服北京市高級人民法院二審判決,向最高人民法院申請再審稱:

1. 爭議專利共有6件,它們均為相近似的外觀設計,專利復審委員會作出決定維持其中一件有效,宣告其他五件無效,適當地保護了專利權人的利益。

2. 專利法實施細則第十三條第一款所規定的「同樣的發明創造」,就外觀設計來說,既包括相同的外觀設計也包括相近似的外觀設計,不能因申請人的不同而對同一法律術語作出不同的解釋。二審判決實際上通過判決引入關聯外觀設計制度,是對現有法律的突破,違背“有法必依”的原則,不利於執法的穩定性,也侵害了社會公眾的合法權益。

3. 二審判決直接判決維持本專利權有效,是司法權代為行使行政權,導致專利復審委員會執行判決困難,也有損當事人的訴權。

最高人民法院認為,本案爭議的焦點問題有:
1. 對同一申請人于同一日申請的兩項以上的相近似的外觀設計授予專利權,是否違反專利法實施細則第十三條第一款關於禁止重複授權的規定;

2. 人民法院直接判決宣告專利權的效力是否有法律依據。
最高人民法院判決書揭示:專利法實施細則第十三條第一款係關於禁止重複授權的規定,即:同樣的發明創造只能被授予一項專利。就外觀設計而言,為防止外觀設計專利權之間的相互衝突,無論是相同的外觀設計,還是相近似的外觀設計,也不論是否為同一申請人,均應按照上述行政法規的規定授予一項專利權。

在本案中,二審判決關於同一主體同日就相同產品申請兩項以上近似的外觀設計不適用專利法實施細則第十三條的認定,沒有現行法律的依據。專利復審委員會決定依據專利法實施細則及審查指南的相關規定,將同樣的外觀設計解釋為兩項外觀設計相同或者相近似,並無不當。

被專利復審委員會決定維持有效的染色機(A)外觀設計專利與其他五項外觀設計專利相比較,每個單元的外觀設計均相同,所不同的只是單元數量的簡單增加或者減少,並且為慣常的排列順序,故上述外觀設計應屬於相近似的外觀設計。亦即,就染色機(A)外觀設計專利而言,後續申請的5項染色機外觀設計專利均構成重複授權,故專利復審委員會決定宣告此五項外觀設計專利無效,在實體處理上並無不當。

最高人民法院表示: 根據行政訴訟法的有關規定,人民法院審理專利無效行政糾紛案件,應當對被訴行政決定的合法性進行審查,雖然在審查中可以對所爭議專利權是否符合專利法規定的專利授權實質條件等問題作出判斷,但不宜在判決主文中直接表述專利權的效力。原二審判決直接維持本案爭議專利有效不當。

依法判案與新修法

就法理上而言,最高人民法院的終審判決保證執法的一致性,也明確對專利法實施細則第十三條第一款「同樣的發明創造只能被授予一項專利」作出最終闡述,即「同樣的外觀設計應解釋為兩項外觀設計相同或者相近似」。

北京市高級人民二審法院偏向鼓勵發明創造的「司法創新」判決,雖在現有法律框架下無法成立。

同一申請人的多項相近似之局部改型外觀設計產品,均無法如現行國內聯合新式樣獲得專利保護,此點法律缺憾與漏洞,在修法後應可得到改善。

即將於2009年10月1日實施的中國專利法(第三次修改),在第三十一條第二款中規定:一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計,或者用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計,可以作為一件申請提出。屆時,如科萬公司這類同一申請人、同一日申請的多項相似外觀設計新申請案,就不會被判爲重複授權而喪失專利保護。

換個角度而論,科萬公司在長達3年多的專利權無效紛爭中,雖然敗訴,但藉由最終判決達到明確確認、界定染色機(A) 外觀設計專利的相近似範圍;日後,若有其他染色機產品外觀落入此近似範圍內,科萬公司即可以據此主張該產品侵權;只是科萬公司應該還是希望此六項專利都可以名正言順的獲得專利權保護吧!

參考資料:
科萬商標投資有限公司“染色機(J-N)”五項外觀設計專利權無效糾紛系列案,
請參見:最高人民法院(2008)行提字第4、5、6、7、8號行政判決書