從前二篇文章中了解了美國、歐洲對設計專利的非顯而易知性（創作性、特異性）的審查基準後，現在將焦點再度拉回至台灣智慧財產法院99年度民專上更 (一) 字第1號的判決，將以台灣專利法與審查基準詳細說明新式樣專利實體要件的創作性與新穎性之審查判斷的主體、觀點與判斷方式等的觀念，也探討判決中創作性審查判斷的相關問題。本文是想藉由以上案例的詳細說明以使得法界、專利界，及相關人士能清楚了解設計專利中，新穎性與創作性要件在審查判斷上的差異，將正確的觀念運用在國內外的設計專利侵害訴訟、專利權無效審查或復審案中。最後亦表列出台灣、日本、美國及中國在創作性與新穎性審查判斷的判斷主體、觀察與比對方式及判斷基準的差異，以方便讀者快速領略。

台灣智財法院99民專上更（一）判決的審查判斷

2002年4月30日，日亞化提出「發光二極體」的設計向智慧財產局申請新式樣專利，2004年1月5日審定准予專利，2月1日公告，公告號數為575341，證書號數為089036。

2006年5月18日，億光公司亦以日亞化系爭專利有違2001年10月24日修正公布之專利法第107條第1項第1款與第2項規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發。案經智慧財產局審查，於2009年10月27日以（98）智專三（一）03027字第09820681450號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。億光上訴人不服，提起訴願，經經濟部2010年5月19日經訴字第09906056580號決定駁回。

2006年4月25日，日亞化認為億光電子工業股份有限公司（以下簡稱億光公司）生產之215UWC、115UWC、115UTC產品已侵害該公司的第089036號（下稱系爭專利）新式樣專利，向台灣板橋地方法院提起專利侵害之民事訴訟，請求專利損害賠償。

其中經過多次的言詞辯論，2007年10月16日，板橋地方法院宣判億光LED產品侵害日亞化的專利，必須賠償日亞化高達8,000萬元的損害賠償（註37）。億光公司不服繼續上訴，一審上訴被台灣高等法院駁回（註38），億光公司再向最高法院提起上訴，經最高法院發交智慧財產法院更審後，日前更一審判決出現大逆轉，智財法院認為，日亞化的LED專利為熟悉該項技藝者均可「易於思及之設計」，認定日亞化的新式樣專利並不具有創作性，因而判決億光勝訴。

台灣智慧財產法院99年度民專上更(一)字第1號的判決理由（註39），認為日亞化第575341號「發光二極體」新式樣專利不具創作性而撤銷該專利。觀諸判決理由，其中撤銷系爭專利權之原因（七）熟習系爭專利所屬技藝之技藝水準的理由，將創作性的主體（系爭專利所屬「發光二極體」技藝領域中具有通常知識及設計能力之人）與新穎性的主體（消費者）以及判斷方式（通常選購發光二極體時）混淆誤用；另在原因（八）系爭專利申請專利之新式樣與整體設計與引證1（圖24左側所示之日本D1077515意匠專利）、引證2（圖24右側所示之2001年1月22日公告之可視光SMDLED -----）先前技藝之比對判斷的理由中，將創作性之判斷與新穎性及侵害判斷的觀念混雜在一起，且將普通消費者與熟悉該技藝之通常知識及有設計能力之人混淆；又在原因（九）的理由中，未見有關「發光二極體所屬技藝領域中具有通常知識之人」參酌引證案1、2後，如何易於思及系爭專利之整體設計的理由論述。以下將分別就這些法律原則予以解析，進一步再分析、探討判決書中多處法律原則的適用問題：

圖24 引證1（左側）與引證2（右側）

一、創作性之概念

2001年10月24日修正公布之專利法第107條第2項規定，申請專利之新式樣為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不得取得新式樣專利。由於新式樣專利保護的是應用於物品的整體外觀設計，而不是物品本身，創作性之審查對象為圖面所揭露之新式樣的整體設計。應注意的是，申請專利之新式樣是否具創作性，應於其具備新穎性之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其創作性。

二、創作性的判斷主體

依專利法第107條第2項規定，新式樣創作性之判斷主體為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，這是個法律概念中虛擬之人（a legal fiction person），如同實質相同檢測中的「一般觀察者」（ordinary observer）與民法中的「正常合理的人」（the ordinary reasonable person）都是法律概念中虛擬之人，他應具有該新式樣所屬技藝領域中之通常知識及普通設計能力，且能理解、利用申請日之前的先前技藝。

通常知識是指該新式樣所屬技藝領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊，以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。因此，在認定申請專利之新式樣之實質內容是否具有創作性，應以能理解新式樣所屬技藝領域普遍使用知識且具有普通設計能力之人為主體，簡言之，就是所屬技藝領域的一般設計者（designer），在億光 v.日亞化的更一審案件中，就是從事LED設計的產品外觀設計人員，而非該項產品的普通購買者或消費者。

三、視覺觀察與比對之方式

專利法（註40）第106條第1項：「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」其修正理由載明，新式樣專利著重於視覺效果之增進強化，唯有透過視覺訴求（eye-appeal）之創作，始受新式樣專利之保護，所謂透過視覺訴求，就是藉由眼睛觀察設計創作而引起感覺產生視覺印象（visual impression），至於視覺以外之其他感官作用引起感覺的創作，諸如：音樂、香味等，仍非屬新式樣專利保護之範疇。由此可得知，「透過視覺訴求」僅在限於「視覺之感官作用」，而排除「視覺以外之其他感官作用」（如聽覺、嗅覺、觸覺等），至於是以肉眼觀察，抑或藉助儀器（如顯微、放大儀器等）觀察，則非所問。

在專利申請案審查過程中，創作性要件審查時，審查人員要從先前技藝或先申請案中檢索出相關之文件，以比對、判斷申請專利之新式樣是否具備創作性，該被引用之相關文件稱為引證文件。雖然，所有能為公眾得知（available to the public）之資訊都可作為先前技藝，惟審查實務上主要是以公開刊物作為引證文件，引用刊物上公開的先前技藝與申請專利之新式樣進行比對。如果刊物中先前技藝的圖面不清楚或太小無法清楚觀察時，原則上，不進行比對。

在專利權之無效審判過程，舉發人或被告提出的證據為公開刊物或產品型錄做為證據而挑戰專利權的創作性，通常，刊物或型錄的圖面上所揭露之先前技藝都可以清楚觀察辨識，如果產品型錄的圖面太小，則可能提出市面上公開銷售的實物樣品做為證據，如果實物樣品的體積、尺寸太小，審查人員才需要藉助儀器觀察比較。至於在審查過程中，審查人員是以裸眼觀察、或是借助儀器放大觀察證據，雙方當事人少有爭議。

在億光 v. 日亞化的更一審判決中，可比對的引證1是公開之專利文件，引證2是公開之刊物，而引證1、2所揭露之圖面（如圖24所示）大小已足以觀察比對，無須借助儀器放大圖面。在判斷系爭專利之創作性的部分，只需將系爭專利與引證1觀察比較，再以一般設計者的觀點判斷系爭專利與引證1之間的差異，是否可經由引證2之教示而易於思及完成，也檢視該差異部分是否可使整體設計產生特異之視覺效果；創作性的判斷並不是新穎性的審查，也不是專利侵害判斷，無需考量一般消費者選購該新式樣物品之情境（註41）。

四、創作性之審查判斷

1. 整體觀察

新式樣專利係保護透過視覺訴求之創作，創作性之審查應以圖面所揭露由點、線、面所構成之整體設計為對象，並得審酌創作說明中文字所記載之內容，不得僅就各圖面之圖形各別比對。審查時，得結合多份引證文件中之全部或部分技藝內容，或一份引證文件中之部分技藝內容，或結合引證文件中之技藝內容與其他已公開之先前技藝內容，藉由該等證據判斷申請專利之新式樣整體設計是否易於思及。易於思及是指該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，以先前技藝為基礎，能輕易完成申請專利之新式樣，而未產生特異之視覺效果者。

創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象。在審查過程中，雖可將整體設計就造形元件予以區隔，審究其是否已揭露於先前技藝或習知設計之中，不過，並非就各項設計內容審究其創作性，而應就整體設計綜合判斷是否為易於思及。以一般的自動鉛筆為例，雖得區分為按壓筆蕊部、筆夾、筆桿、止滑設計的手指握持部與圓錐狀筆尖部等造形元件，惟應注意者，通常，提出已揭露於先前技藝的引證文件越多，越難認定整體設計為易於思及者。

2. 綜合判斷

審查創作性時，就申請專利之新式樣與先前技藝進行比對，應以整體設計為對象，而非就商品之局部設計逐一進行觀察、比對。若該新式樣整體設計與該先前技藝之間雖然不相同亦不近似，但該差異部分僅為其他先前技藝之置換或組合等，或僅為局部設計的改變、增加、刪減或修飾，且未能使整體設計產生特異之視覺效果者，則應認定該新式樣為易於思及，不具創作性；惟若該差異部分可使整體設計產生特異之視覺效果，仍應認定該新式樣具創作性。

視覺效果是否特異，得就由點，線、面構成之形狀、花紋的整體設計的新穎特徵（即設計的創新內容），可包含整體的外形輪廓、外觀表面之設計構成（即設計元素或造形元件之安排與布局）、造形比例（如長寬比、造形元素大小比等）、設計意象（如剛柔、動靜、寒暖等）、主題型式或表現形式等實質內容與先前技藝進行比對。對於設計的描述與說明，千言萬語不如一張圖片，因此，以三條直線為構成元素之簡單設計為例來說明視覺效果之差異，就設計活動而言，相同的造形元素（三條線）經由線條的比例、延展的動向、不同的安排與布局會產生不同的設計（如圖25所示之設計），而這些設計會產生完全不同的視覺效果。

圖25 相同元素（三條線）不同的安排或布局產生不同的視覺效果

五、通常知識與普通設計能力之人 v.普通般消費者

申請專利之新式樣沒有新穎性之問題後，才會進一步審查是否具創作性，亦即不具新穎性者，無須再審究其創作性。而新式樣創作性之判斷主體為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識及普通設計能力之人，亦即一般設計者，審查人員模擬這個法律上虛擬之人的觀點，將申請專利之新式樣整體設計與先前技藝進行比對，確認申請專利之新式樣與先前技藝之間的差異，是否為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請前之先前技藝及通常知識而易於思及者。

99年度民專上更（一）字第1號的判決撤銷系爭專利權之原因是不具創作性，判決書之事實及程序之「六、系爭專利權不具創作性，有應撤銷之原因（七）熟習系爭專利所屬技藝之技藝水準」的理由2記載著：『故本件判斷系爭專利是否具創作性，應以系爭專利所屬「發光二極體」技藝領域中具有通常知識及設計能力之人（消費者）於通常選購發光二極體時，藉助儀器或經放大之圖面透過視覺觀察後所生之感覺、觀點，進行客觀判斷。』

經查專利法第110條第1項並未規定新穎性審查之判斷主體，惟在專利審查基準中說明，判斷新式樣之相同或近似時，審查人員應模擬市場消費型態，而以該新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的普通消費者為主體，依其選購商品之觀點，判斷申請專利之新式樣與引證文件中之先前技藝是否相同或近似。而創作性審查中申請專利之新式樣與先前技藝間之差異是否易於思及的判斷，則是依據系爭專利所屬技藝之技藝水準的一般設計者的觀點。通常，普通消費者可憑自己主觀的視覺印象，判斷申請專利之新式樣與先前技藝是否近似，可是，普通消費者並非該物品所屬領域中之專家或專業設計者，並不具備新式樣所屬技藝領域的通常知識，也沒有製圖與設計的能力，怎麼會有能力判斷申請專利之新式樣與先前技藝間之差異是以先前技藝為基礎就能輕易完成的？再者，在判斷申請專利之新式樣是否亦於思及，是否具創作性時，應當是以一般設計者在設計產品時的觀點進行評估，而不是普通消費者在選購發光二極體時的觀點為之。

又查在新式樣審查基準的新式樣定義中，為了要符合視覺訴求之要件而排除肉眼無法確認而必須藉助其他儀器始能確認之設計，這個排除限制是否逾越專利法的規定，在專利申請實務中有多種不同的意見，不過，無論是在專利法或審查基準中都未見有對於引證文件或實物樣品觀察方式的限制，因此，在創作性要件的審查過程中，如果可比對的先前技藝是體積微小的實物樣品或是圖面過小時，審查人員當然可藉助儀器觀察或是放大圖面予以比對，這種比對方式並沒有違反專利法的規定。

另在系爭專利不具創作性之原因（八）系爭專利申請專利之新式樣整體設計與引證案1、2先前技藝之比對、判斷的理由3中記載著「而以發光二極體所屬技藝領域中具有普通知識及認知能力之普通消費者，依其選購商品之觀點，觀諸引證案2之圖1、圖4，可判斷各該發光二極體兩側導電片之形狀及彎折方向，圖1如同引證案1，圖4則如同系爭專利。」還有理由6記載著「然如前所述，就發光二極體所屬領域之普通消費者於選購發光二極體時所持之視覺觀點，系爭專利與引證案1、引證案2圖1、圖4之整體設計（含本體兩側、向後彎折之 L 形導電片）為易於思及之外形設計」殊不知，創作性之判斷是以一般設計者的觀點為之，而新穎性的判斷是採用普通消費者及其選購新式樣物品時的觀點，兩者是風馬牛不相及，怎能在創作性的判斷中不斷重複使用普通消費者的觀點？

另理由5載明「被上訴人雖量測系爭專利與引證案2之L形電極正面長寬比、側面之垂直片與水平片之長度比、電極與本體間之高度（見本院卷第3冊第92頁反面至93頁），前述測得比例縱然屬實，惟發光二極體所屬領域之普通消費者較少詳加測量各部位比例後再為選購，且如此將導致僅以量測數字為判斷，有違整體設計及視覺效果之判斷原則，是以上開差異尚不足以影響其整體之視覺效果。」熟不知，長方形之所以不同於正方形，就是長寬比例與長度的差異，菱形不同於正方形就是角度的改變，線條延展的動向、長寬的比例或角度的改變等造形元素的變動就是一種造形活動，簡言之，就是設計活動，而造形元素的變動是會影響整體設計所產生的視覺效果。

藉由圖25所示之三條線的設計變化可得知，經由長寬比例的變動、造形元素的安排與布局、相關位置的變動等設計活動可產生出不同的設計以及不同的視覺效果，由這個簡單的例子就可瞭解，造形比例的變動不僅是量測數字的不同而已，而是會使整體設計產生不同的視覺效果，因此，如果申請專利之新式樣能產生與引證案有明顯區別之視覺效果，則應認定該新式樣具創作性。

六、小結

按新式樣專利的實體要件審查時，由於法律規定不同，以致於新穎性與創作性的判斷主體與判斷觀點都不同，兩者的判斷步驟與判斷方式也不同，例如：新穎性之審查判斷中有相同或近似新式樣之概念，在審查時，審查人員應模擬普通消費者選購商品之觀點，以普通消費者選購商品之經驗，比對、判斷申請專利之新式樣與單一先前技藝是否相同或近似，如果申請專利之新式樣所產生的視覺印象會使普通消費者將之誤認為該先前技藝，換言之，就是產生混淆之視覺印象，即應判斷申請專利之新式樣與該先前技藝相同或近似，這是一種以購買者、消費者觀點觀察後產生之直覺印象所為之主觀判斷。

反觀創作性的判斷，審查人員不但要先了解先前技藝及所揭露的內容，還需知道所屬技藝領中具有通常知識者的技藝水準，再以這些較客觀性的證據與標準，去判斷申請專利之新式樣與先前技藝之間的差異是否會產生特異之視覺效果，如果不能產生特異之視覺效果者，則認定為易於思及者。

此外，建議針對先前技術的內容進行修改，或教示結合先前技術的文獻內容以及合理地判斷可輕易完成等兩項條件，必須是以先前技術文獻內容為依據，而不可源自申請人所揭露的設計內容，否則，審查人員或法官所作的判斷會淪為「後見之明 (hindsight)」。

綜上所論，創作性之審查本應論究申請專利之新式樣與引證之先前技藝間之差異是否輕易完成以及是否能產生特異之視覺效果做為判斷。因此，在更一審判決中，應先分析業界或一般設計人員如何能從引證案2中輕易聯想或得到教示、建議將引證案1的本體與引證案2的L形導電片結合，而不是源自系爭專利的設計，進一步論究系爭專利與引證案2間在L形電極片正面長寬比、側面之垂直片與水平片之長度比、電極與本體間之高度等差異所產生之視覺效果為何，是否為明顯區別之特異視覺效果，再據以判斷系爭專利是否具有創作性；而不是以發光二極體所屬領域之普通消費者在選購時是否測量發光二極體之各部位比例的方式作為判斷之依據。進一步言，造形設計中長寬高比例之差異不僅影響量測數字的不同而已，同時，這些造形活動也會影響整體設計所產生之視覺效果。

結論

台灣多年來對於工業設計的推廣已展現了成果，台灣的設計已伸展到國際舞台，近年來，台灣的設計在德國的iF與Reddot、美國的IDEA與日本的G-Mark等國際級的工業設計大賽（註42）中，屢獲大獎，許多獲獎的設計的造形相當簡潔，例如：2009德國Reddot設計獎的台科大學生陳如薇的「延長‧線」及曾熙凱的「早生貴子」紅包設計（註43）（如圖27所示），其中早生貴子的紅包只是在傳統的矩形紅包中央做圓弧突狀的拱起。2010德國iF設計獎的成大工設系學生李盛宏、陳宥霖的「曲面剪刀」設計，只是將傳統的剪刀的握把部分略為弧彎的改變，另外一個同時獲得美國IDEA傑出大獎的「插座的極限」設計（如圖28所示），就像是在長條型物件上配置兩道插槽，似乎是裝潢飾條的轉用。然而，這些看似簡單的造形與設計之所會贏得設計大獎，道理很簡單，就是這些看起來並不偉大的簡單設計使得這些日常生活用品產生不同於以往的視覺印象，而這種視覺印象感動了一般設計人士，也感動了國際級的設計專家與評審。

圖27 台科大學生獲得2009德國Reddot設計獎的作品
圖28 成大工設系學生獲得2010德國iF設計獎的作品

在工業設計保護制度較完善的國家中，設計專利的授權都包括新穎性與創作性的要件，而這兩項要件的立法目的不同。新穎性要件之立法目的著重於維護市場秩序與確定經營保護範圍、避免造成混淆。而創造性要件之立法目的在於解決設計創作的創新程度或創作難度的問題，這是一項較客觀的標準，設計創作必須超越所屬技藝領域具有通常知識之人依其技藝領域知識所能輕易完成者，始具專利價值，否則不應給予專利之保護。

由於各個國家的法律規定與產業結構的不同，影響創作性審查判斷所採用的判斷主體、觀察方式、判斷基準等略有差異。我國的新式樣專利制度中，創作性的判斷主體是「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」，亦稱為一般設計者；美國設計專利制度中稱之為「非顯而易知性」，判斷主體是「一般設計者」；日本意匠制度中稱之為「創作非容易性」，判斷主體是「該行業界人士」；歐盟共同設計制度中稱之為「特異性」，判斷主體是「有相當認知的使用者」；中國外觀設計制度中稱之為「具有明顯區別」，判斷主體是「一般消費者」（註44）。以下的圖表（表1）係將這幾個國家的新穎性與創作性審查的判斷主體、觀點與判斷方式表列以供參考。

表1 主要工業國設計專利新穎性與創作性審查判斷比對表

歐盟註冊設計制度與中國的外觀設計制度採用形式審查，申請註冊時不審查新穎性與創作性要件，而在無效宣告程序中審查，特異性審查雖採用與新穎性相同的判斷主體，不過，在特異性要件審查時應將設計師在設計時可發展的自由程度（空間）納入考量。另外，中國在專利審查指南的「無效宣告程序中外觀設計專利的審查」中，新增「授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特徵的組合相比，應當具有明顯區别」之規定。

綜上所論，對於設計專利的新穎性與創作性的審查，無論是在申請時的實體審查或是在無效宣告中的實體審查，新穎性的審查判斷不同於創作性的審查判斷，兩者的審查判斷是有先後秩序，通常應先審查申請專利之設計是否具備新穎性，原則上，不具新穎性者，無須再審究其創作性。一般而言，新穎性的審查重點在於是否有相同或近似的設計於申請前已公開或為公眾所悉知，如果有則不具新穎性。而創作性的審查比較客觀，是針對已具備新穎性的設計與先前技藝之間的差異，無論是以一般設計者的觀點或是有相當認知的使用者觀點進行比對判斷，都要對這些差異是否會使整體設計產生出與先前技藝有明顯區別的視覺效果進行分析，如果能產生明顯區別或是特異的視覺效果，則應判斷具有創作性。

註釋：
註37：參照96年10月16日台灣板橋地方法院—95年度重智字第3號民事判決。
註38：參照98年7月29日台灣高等法院---96年度智上字第45號民事判決。
註39：資料來源：司法院法學資料檢所系統裁判書查詢http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm,2010/09/08檢視。
註40：民國90 年10 月24 日修正公布之我國專利法。
註41：參照台灣智慧財產法院99民專上更（一）,1的判決理由六、系爭專利權不具創作性，有應撤銷之原因（七），故本件判斷系爭專利是否具創作性，應以系爭專利所屬「發光二極體」技藝領域中具有通常知識及設計能力之人（消費者）於通常選購發光二極體時，藉助儀器或經放大之圖面透過視覺觀察後所生之感覺、觀點，進行客觀判斷。
註42：iF和 reddot（通稱為紅點）皆為德國所舉辦的獎項，主辦單位分別為德國漢諾威iF國際論壇設計公司（Industrial Forum Design Hanover Germany IF）和著名設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen，前者舉辦資歷已逾50年，後者也將近有50年，都是國際間深具權威的機構。G-Mark是日本消費產品設計代表性大獎、IDEA美國工業設計協會舉辦的獎項。
註43：台科大設計學院共有五項設計獲得2009德國Reddot的設計獎，其他三項設計作品是曾熙凱的「尺筆」、劉香伶「貼紙手機」，及工商設計系副教授宋同正的「智慧藥盒」。
註44：參照中國國家知識產權局2010年修訂的專利審查指南第四部分第五章無效宣告程序中外觀設計專利的審查，其中新增「根據專利法第23條第2款的審查」。