長久以來，在設計專利侵權訴訟中，被告將功能性設計與非顯而易見性用來作為專利權無效的積極抗辯，在這前提概念下，一個不是裝飾性的設計不具可專利性，而設計是否具有裝飾性，應就個案的基礎事實個別處理，必須藉由發明專利或關於設計取決於功能性考量因素的分析加以證明。設計專利被推定有效，因此，尋求在簡易判決中使設計專利無效的請求方必須提交非常明確和令人信服的無效事實證據，否則，法院將無法做出無效的判斷[1]。

※「CAFC確認設計專利因功能性及顯而易見性而無效之決定」將分為五期刊出，本期為第一部分

圖片來源 : shutterstock、達志影像

在設計專利有效性和侵權分析中都出現了所謂的功能性原則。概括地說，該原則旨在確保設計專利不會壟斷本應由發明專利壟斷的專利。近年來，功能性在美國設計專利侵權訴訟中有效性的角色日益吃重，實有探討之必要。地方法院在Golden Eye Media[2]案件中以功能性和顯而易見性為由裁定D828專利無效。2022年6月22日，CAFC支持地方法院的裁定也確認了替代設計因素的重要性。本文就該判決在設計專利功能性及顯而易見性判斷法理和原則加以分析探討。

Golden Eye Media USA, Inc., v. Trolley Bags UK Ltd.案件

事實背景

一家英國公司Trolley Bags銷售普通購物車（亦稱為手推車）也銷售與手推車一起使用的可重複使用購物袋。2015年3月，Trolley Bags UK公司（TB UK）開始在美國推廣和銷售，他們的可重複使用購物袋，並在美國建立了據點，他們的購物袋在數百家Bed Bath & Beyond商店出售。Berghoff公司主張他們是Trolley Bags 產品在美國的獨家經銷商。且以「TROLLEY BAGS」為商標在美國各地營銷和銷售 Trolley Bags 的可重複使用購物袋。2017年2月28日，USPTO核准了Trolley Bags公司申請一項名為「可折疊袋」的設計專利USD779,828（如圖1左側，簡稱D828專利），其中的權利請求項是「可折疊袋的裝飾性設計」。這種款式的包在英國被稱為「手推車購物袋」（如圖1右側），用於購物車（手推車）中，以可重複使用的方式維持前後秩序。

圖1：Trolley Bags公司的USD 779,828購物袋的設計專利

Golden Eye Media USA 公司（GEM）擁有並經營位於加州卡爾斯巴德（Lotus Sustainables）的家族企業，該公司的目標在降低塑料袋的用量。該公司業務的一部分在銷售環保物品，包括可重複使用的購物袋。2017 年 7 月，TB UK 向 GEM 發出停止銷售函，主張 GEM 銷售 Lotus Bags 侵害了D828專利。 2018 年 9 月，GEM 隨後在加州南區地方法院對 TB UK 提起宣告性判決訴訟。GEM 請求法院裁定 (1) GEM 沒有侵害D828專利，(2) D828專利因 (a) 先前技藝Doyle 和 Brennan 的顯而易見性，和 (b) 功能性設計而專利無效，以及 (3 ) GEM 沒有侵害 TB UK 的普通法商標。雙方隨後提出即決判決。2018 年 9 月，GEM 在地方法院尋求對 TB UK 作出宣告性判決。地方法院以功能性和顯而易見性為由裁定D828專利無效。TB UK不服地方法院的裁決，上訴至CAFC。

功能性設計學說與判斷原則

美國專利法規定設計專利保護的是實施於工業產品的應用設計， 而不是純藝術創作；大部分的工業產品都具有實用性功能，否則該產品無法在商業市場中立足。不能因物品具有實用功能而認為該物品不是設計專利保護之標的。例如：有些設計同時對於「吸引人的外觀」及「商業上的實用性」都有貢獻，這種設計具有可提升「物品的實用價值以及外觀價值」的功用[3]。因此，這種設計不但可申請發明專利，同時也可提出設計專利的申請。設計專利是否為功能性設計，不是要論究物品本身是否具有實用功能，而是要討論物品設計的主要考慮因素，是功能性因素還是裝飾性因素，例如：市面上銷售的椅子都有基本的實用功能，但不能因此就認 定所有的椅子設計都是功能性設計，一個可以執行實用功能的設計， 可能也符合設計專利的規定，可以取得設計專利的保護。物品的實用功能與功能性設計是不一樣的，功能性設計是指創作該設計的考量因素是實用目的、操作功能、或使之產生較佳的運作、或是會影響物品 之品質或成本。

功能性學說是由判例法創建的，以防止使用設計專利來保護實用特徵，這是發明專利的範疇。當法院意識到所有產品設計都包含實用功能時，他們開始明白不能僅僅因為請求保護的設計具有與之相關的一項或多項實用功能而使設計專利無效。隨著時間的推移，法院意識到，如果替代設計（看起來與請求保護的設計不一樣的產品），則產品設計的實用性特徵不能被設計專利壟斷。執行基本相同的功能，替代設計的存在是無可爭辯的證據，用客觀證據證明，設計專利不會壟斷實用特徵，僅壟斷整體設計的特定外觀，包括這種實用性特徵的外觀。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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