2020年6月11日，美國專利審判和上訴委員會（PTAB）指定一個對有關設計專利功能性審查的決定為信息性決定（informative decisions）提供指導性原則。PTAB的先例性決定對所有委員會小組都具有約束力。信息性決定雖不具有約束力，但它們確實為委員會提供了關於經常性問題的規範、對委員會第一印象問題的指導、關於委員會規則和實務的指導，以及對在許多情況下通過分析經常性問題可能產生的問題的指導性原則。
※本文為「 PTAB指定一項PGR決定作為設計專利功能性審查的指導性原則（二） 」之第三部分，全文可至從「北美線上論文集 」閱讀。
授予後審查的專利資格分析
替代設計的可用性
請求人主張，除了上述功能所規定的設計外，替代VESA安裝適配器支架「都具有與D093專利圖中黑色實線部分相同的設計或外觀。」請求人說明：「這是因為D093專利圖中的黑色實線部分是支架發揮作用所必需的。D093專利圖中的黑色實線黑線部分只是功能性設計，對於相同功能的類似市場銷售的支架來說是共同的設計——這是因為功能的需求，D093專利設計的支架專利必須具有符合VESA標準的標籤和扣眼，並且尺寸和位置適合特定的平板顯示器系列。請求人提供了其他VESA安裝適配器支架的兩個示例。首先，請求人指出了來自Gladiator Joe的「HP Pavilion Monitor VESA適配器」，請求人主張該適配器「與受D093專利保護的支架相同，但具有凸起的扣眼邊緣」，請求書中包含Gladiator Joe產品與D093專利並排的圖片。
圖5 Gladiator Joe產品與D093專利並排的圖片[1] [2] [3]
VIVO的產品如圖7左側所示之側視圖顯示並指示出支架的垂直尺寸和底部標籤的長度，右側的前/後視圖顯示並指示出支架的寬度和扣眼之間的間距，分別顯示為75 mm x 75 mm和100 mm x 100 mm。此外，請求人主張說，專利權人的網頁出售所謂的D093專利請求保護的設計的商業實施例，同樣表明該產品符合「標準VESA扣眼圖案：75毫米 x 75毫米、100毫米 x 100毫米」。請求人聲主張，所謂的商業實施例的產品描述進一步表明它與VIVO產品適合相同的HP顯示器。
鑑於上述討論，請求人主張說「沒有替代設計的可用性，因為D093專利所主張的設計是由VESA標準所規定的，並且需要安裝在惠普製造的顯示器上。」此外，請求人主張，該物品的整體外觀，即從整體上看請求保護的設計，同樣由功能決定，因為「沒有出現成為不受VESA標準和惠普顯示器規定的任何東西，它的設計適合。
簡而言之，如果D093專利要求保護的設計沒有其整體外觀，那麼D093專利要求保護的設計將無法執行其功用。D093專利請求保護的設計元素，無論是各自地還是整體來看，必須以它們的方式出現，這樣D093專利的才能發揮作用。如果沒有D093專利請求保護的設計元素——孤立地以及一起來看——D093專利請求保護的設計將不適合與它必須在功能上匹配的非常標準的顯示器。
在D093專利的標籤和扣眼被放置在它們所在的位置並定位在它們所在的位置是出於功能性而非裝飾性的考慮。例如，關於整體形狀或單個元素的設計和放置，任何東西都不能用於裝飾目的，因為它們是由功能目的決定的。因此，請求人主張「請求保護的設計主要是功能性的，不能成為設計專利的法定標的。
小結
請求人主張，專利支架的整體外觀與其他支架產品相同，因為整體外觀由VESA FDMI標準的功能要求決定。D093專利的扣眼是VESA標準所要求的。D093專利的凸片需要大約成90度角，以安裝到（在頂部拉片的情況下）和安裝到（在底部拉片的情況下）支架的平板背面。請求人進一步主張，「底部凸片的形狀需要與平板背面的插槽互鎖，D093專利的支架支撐在該插槽中。請求人再次解釋說，扣眼的凸起邊緣「已知會增加扣眼所連接的板材的強度」。
扣眼的凸起邊緣似乎是可選的，即不需要執行安裝功能。然而，請求人充分支持其論點，即眾所周知，提高扣眼的邊緣會增加其強度，因此提供了功能性（而非裝飾性）的好處。因此，根據我們面前的現有記錄，我們發現要求保護的設計的每個單獨元素似乎都完全由功能決定。
其次，著眼於物品的整體外觀，我們相信，根據目前的記錄，所要求的適配器支架設計作為一個整體設計看起來主要是功能性的，而不是主要的裝飾性的.特別重要的是請求人的證據，即其他安裝支架包含與所主張的設計相同的單個元素以及支架的相同整體外觀。除了凸起的扣眼之外，本領域已知的其他支架設計與D093專利中要求保護的設計之間的任何差異似乎僅在於未要求保護的特徵，例如支架板周邊的特定形狀。因此，根據這份記錄，D093專利似乎缺乏替代設計，這對請求人非常有利。
因此，在此記錄中，我們確定特定設計「對於使用該物品至關重要」，考慮到每一個請求保護的元素和整個設計，我們認為該設計沒有任何裝飾性的請求部分。因此，D093專利主要是功能性設計。
讓我們從一些經常令人困惑的設計專利功能問題的背景開始。大家都知道，設計專利保護有用物品的裝飾性外觀，但只有發明專利保護使其有用的東西。這就是為什麼法院將有用物品的設計專利理解為狹隘且僅限於附圖中所示的特定裝飾性設計；否則，可能會將設計專利範圍擴大到發明專利領域。由於上述原因，請求人已經表明，受挑戰的D093專利權利請求很可能因缺乏裝飾性而無法獲得專利。值得注意的是，委員會的裁決並未就可專利性做出最終決定。
PTAB最終決定
裁決發布後不久，專利權人放棄了D093專利並請求作出不利判決，這可能是雙方和解的結果。2019年10月18日，PTAB做出D093專利無效的最後判決，因此，請求人Sattler獲勝。
結論
綜上所述，在PTAB的決定中，PTAB強調了使用視頻電子標準協會（VESA）安裝適配器支架的事實，因為VESA平板顯示器安裝接口標準，（2006版的VESA FDMI標準）。Sattler認為D093專利的大部分（如果不是全部）組件外觀形狀都是由它們的用途和目的決定的。委員會引用證據證明VESA安裝適配器支架適合視頻監視器背面的現有插槽，扣眼間距必須遵循VESA FDMI標準中的螺釘安裝接口尺寸，扣眼尺寸由VESA標準，並且選擇了扣眼邊緣的高度以提高強度。在考慮替代設計時，PTAB會引用了商業產品的證據，這些產品也具有與D093專利相同的標籤形狀和扣眼間距。PTAB還確認了設計的整體外觀似乎主要是功能性的。PTAB得出結論認為，請求人Sattler滿足PGR程序標準，亦即D093專利的權利請求因為缺乏裝飾性而無法獲得專利，就製定了PGR的最終決定。
無論是美國的功能性設計的審查判斷，還是歐盟註冊設計的功能性設計無效宣告的審查與判斷，以及我國設計專利功能性設計的主張和審查，都必須以整體外觀設計的比對作為判斷基礎。設計特徴是否取決於功能性或技術功能考量的評估必須以各個造形元素的計特徴作為分析的基礎，可藉由相關的專利文件中與形狀有關的功能元件的描述或是產品的規格及相關的標準來進行評估，第二步，再以是否有替代性設計來進一步判斷，該元素或部位是否為功能性設計，如果在侵權訴訟的侵權比對中，則應以整體外觀設計來進行比對與判斷，而不是將功能性設計排除不予比對，這種直接排除的作法意圖變相的擴大該設計專利的保護範圍，實不足取。
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh）
學歷： 世新大學法律研究所法學碩士
經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員
著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。
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