2014年4月2日,CAFC在MRC Innovations, Inc. v. Hunter Mfg., LLP案[1]中的裁決,系爭專利USD634,487和634,488是關於「寵物球衣」(如圖1所示),被告Hunter 提出先前技藝,費城老鷹隊的Eagle狗球衣作為主要參考,V2及K9的球衣作為次要引證(如圖2左側所示),依據專利法第103(a)規定,認為兩個系爭專利是顯而易見的為由提出簡易判決。地方法院授予Hunter簡易判決,認定兩項專利均無效。MRI不服,上訴至CAFC。
CAFC首先重申了先前闡明的設計專利的顯而易見性標準,即所請求保護的設計對於設計相關類型物品的通常知識者來說是否是顯而易見的。要確定通常知識者是否會結合先前技藝的教導來創建與請求保護的設計相同的整體視覺外觀。這是兩步驟的程序。首先,法院必須確定一個單一的「主要參考(如圖2左側所示)」,即「既有的事物,其設計特徵與請求保護的設計基本相同(basically the same)」。「基本相同」需要「從整體上考慮專利設計所創造的視覺印象」。一旦確定主要參考,其他輔助參考(如圖2中間及右側所示)可用於「修改它以創建與請求保護的設計具有相同整體視覺外觀的設計」。
圖1:原告MRC的寵物球衣的兩項設計專利
圖2:寵物球衣可供比對的先前技藝
Advantek Marketing v. Shanghai Walk-Long Tools案[2]
2018年8月,CAFC在Advantek Marketing v. Shanghai Walk-Long Tools案件的決定中說明,多實施例的設計專利針對限制請求做選擇後對權利範圍的影響,系爭專利是一個可攜式的寵物圍欄,申請時的圖式揭露一個有頂蓋及一個沒有頂蓋的圍欄(如圖3所示),經審查後,且申請人必須依「限制請求」進行選擇。申請人做出選擇後取得專利權,這會影響到往後訴訟在權利範圍的主張。
圖3:Advantek公司申請案中揭露兩個實施例的圍欄設計
Benebone LLC v. Pet Qwerks, Inc.,案
2020年,加州中部地方法院Case 8:20-cv-00850的Benebone LLC v. Pet Qwerks, Inc.,案件,原告Benebone公司的USD870,400專利(簡稱D400專利)是關於「寵物咀嚼玩具」的設計專利(如圖4所示),原告控訴被告Pet Qwerks公司銷售的骨頭咀嚼玩具侵害他們的D400專利。