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從實務的角度來看，這案例提醒我們，在請求註冊設計時，應向UKIPO和EUIPO提交外觀設計的各個方面與精確特徵。同時藉此提醒專利業界和國內廠商，在歐盟申請註冊共同設計應準備數量足夠且品質較佳的圖式，另有關註冊和未註冊設計的侵權認定的整體觀察、綜合判斷的操作方式與著作權侵權中「一望即知」的「整體觀念和感覺」之判斷方式截然不同，不可誤植到設計專利。

一種從1950年代開始流行的「芭蕾平底鞋」或「芭蕾舞鞋」的女鞋，有多種變體，具有不同形狀的腳趾、不同的鞋跟高度和多種類型的材料。2017年11月24日，原告Rothy's Inc.是一家總部位於美國加州的公司，推出了Pointed Loafer鞋（又稱尖頭樂福鞋，如圖1），是一種芭蕾舞鞋，它具有尖頭和突出的鞋舌，給人一種樂福鞋的外觀。

Pointed Loafer上市之前，原告還有另外兩款鞋，分別是The Flat 和The Point。兩雙的共同點是第一款由回收塑料製成的針織紗線製成的芭蕾舞鞋。

Rothy's Inc於2017年11月9日向EUIPO提交「尖頭樂福鞋」的7張圖（如圖2）申請註冊，申請序號為；4500932-0002（RCD），將「鞋子」列為要應用該設計之產品，並主張2017年5月10日提交美國設計專利29/603,576的優先權。以及2017年11月24日在歐盟首次揭露的尖頭樂福鞋設計中未註冊的共同設計權（UCD）。UCD源於原告的網站、發送給歐盟人員的電子郵件以及各種社交媒體網站上揭露尖頭樂福鞋的圖式（如圖3）。

圖2：Rothy's Inc芭蕾舞鞋的RCD4500932-0002註冊設計

圖3：社交媒體網站揭露的Rothy's Inc尖頭樂福鞋的圖片
A picture containing text, trouser Description automatically generated

2019年4月左右，被告奧地利製鞋公司Giesswein Walkwaren AG開始通過其網站營銷一系列芭蕾舞鞋，鞋面採用再生塑料製成的針織網眼織物。這些鞋子包括Pointy Flat（如圖4）。

2019年7月23日，Rothy's公司發起侵權訴訟，主張Giesswein Walkwaren的Pointy Flat舞鞋侵害原告在EUIPO的一項註冊設計權（RCD）及一項未註冊設計權（UCD）。被告根據之前的兩項先前設計之事實（如圖5），對RCD和UCD的提出無效反訴。

在2020年11月16日至17日的遠距審理中，法官說明：按照目前的情況，鑑於英國脫離歐盟後過渡期的當前結束日期，本法院將無法在英國時間2020年12月31日晚上11點之後作為共同設計法院開庭。因此，原告敦促我有足夠的時間下達此判決，以便能夠在2020年12月31日之前舉行形式的命令聽證會。

HHJ Hacon法官在Cantel案[1]中詳細考慮了整體印象檢測法。依據普通法院T-525/13--H&M Hennes[2]的判決提供了一個便利的六階段總結。法官改編了普通法院在H&M Hennes案件中規定的四個階段，用於評估共同設計的獨特性，將RCD與被告設計進行比較，並添加與本案相關的其他事項：

原告的律師堅持提供專家證據並指出：IPEC法官，尤其是男性法官，很可能需要了解此類物品應考慮的審美背景。在HHJ Hacon法官的案件管理會議法律和定義（the case management conference, CMC）中，被告的辯護人說：關於專家證據應在多大程度上被允許存在爭議。然而，原告更進一步表示，它的立場是，法院將得到專家的協助，提交報告，並就他們對法院最終問題的看法進行詰問。於是，根據HHJ Hacon於2020年3月10日的命令，雙方獲准分別舉出一名專家的證據。

Rosemary Wright 是Antoinette Designs的所有者，這是她於1973年創立的國際設計諮詢工作室。她是從事製鞋業的家族的第三代傳人，通過這項工作，她積累了大量與鞋類相關的用具，包括目錄、書籍、雜誌、照片、原型、鞋楦、組件和材料。她的證人陳述的一部份是她「對Rothy's UCD的設計特徵的評論和設計術語的解釋」。

Hawkins女士是一名自由鞋類設計師，也是原告的專家證人，曾與許多鞋類品牌合作並為其工作。Hawkins女士的第一份證人陳述中列出了一個有用的部分，介紹了芭蕾舞鞋的術語和解剖學。然後，她確定了許多不同形狀的芭蕾舞鞋，並給出了每個示例。她在識別芭蕾舞鞋時更詳細地討論了它們的特徵。她還用多個例子再次對材料進行了詳細的檢查。最後，她審查了原告設計主張的特徵，並評估了這些特徵是否是「相關部門鞋子的正常特徵」。第二份證人陳述是對Wright女士報告的回應。

Markus Giesswein是被告的首席執行官，他自2017年7月1日起擔任該職位。他提供證據證明被告於1954年由他的祖父母創立。他說被告於1998年開始用棉製造芭蕾舞鞋，2003年用針織羊毛製造芭蕾舞鞋。他就被告與群創公司的關係提供了證據，被告尖頭平底鞋的設計過程，以及在該過程中的人士：(a)他的兄弟，被告的發展部主管Johannes Giesswein；(b)自由鞋履設計師Adi Zuk；和(c)群創公司的Roy Jahoda。

Adi Zuk是一名自由鞋設計師。她的證據概述了她25年的鞋履設計經驗，以及被告尖頭平底鞋的設計過程。Zuk女士提供了第二份證人證詞，以回應Black先生的證詞，其主旨是Black先生沒有參與Pointy Flat鞋的設計過程。原告的律師批評Zuk女士「沒有參與訴訟程序」。據稱，她沒有完整說明Pointy Flat鞋的設計過程，而是參考並依賴了Markus Giesswein提供的證據。

雙方均認為應考慮RCD與「設計資料庫」的差異。在Cantel Medical(UK) Limited v ARC Medical Design Limited案件的判決中說明：「註冊的共同設計……與外觀設計資料庫的任何先前設計明顯不同，它可能比『被同類的先前設計包圍』具有更大的整體視覺衝擊力」。這種設計所產生的「整體印象」將更加顯著，並且不會產生顯著不同的整體印象的差異空間更大。其保護範圍將大於RCD授予的保護範圍，因此，對引人注目的新穎產品的保護將相應地大於對與先前設計漸進式不同的產品的保護[3]。在這種情況下，正確的方法是對共同特徵給予很少或不給予重視（權重）。

雙方對於設計資料庫有一個小爭議，兩位專家一致認為，雖然用粗線編織的織物以用於運動鞋和運動鞋的鞋面而聞名，但相當認知的使用者不會知道它們已用於芭蕾舞鞋。因此，在RCD和UCD中使用由粗線編織的鞋面對於相當認知的使用者來說，這是與先前設計之間的顯著不同。我們接受了Arnold J法官在Whitby Specialist Vehicles Ltd v Yorkshire Specialist Vehicles Ltd案件[4]中對於設計資料庫相關性的解釋：

設計法立法理由（14）清楚地表明，對於設計是否具有獨特性的評估應基於相當認知的使用者在觀察設計時產生的整體印象是否與現有設計資料庫產生的整體印象明顯不同，同時考慮到應用該設計的產品的性質，以及所屬的產業部門以及設計者在開發設計時的自由度。

HHJ Birss法官Gimex v Chill Bag案件[5]中明確說明了這一點：「從評估各個特徵（有效性）的角度來看，相當認知的使用者必須被呈現給被引用先前設計的任何給定項目，無論它是否是所討論產品的設計。引用的先前設計是否在使用者的設計認知範圍內不是問題。如果引用的先前技藝不是針對此類產品的設計，但相當認知的使用者仍然必須出於新穎性和獨特性的目的考慮。該設計僅在具有新穎性和獨特性的範圍內受到保護。」

The Flat和The Point並沒有被認為是破壞新穎性的。它們在相關日期是否真正為人所知是無關緊要的，鑑於兩位專家的明確證據表明RCD和UCD的針織鞋面會在相關日期明確設計資料庫的狀態被相當認知的使用者視為獨特。

Thermos案件[6]是根據當時的英國國內註冊設計法決定的。而本案是第一個關於根據歐盟設計法授予的共同設計註冊（CDR）的案件，但Thermos案件的論述也適用於有關CDR的訴訟。雙方都承認，RCD的解釋是法院的事情，相當認知的使用者的身份以及各種設計和鞋子對相當認知的使用者產生的整體印象也是。

芭蕾舞鞋，也被稱為芭蕾平底鞋、芭蕾高跟鞋，有時平底鞋的靈感來自女性芭蕾舞演員所穿的舞鞋。多年來，它們一直是一種流行的鞋子。芭蕾舞鞋由鞋幫和鞋底組成。上部覆蓋或部分覆蓋足部的頂部、側面和背部。Hawkins女士提供了以下圖表，並解釋了芭蕾舞鞋的主要特徵。

除了形狀的這些方面，芭蕾舞鞋還有多種材料。雙方的相同點是，在原告推出The Flat和The Loafer之前，沒有用針織粗紗製成的芭蕾舞鞋。Hawkins女士一無所知，Wright女士也是如此。兩位專家都承認不同的材料會給芭蕾舞鞋帶來非常不同的外觀。

在Trunki案件中，紐伯格勳爵同意Jacob LJ的精闢總結：註冊設計案件中最重要的事情是：(1)註冊設計；(2)被告產品；(3)先前設計（先前技藝）。最重要的是它們的外觀。但是，正如我在Philips v. Remington案件[7]中所觀察到的，「說的比看的要花更長的時間」，而且言詞本身通常不夠精確。

雙方就RCD中的圖式顯示的內容以及因此「主張」什麼是受保護設計的一部分是有爭議的。雙方同意，對RCD的正確解釋是法院的事情，而不是相當認知的使用者或專家。Birss法官在Sealed Air Limited v Sharp Interpack Limited and Anor案件中補充說，這是一個事實問題，要考慮到法庭面前的所有相關資訊來確定，其中最重要的是圖式所揭露的內容是什麼。而法院作出以下三項解釋。

首先是關於鞋面表面的外觀：圖中的黑線是什麼意思？被告首先提出，交叉影線僅表明這是一個三維形狀，類似於Trunki案件中的CAD圖的描述。另一方面，被告提出交叉影線顯示一些材料紋理，但比描繪「針織網眼織物」更籠統。被告提出，「規則的、通常為方形的圖案，線條通常彼此垂直，穿過鞋子的縱軸和橫軸，但彎曲以顯示圓形區域」描繪的不是針織，而是機織紡織品。

其中，被告提出，如果要更準確地解釋設計，線條意味著編織紋理而不是針織紋理。然而，仔細觀察它們，包括放大EUIPO在其網站上的高分辨率圖式，我很清楚這些線條表示一種針織面料，而不是被告主張的任何替代紋理。同樣，從前面看，線條從腳趾向外輻射。這種圖案與機織織物或未印刷的動物皮（如正絨面革或絨面革）不一致。RCD也與Trunki案件中的CAD圖所呈現的不同。根據我的判斷，RCD顯示的是針織物，更具體地說，是用較粗的線編織而成的織物。

RCD解釋的第二個爭議是兩條平行線圍繞鞋口運行的含義，即腳進入鞋子的位置。原告提出，這表明「一個小的對比項圈環繞著頂線的周邊」。對比並不是說是一種顏色。這也被描述為「邊緣光潔度」。被告提出，這些線條顯示出「圍繞整個背線的狹窄統一滾邊或鑲邊」，並且這是「與鞋面不同的部分（不僅僅是它到邊緣的延續）」。

由機織織物製成的鞋子需要有一個邊緣以確保織物不會磨損，如果我發現鞋面的線條表示機織織物，這些線條將表示邊界或邊緣。針織物是不同的——雖然一些（精細的）針織物可以切割，但有證據表明，這樣的針織物在切割時會散開。鑑於我上面的發現，因此將頂線周圍的兩條線解釋為表示防磨損邊界或邊緣是不合邏輯的。

被告的律師詳細介紹了他提出的RCD的不對稱方面，特別是在鞋舌兩側襯板的大小和位置。就我而言，我發現這些很難在RCD本身中看到。原告的律師說，任何明顯的不對稱都是由人腳的形狀造成的，因此鞋子設計的拍攝和繪製方式往往如此。詳細查看了RCD，包括擴展了線上可用的版本，我可以看到角襯板的位置存在一些不對稱-腳外側的背線邊緣（右側鞋的右側）低於腳內側的背線邊緣。然而，這確實是很難察覺的。

HHJ Birss QC法官在Samsung Electronics(UK) Limited v Apple Inc.案件中列出了相當認知的使用者的有用摘要。我接受了它並添加了對提到的案例的交叉引用：(1)他（或她）是擬納入該設計的產品的使用者，而不是設計師、技術專家、製造商或銷售商[8]；(2)但是，與商標法的普通消費者不同，他特別細心；(3)他了解設計資料庫和相關部門現有設計中通常包含的設計特徵；(4)他對相關產品感興趣，並在使用時表現出較高的關注度；(5)他對有爭議的設計進行直接比較，除非有特定情況或設備具有某些特性使其不切實際或不常見。(6)我要補充的是，相當認知的使用者既不會(a)僅將設計視為一個整體而不分析細節，也不會(b)詳細觀察可能存在的最小差異。

被告主張RCD因為缺乏獨特性，違反設計法第4(1)條及第6條規定而無效。各種設計和鞋子對相當認知的使用者產生的整體印象也是如此。閱讀專家的報告幫助我「戴上相當認知的使用者的觀點」。然而，按照我在鞋類設計下面列出的部分的思路，通過商定的、簡短的入門可以輕鬆且更具成本效益地實現這一目標。

將RCD與先前設計Allegra K比較（如圖10），兩個設計給予相當認知的使用者的整體印象完全不同
因此，無需描述Allegra K和RCD之間的其他差異。回顧RCD，了解舞鞋設計並欲與高度關注的相當認知的使用者會對材料的選擇感到震驚。然而，正如原告的律師所承認的那樣，從RCD來看，所使用的針織線是由回收塑料製成的，這一點並不明顯。但這顯然是一個沉重的話題。

關於Bonnibel，被告承認它與RCD存在某些差異。出於上述與Allegra K相關的相同原因，我認為RCD和Bonnibel之間的不同材料意味著它們對相當認知的使用者產生不同的整體印象。因此，被告對RCD的無效攻擊失敗了。

法官指出，被告的律師和Wright女士花了很多時間找出RCD和Pointy Flat之間的差異。法官認為這些差異中的任何一個都不會對相當認知的使用者造成重大影響，並且認為有些差異難以察覺。考慮到設計資料庫中有多種不同的背線設計，人們認為背線形狀不會引人注目。在鞋跟處鞋底的形狀上，相當認知的使用者會更多地關注在使用產品時鞋子的可見部分，而相應地較少關注不可見的部分。

法院沒有考慮不同公司的品牌元素，認定它「如果只需添加品牌元素」就可以避免侵犯註冊外觀設計的行為，那麼它就會粗暴對待註冊設計法。

在總結Pointy Flat的整體印象與RCD相同時，法院考慮到了很大的設計自由度，並強調了在本案中最能打動相當認知的使用者的地方，因為它是一個特點與芭蕾舞鞋不同的是，RCD和Pointy Flat的鞋面均採用粗線編織而成。雖存在一些差異，但這些差異不會被相當認知的使用者注意到，也不會達到造成不同整體印象的程度。因此，Giesswein侵害了RCD。

雖然RCD和Pointy Flat之間存在差異，但當相當認知的使用者退後一步並形成整體印象時，在我看來，整體印象是相同的。在某些情況下，相當認知的使用者可能會區分各個設計的元素，對近似性或差異性給予不同程度的重視。RCD和Pointy Flat的鞋面都由粗線編織而成。由於這是背離一般的芭蕾舞鞋，這特徵將重擊相當認知的使用者。因此，Pointy Flat侵害了RCD的設計權。

關於未註冊共同設計的法律與關於註冊共同設計的法律基本相同，除了下列三個主要問題之外：

(a) 創造：已註冊的共同設計產生於EUIPO的註冊行為，未註冊的共同設計產生於歐盟境內首次公開；

(b) 期限：已註冊的共同設計最多可續展四次，總共25年，而未註冊的共同設計只能持續3年；和

(c) 侵權：除了涉嫌侵權的產品必須給相當認知的使用者帶來與未註冊的共同設計相同的整體印象外，還必須證明複製。

由於UCD持有者只能防止他人在商業層面使用該設計，前提是該設計的使用源於複製。因此，如果設計是由第二位設計者（可以證明不知道受保護設計的存在）獨立創造的，則不構成侵權。

在本案中，不存在揭露的問題：被告接受原告關於Pointy Loafer於2017年11月24日在歐盟首次披露的抗辯請求，即所謂的黑色星期五，即慶祝感恩節的第二天。從技術上講，UCD存在於2017年11月24日的電子郵件、網站和社交媒體中顯示的圖式中（因為這是揭露的內容），但雙方同意UCD存在於整個Pointed Loafer鞋中，如圖13。

關於期限，雙方同意三年的UCD於2020年11月25日到期。當然，這會阻止授予諸如禁令之類的前瞻性補救措施，但並不能阻止諸如損害賠償或利潤帳戶之類的回顧性補救措施。基於我在上面駁回的許多相同理由，被告否認Pointy Flat給相當認知的使用者帶來了相同的整體印象，但主要爭點在於註冊和未註冊的共同設計之間的第三個主要區別：需要證明未經註冊共同設計的複製。

設計法第19條第2款明定，有爭議的使用必須「源自複製受保護的外觀設計」。法院在Gautzsch Großhandel GmbH v. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH案件[9]中得出結論：(a)證明複製的責任在於相關設計權的持有人；(b)證明獨立創作的責任在於被指控的侵權人；和(c)證明複製的責任可以根據國內法的規定減輕或撤銷，否則很可能無法證明復製或證明複製的難度過大。

原告的律師依據英國關於著作權和英國未註冊設計權的判例法，據此證明複製的責任可能會轉移。她提出，在本案中，兩件作品或設計之間的密切近似性，再加上被指控的複製者有機會接觸到該作品或設計，就構成了複製的推論。她依賴於A Fulton Co Ltd v Grant Barnett & Co Ltd案件[10]的理論：「在智慧財產權案件中，很少有直接證據證明抄襲他人的著作權或設計。法院根據原告的設計與被控侵權物品之間的密切近似性進行審理，再加上被指控的複製者有機會接觸到原告的設計或作品，就構成了複製的推論。然後由被告通過證據反駁該推論，以表明明顯的近似性是在其他方面產生的。」

原告承認Pointy Flat是由Markus Giesswein、Johannes Giesswein 和Zuk女士設計的。Zuk女士被描述為「Pointy Flat的主要設計師」。Markus Giesswein承認他最遲可能在2018年春季訪問了原告的網站。如上所述，2018年7月19日，Markus Giesswein購買了The Flat、The Point和Loafer各一雙（如圖14）。當時，其中並沒有Pointed Loafer。

法院審查了GW設計師進行互聯網研究時，Pointed Loafer並未出現在Rothy's的網站上。而且，GW的獨立設計證據是「連貫一致的」。GW的設計師從他們購買的三款Rothy's鞋中汲取靈感，其中兩款是圓頭鞋，一款是尖頭鞋。斯通先生說，「對於一個想要製作尖頭芭蕾舞鞋的實體來說，這是一很小而且顯而易見的步驟」。

這些要點中的每一個都基於一項一般性指控，即被告在Pointy Flat的設計過程中「淡化」了原告的鞋子的影響。我接受雙方對法律案件進行了修改，但我並未在被告的證據、或向我提供的揭露文件中或從被告的事實證人作證的誠實方式中發現任何試圖隱瞞購買和使用原告鞋子的事實。因此，複製的指控不成立。

UCD和Pointy Flat是否對相當認知的使用者產生了相同的總體印象。雙方一致認為Pointed Loafer是為RCD製造的鞋，但也指出了RCD和UCD之間的一些差異。從被告的角度來看，三個主要差異使UCD更接近Pointy Flat：(a)UCD的鞋面材質與Pointy Flat的鞋面材質明顯相似；(b)在RCD中確定的被告的不對稱律師在UCD上不太明顯；(c)在RCD的頂線邊緣對被告的重要性律師在UCD中並不明顯。

先將Pointed Loafer與Allegra K進行比較，然後再與Bonnibel進行比較，兩種先前的設計都不會給相當認知的使用者帶來相同的整體印象。UCD主要通過使用針織重紗的鞋面而脫離設計資料庫。再加上Allegra K鞋跟和底線和Bonnibel底線的差異，足以產生不同的整體印象。因此，UCD是有效的。

基於上述分析，法官認為：(1)RCD對相當認知的使用者的整體印象與Allegra K和/或Bonnibel不同；(2)Pointy Flat不會給相當認知的使用者帶來與RCD不同的整體印象；(3)UCD對相當認知的使用者的整體印象與Allegra K和/或Bonnibel不同；(4)Pointy Flat不會給相當認知的使用者帶來與UCD不同的整體印象；和(5)Pointy Flat不是複製UCD的結果。

因此，RCD和UCD的設計權都是有效的。Pointy Flat侵害了RCD。但Pointy Flat沒有侵害UCD。被告的無效反訴都失敗。

自歐盟設計法實施近20年來，英國各級法院在共同設計法的形成和發展中發揮了關鍵作用的一章就要結束了。在此期間，英國法院審理了許多引人注目的案件，且高等法院、上訴法院甚至最高法院都做出了重要決定。毫無疑問，這些案例讓人們更清楚理解設計保護在廣泛領域的價值以及註冊和未註冊共同設計制度的好處。

雖然英國法院可能不再就共同設計做出裁決，但大量的判例不會浪費。它將同樣適用於英國註冊設計和兩個新設立的英國未註冊設計權：所謂的持續未註冊設計（CUD）和補充未註冊設計（SUD）。

參見 Cantel Medical (UK) Limited v ARC Medical Design Limited [2018] EWHC 345 (Pat) 。
參見 T-525/13 H&M Hennes & Mauritz BV & Co KG v OHIM EU:T:2015:617; [2015] ECDR 20。 ( H&M Hennes )
參見 Procter & Gamble v Reckitt Benckiser [2007] EWCA Civ 936。
參見 Whitby Specialist Vehicles Ltd v Yorkshire Specialist Vehicles Ltd中 [2014] EWHC 4242 (Pat)。
參見 Gimex v Chill Bag [2012] EWPCC 31 at [74]。
參見 Thermos v Aladdin [2000] FSR 402 。
參見 Philips v Remington [1998] RPC 283 at 318 。
參見 PepsiCo paragraph 54 referring to Grupo Promer paragraph 62; Shenzhen paragraph 46。
參見 C-479/12 H Gautzsch Großhandel GmbH 訴 Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH [2014] RPC 28。
參見 A Fulton Co Ltd v Grant Barnett & Co Ltd [2001] RPC 16。