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圖1：充氣式的獨角獸泳圈及充氣飲料船[1]

圖2：巨型充氣浮墊及飲料船的圖片[2]

Covves公司是一家製造和銷售充氣泳池玩具，發明了巨大的游泳池獨角獸充氣浮標並在全球推廣，其中一款游泳池充氣玩具是2016年及2017年最受歡迎。2015年8月，Covves公司將巨型獨角獸充氣玩具申請美國設計專利，公告號為D787,617（D617專利，如圖3左側），另在2016年11月，以部分延續案（C-I-P）申請一個充氣玩具的設計專利，公告號為D783,370（D370專利，如圖3右側），標的是充氣獨角獸飲料船的裝飾性設計。

2018年10月，Covves公司向加州中區聯邦地方法院指控Dillards公司等的泳池浮墊產品侵害了D617專利[3]，其中包括：(1)巨型獨角獸浮墊，(2)獨角獸驕傲浮墊，(3)巨型閃閃發光的獨角獸浮墊和(4)閃爍Lil浮墊，統稱為「仿冒浮墊」（如圖10）。原告還主張，被告銷售的一部分售獨角獸飲料船（仿冒飲料船）侵害了D370專利。被告提出簡易判決請求，認為被告產品未侵害原告的D617專利及D370專利，而且專利因顯而易見而無效。原告提出簡易判決，認為專利權有效，且被告產品侵權。

法院首先根據顯而易見性考量D370及D617專利是否無效。在Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co.案件中，法院「為了確定通常技藝之人士是否會結合先前技藝的知識來創建與請求保護的設計相同的整體視覺外觀，必須採用兩步過程」[4]。

第一步驟是確定主要引證文獻，其設計特徵與請求保護的設計是「基本相同（basically the same）」[5]，審判法院需要，（1）辨別整個有專利之設計所創造的正確視覺印象；以及（2）確定是否有一個單一的引證文獻可以創立「相同的視覺印象」[6]。如果需要進行重大修改才能使參考看起來像請求保護之設計，那麼這個先前技藝就不能作為主要引證[7]。整體上，所謂的「主要引證」看起來像是所主張的D889設計，但是CAFC裁定它不是「基本相同」，因為其構成元件存在「實質差異」，例如：不同的螢幕特徵，框架穿孔和附屬元素[8]。

一旦確定了符合的主要引證文獻，先前技藝中的其他參考文獻「可用於對其進行修改以創造具有與請求保護之設計相同的整體視覺外觀的設計」[9]。其次，如果這些次要參考與主要引證是密切相關，以致於該技藝領域中具有通常水準之設計者見到一份引證文件可聯想到修飾另一引證文件之設計[10]。顯而易見是法律問題，為了支持對簡易判決的顯而易見性的認定，法院必須得出結論，相關領域熟習該技藝之人士會顯而易見地結合請求設計與先前技藝，從最有利於專利權人的角度來看待事實[11]。

被告主張，「水面上的麗塔（Rita on Water）」的照片（如圖4右側），坐在水池上的麗塔·海沃思（Rita Hayworth）坐在看似充氣的馬上面，為顯而易見性分析提供了主要引證。原告認為該圖像不是正確的主要引證，因為它不會產生與D617專利「基本相同」的視覺印象[12]。為了確定「水面上的麗塔」圖像是否是適當的主要參考，法院必須首先辨別整體D617專利產生的視覺印象。

D617專利設計創造了一個簡化獨角獸的視覺印象，獨角獸具有圓潤的鼻子和頭部、突出的鬃毛、圓錐形的尖角、突出的圓錐形的耳朵和彎曲的S形尾巴。尾巴在此S形的頂部和中間連接到游泳圓形管圈。鼻子、頭部和脖子形成的角度為L形。「水面上的麗塔」圖像與D617專利設計產生獨角獸的視覺印象不同，圖像中的充氣坐墊（Rita Float）創造了馬的視覺印象。兩個設計之間還有其他區別：Rita Float的鬃毛延伸到馬脖子以下、它的耳朵是逼真的形狀，而不是圓錐形的；鼻子，頭部和脖子形成的角度是U形，而不是L形。

法院裁定，「水上麗塔」圖像無法產生與D617專利設計「基本上相同」的視覺印象。整體而言，D617專利創造了簡化的獨角獸的視覺印象，而Rita Float則創造了逼真的馬形印象。因此，水上的麗塔圖像不是正確的主要引證。

由於被告未能找到適當的主要引證，法院不會考慮次要參考資料。被告未能舉證證明D617專利在顯而易見性的無效。因此，法院拒絕了被告關於D617專利無效的簡易判決動議，法院對原告對D617的有效性部分進行簡易判決。

在2016年1月2日，即D370專利申請前11個月，P&P進口公司公布Lookbook，其中包括獨角獸飲料船（P&P Float，如圖6右側）。被告主張P&P Float是D370專利的適當主要引證，但是原告不同意。D370專利創造了獨角獸形狀的飲料船的視覺效果，鼻子和頭部呈圓形、鬃毛突出、圓錐形角，圓錐形耳朵突出、尾巴呈S形。P&P Float與D370專利之設計不同。例如：P&P Float沒有突出的鬃毛或突出的耳朵，它還具有一個更方形的頭部。但是D370專利設計所創造的整體視覺印象與P&P Float「基本上相同」。兩者都有S形的尾巴、鼻子、頭部和頸部在圓圈形浮管上形成的角度均為L形。整體而言，兩者都產生極簡的獨角獸形狀飲料船的視覺印象。僅需少量修改即可使P&P Float看起來像D370專利。因此，法院認為被告提供的主要引證符合規定。

被告已提出符合規定的主要引證文獻，所以先前技藝中的其他參考資料「可用於對其進行修改，以創造具有D370專利相同的整體視覺外觀之設計」[13]。被告提出四個次要參考文獻（如圖7），被告的專家認為「對於具有通常水準之設計人員而言，從Rita Float圖形中添加獨立突出的尖形耳朵，或從Mean Unicom中添加尾部，或是從在Cute Unicorn中添加眼睛和圓形臉部，以及從Meyer Horse（US D163,061）的設計中添加橢圓形浮圈到P&P Float上，都會導致產出D370的設計。」

法院認為：顯而易見性的發現不能基於從先前技藝中選擇特徵，再將其組裝成與主張設計外觀相似的產品[14]。而且，被告「沒有提出任何證據，只是在先前技藝中可找到每一個要素，為什麼將這些參考文獻與P&P Float結合起來，對於該技藝領域的具有通常水準之設計人員而言是顯而易見的」。

因此，法院從對原告最有利的事實出發，不能說具有通常水準之設計人員會發現橋接D370專利與P&P Float之間的詫異是顯而易見的。在Borden案件[15]中，確定一項顯而易見的發現，其中基本設計主要引證與原告請求保護的設計非常近似，次要參考提供了橋接主要引證與請求保護設計之間的微小差異。不同的是，這兩項缺少的設計元素不是從不相關的參考文獻中引用的，而是在其他類似產品中找到的。

總而言之，法院認為，被告未能舉證證明D370專利無效。因此，法院拒絕了被告關於D370專利無效的簡易判決請求，以及承認原告關於D370專利有效判決的請求。

一旦設計專利被證明有效，原告必須以大量證據證明被告產品設計侵害了該設計專利[16]。侵權是事實問題，與專利無效不同[17]。法院分兩個步驟評估設計專利侵權[18]，首先「確定設計專利的權利範圍，然後確定含義和範圍」。然後再「將解釋的專利權範圍與被告的設計作比較」。

當設計同時包含功能性和非功能性元素的情況，必須解釋權利範圍，以便識別專利中的外觀設計的非功能性部分。權利範圍解讀應有助於「區分請求保護的設計的裝飾性特徵和純功能性特徵」。如果單一元素同時具有功能性和裝飾性特徵，則權利範圍的解讀將限制保護範圍僅為該元素的裝飾性特徵。

D617專利的圖式中前方的獨角獸頸部、頭部、耳朵和尖錐狀獨角，以及後側S形尾部是以實線揭露，中央圓形浮墊部分都以虛線揭露，D617專利權範圍解讀為「泳池浮墊的裝飾性設計，如圖1至圖6（如圖8）實線揭露之部分」。

D370專利的權利範圍解讀更加複雜，與不請求游泳管圈本身的D617專利不同，D370專利請求圓形管圈的設計，引出了一個問題，即圓形管圈是專利設計的裝飾性元素還是功能性元素。

被告請求法院將D370專利請求解釋為僅限於如圖1至6的可充氣飲料杯架的裝飾性設計」（如圖9），但不包括內環形狀。法院同意，這是正確的專利權範圍解讀。在此，對於飲料杯架的使用或目的是至關重要的是，其能夠適合飲料容器並且飲料容器通常是圓形的。因此，法院將D370專利權範圍解釋為充氣飲料杯架的裝飾性設計，D370專利如圖的圖1至圖6，但不包括內環形狀。

在確定被告產品是否侵害有專利之設計，法院適用「一般觀察者」標準。在檢測中，被告產品侵害設計專利，當一個熟悉先前技藝設計的一般觀察者會認為該被告產品與專利設計是相同[19]。設計不必完全相同才能發現侵權，實質上近似就足夠了[20]。

不是每一案件都需要都考量先前技藝。在某些案件中，請求保護之設計和被告的設計是「足以區別」或「明顯區別」，專利權人就無須再舉證證明一般觀察者會認為這兩個設計是「實質上相同」。在其他情況下，當所主張設計和被告的設計並非「明顯不同」時，一般觀察者是否會認為兩個設計是實質相同的問題，解決這事實問題的方式是將所主張設計和被告的設計與先前技藝一起比較。

法院審理被告產品是否侵害D617專利。確定對一般觀察者而言，侵權產品是否與專利設計「明顯不同」，適當的比較需要將被告產品與設計利的附圖進行並排觀察（如圖10）。

被告主張，仿製浮墊的彩色、異想天開的標記使它們與簡約的D617專利之設計能清楚區分。但是法院不會將這些標記視為侵權分析的一部分，因為這些特徵未在原告的設計專利中主張[21]。整體而言，儘管D617專利與「仿製浮墊」之間存在差異，但沒有合理的陪審員可以發現它們顯然不同。專利設計和「仿製浮墊」都給人極簡主義獨角獸的整體視覺印象。因此，應考慮先前技藝。

法院藉由將D617專利與先前技藝進行比較，以確定是否會欺騙一般觀察者相信「仿製浮墊」與有專利之設計是相同的。被告列舉了許多先前技藝，包括：先前技藝的獨角獸和先前技藝的浮球（如圖11）。但是，被告沒有引用任何獨角獸浮墊的先前技藝，PTO也沒有找到任何這樣的先前技藝。圖11顯示被告的三個先前技藝。

「仿製浮墊」與D617專利及先前技藝相比較，實質上更接近D617專利設計，「仿製浮墊」似乎已侵害D617專利。但是，「實質近似」是事實問題，法院不能以法律問題得出結論，合理的陪審員可能發現，被告產品已清楚地實施了D617專利的整體視覺效果，從而引起了市場混亂。但是，合理的陪審員也可能發現相反的情況。

被告承認，仿製飲料船比D617專利更接近D370專利。然而，被告認為，被告產品與請求保護的設計明顯不同。被告確定的幾種差異，包含D370專利未請求保護的要素，這些差異不是侵權分析中應該考慮的[22]。整體而言，法院不同意仿製飲料船和D370專利完全不同（如圖12）。因此，法院必須考慮先前技藝。

被告提供P&P Float作為比對之先前技藝，將其與D370專利設計與仿製飲料船一起比較（如圖13），顯示出被告產品與D370專利之間存在顯著相似之處。而且，仿製飲料船似乎複製D370專利的一些裝飾性特徵，這些特徵明顯與先前技藝完全不同。但是，專利設計與被告設計之間的某些區別是明顯的，例如：D370專利的外圈是長方形的，而仿製飲料船的外圈是圓形的。還有，D370專利對獨角獸的眼睛進行標記，並用可見瞳孔將其圓整。不過，「實質近似」是事實問題，法院不能跟法律問題一樣自信地確認「仿製飲料船實施了D370專利的整體視覺效果且足以引起市場混亂」。

從以上分析可得知，在Covves v. Dillard's, Inc.案件中，法官僅就顯而易見性之專利無效性以及專利權範圍解讀的法律問題做出決定，至於被告的仿製浮墊和仿製飲料船與原告的D617專利及D370專利是否實質近似，是合理的陪審員可以發現的事實問題，不能以法律問題得出結論，而且雙方當事人對於是否侵害設計專利的事實認定有重大爭議。因此，法院拒絕就是否侵權問題作出重大的簡易判決。

左側圖片來源自https://www.amazon.in/Kiddy-Inflatable-Unicorn-Pool-Float/dp/B07C7YCQHZ, 右側圖片來源自https://intexcorp.com/products/floats-toys/novelties-games/unicorn-drink-holders/。
圖片來源自https://www.amazon.com/-zh_TW/dp/B06XX1BP15/ref=sr_1_16?dchild=1&keywords=kololo+inflatable+unicorn&qid=1608469717&sr=8-16
參見Covves v. Dillard'S, Inc., 2019 U.S. Dist. LEXIS 229227。
參見Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 678 F.3d 1314, 1329 (Fed. Cir. 2012)。
參見Livjo, Inc. v. Deckers Outdoor Corp. [*5] , No. CV 10-4557-JST PLAX, 2011 U.S. Dist. LEXIS 158490, 2011 WL 12516430, at *2 (C.D. Cal. Sept. 27, 2011)。
參見Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996)。
參見Jore Corp. v. Kouvato, Inc., 117 Fed. App'x 761, 763 (Fed. Cir. 2005)。
參見Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., Ltd., 678 F.3d 1314, 1330-31 (Fed. Cir. 2012)。
參見Durling, 101 F.3d at 103。
參見In re Glavas, 230 F.2d 447, 43 C.C.P.A. 797, 1956 Dec. Comm'r Pat. 177 (C.C.P.A. 1956)。
參見Ohio Willow Wood Co. v. Alps S., LLC, 735 F.3d 1333, 1343 (Fed. Cu. 2013)。
參見Durling, 101 F.3d at 103。
參見Durling, 101 F.3d at 103。
參見In re Borden, 90 F.3d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1996)。
參見Borden, 90 F.3d at 1575。
參見Lee v. Dayton-Hudson Corp., 838 F.2d 1186, 1187 (Fed. Cir. 1988)。
參見L.A. Gear, Inc., 988 F.2d at 1124. L.A. Gear, Inc., 988 F.2d at 1124.。
參見Arminak & Assocs. v. Saint-Goboin Calmar, Inc., 501 F.3d 1314, 1319 (Fed. Cir. 2007), abrogated on other grounds by Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)。
參見Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 598 F.3d 1294, 1303 (Fed. Cir. 2010) (citing Egyptian Goddess, 543 F.3d at 681).
參見Egyptian Goddess, 543 F.3d at 678。
參見Unique Functional Prod, Inc. v. Mastercroft Boat Co., 82 F. App'x 683, 689 (Fed. Cir. 2003) (citing Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l, Ltd., 998 F.2d 985, 990 (Fed. Cir. 1993)); Lee v. Dayton-Hudson Corp., 838 F.2d 1186, 1189 (Fed. Cir. 1988).。
參見Unique Functional Prod., 82 F. App'x at 689; Lee, 838 F.2d at 1189。