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這幾年，很多企業將產品外觀，以設計專利作為獨占市場的手段，將其產品外觀或部分設計特徵申請專利，以嚴密的佈局取得市場競爭的優勢（圖1）。然而，不夠周密的布局就會有破口（圖2），在激烈的市場競爭下，若能對於熱銷產品或市場壽命較長的產品進行迴避設計，可使企業在市場上不會失去競爭優勢。

設計專利制度是保護實施或應用於製品的設計，而不是保護設計概念。CCPA[1]在In re Laverne案件[2]說明：在一個商業領域中，有人創造出一個新款設計，並不能阻止同ㄧ商業領域的其他業者發展相同設計風格的設計。對一般觀察者而言，兩個設計之間的差異是明顯的（圖3），可產生不同的視覺印象，後申請的設計仍可獲得保護。

專利迴避設計是一種合法競爭商業行為，競爭對手要發展有相同設計風格的產品，而需避免侵害某一特定設計專利權範圍。對於設計專利而言，兩個設計間明顯的差異點（特徵）可產生不同的整體視覺印象，就是設計專利中迴避設計的基本觀念。

在Whitman Saddle案例[3]中，美國最高法院清楚說明：不能只依賴侵害鑑定分析報告就決定設計之間是否構成近似，如果設計之間些微的差異就能讓一般觀察者產生不同的視覺印象，不會有誤認之虞，就不構成侵權。

法院確定設計專利是否侵權的兩個步驟（two-step process）：首先，解讀設計專利的權利範圍[4]。第二步驟是事實發現者去「比較系爭專利與被告設計」，以確定是否實質近似。比對判斷時，使用「一般觀察者」檢測，是以一般觀察者的觀點施予通常注意，如果兩個設計之間的近似之處欺騙觀察者，誘導他購買一個誤認是另一個有專利保護的設計，那麼兩個設計實質相同[5]。

專利權範圍（claim）是專利制度的核心，設計專利的靈魂是其圖式中所揭露之實質內容。CAFC建議：審判法院的工作是提供陪審團適當的引導，應將專利權範圍相關的事項告知陪審團，例如：（1）實線及虛線在設計專利圖式中所象徵的意義；（2）申請歷史檔案對設計專利權解讀的影響；（3）區分設計專利圖式所揭露的功能性特徵及裝飾性特徵[6]。

在設計專利中，其權利範圍是如圖之物品之裝飾性設計，任何以實線揭示於圖面中的設計元件（what is shown）都是申請專利範圍的重要元素，每一設計元件對該設計的可專利性及所產生視覺效果的貢獻程度是一樣的，沒有一個設計元件是不重要或不必要的。

在Elmer v. ICC Fabricating, Inc.案例[7]中，原告Elmer公司擁有USD 290,620專利（620專利）是一個三角形體的車頂招牌，下方有一個略大三角形各角以圓弧角修飾之底板，招牌縱向稜邊有細長三角形突肋，頂面中央有一小圓形凸出物。被告ICC公司指出，620專利與先前技藝（圖4左側）只有兩個差異處，（1）招牌縱向稜邊有細長三角形長突肋，（2）頂面中央有一圓形小凸物（圖4中間），這是620專利的新穎特徵，而被告產品（圖4右側）沒有這兩項特徵。

地方法院判定被告產品沒有侵害620專利。原告不服，上訴主張：620專利三角形招牌縱向稜邊的細長三角形突肋及頂面中央的圓形小凸物都是功能性設計，並非裝飾性特徵，並舉出第5,084,994號發明專利之說明書加以證明。CAFC不接受且說明：如果設計專利圖式中揭露的特徵屬於功能性，申請人應將那些特徵自圖式中刪除或省略；如未刪除或省略，在設計專利權利解讀中，專利權人不得主張該等特徵是功能性。

2011年，Curver Luxembourg（Curver）提出「家具之部分」的設計專利申請。USPTO發出核駁通知說明：設計專利的名稱必須指定特定物品（particular article），「家具之部分」的名稱是不明確、含糊的。2012年8月，申請人將設計名稱修正為「應用於椅子的花紋」，核准公告為USD 677,946專利（圖5左側，946專利）。

2017年，Curver控告Home Expressions公司所販售置物籃（圖5右側）侵害946專利[8]。地方法院認為，依據申請歷史禁反言原則（prosecution history estoppel），專利權人在修正設計名稱時已放棄「椅子」以外的所有製品，在專利侵權分析時，又要將原先放棄的部分重新取回（recapture）是不被允許的。

Curver不服，提起上訴。CAFC說明：權利主張用語可以限制設計專利的範圍，因為該用語提供唯一在圖中沒有出現的製品實例。申請歷史檔案表明，Curver修改了設計名稱、權利主張和圖式說明，以「應用於椅子的花紋」滿足設計專利中「製品」的要件。因此，946專利的範圍應受這些修正的限制。[9]

在Richardson案件[10]，原告Richardson的USD 507,167（圖6左側，167專利）是多功能羊角榔頭（stepclaw）。Richardson控告Stanley工具廠的Fubar工具（圖6右側）侵害167專利。地方法院分析167專利的功能性特徵與裝飾性特徵，說明：167專利包含裝飾性特徵與功能性特徵，只有非功能性的裝飾性設計特徵才能獲得設計專利的保護，羊角榔頭的把手（A）、錘頭（B）、鉗口（C）及鐵撬（D）都是基於功能性用途的考量，在一般觀察者檢測中判斷Fubar工具與167專利是否構成實質近似，應排除這些功能性特徵，Fubar工具並未侵害167專利。原告不服上訴。

CAFC肯定地方法院對於167專利權範圍的解讀，並說明：當設計專利包含功能性與非功能性特徵，法院在解釋設計專利權範圍時，要確定該專利所揭示的非功能性特徵。

在專利侵權實務上，Gorham的一般觀察者檢測，觀察比對的對象是產品的整體外觀設計，而不是設計中的某些設計特徵，長期以來，掌握著設計可專利性（有效性）的關鍵也是整體外觀設計，而不是產品設計的各個獨特元件或特徵。在Payless Shoesource案件[11]，CAFC認為，正確使用Gorham檢測必須將被告設計或產品與有專利之設計進行比較。

在KeyStone案例[12]中，KeyStone公司擁有USD 298,463的擋土牆磚（retaining wall block）設計專利，揭露兩個實施例（圖7左側，463專利）。KeyStone公司控告Westrock公司的擋土牆磚（圖7右側）侵害了463專利。初審法院認為，一般觀察者很容易地分辨出463專利與被告Westrock公司的擋土牆磚，並未構成實質相同。原告不服上訴。

CAFC說明：設計專利是以圖式所揭露的內容來定義專利權範圍，463專利應包含圖式所揭露的整個擋土牆磚，而不是只有擋土牆磚前端的錐凸面。436專利包含擋土牆磚的整體外觀設計，而不是僅有磚塊應用牆上所顯露在外面的部分，一般觀察者將整體設計予以觀察比對，會發現被告產品的整體外觀與436專利是可以區別的，兩者並不構成近似。

在Contessa案例[13]中，Contessa公司的USD 404,612專利是蝦盤擺飾設計（圖8，612專利），Contessa公司控告Conagra等公司的蝦盤產品侵害612專利，地方法院作出侵權成立的判決，被告不服提出上訴。CAFC駁回地方法院的判決並發回更審，說明：依612專利的圖式，除了盤面上蝦子的排列方式，還有Fig.4及Fig.5所揭露的盤子底部形狀，法院應將5張視圖所構成的整體設計及所揭露的所有裝飾性特徵與被告產品比對。

在Sun Hill案例[14]中，原告Sun Hill公司擁有USD 310,023專利（023專利）是萬聖節袋子的設計（圖9左側）。023專利的商業實施例是命名為「GUANT STUFF-A-PUMPKIN」的產品，以及023專利所揭露的一個底部樣式。023專利的先前技藝有Noteworthy公司的黃色塑膠萬聖節袋子（圖9右側）。

CAFC說明：地方法院將被告產品與原告的商業實施例比較，是法律上的錯誤。原告的商業實施例有許多特徵是023專利所沒有主張的，法院必須以023專利的權利範圍作為侵權比對的依據。

在Arc’Teryx案件[15]中，Arc’Teryx公司有一個夾克拉鏈的USD 513,715專利（圖10左側，715專利）。Arc’Teryx公司控告Westcomb公司的Mirage夾克拉鏈（圖10右側）侵害715專利。地方法院依據CAFC在Egyptian案件的決定，比對715專利與被告拉鏈留給一般觀察者的視覺印象。

法院說明：以戶外服裝的購買者做為一般觀察者，他們的觀察比一般消費者更敏銳。將715專利與被告夾克拉鏈及先前技藝一起比對，先前技藝包含：lowe Alpine的夾克（圖11左側）與德國40 18 356發明專利（圖11右側，DE 356專利）。715專利比較近似於lowe Alpine夾克的拉鏈，而被告產品拉鏈比較近似於DE 356專利，兩者所產生的視覺印象不同。

2006年，Pacific Coast Marine公司（Pacific Coast）提出海洋用擋風玻璃的設計專利申請，提交12張圖有7個實施例。USPTO審查人員將這些實施例分為五組群體[16]（圖12），要求分割。申請人修正時選擇有4個通風孔的第1實施例，2007年11月，核准公告USD 555,070專利（070專利），另將第3個實施例分割申請（USD 569,782）。

2011年，Pacific Coast控告Malibu公司的兩側錐形柱上有3個通風孔的擋風玻璃產品（圖13中間）侵害了070專利。法院認為，Pacific Coast在申請過程中已放棄被刪除的設計，被告設計是落在原始圖式與修正後圖式之間的範圍，且原告克服禁止反悔原則的推定。Pacific Coast不服上訴。

CAFC認為，在發明專利中確立申請歷史禁反言原則，防止專利權人在均等論中重新奪回已放棄的權利範圍。CAFC確認，禁反言原則可適用於設計專利。CAFC也說明，0-4孔的數值範圍概念並不適用於設計專利，設計專利主張的不是範圍（range），而是單獨請求的個別設計。而且申請人僅放棄了兩孔設計，而不是被告的三孔設計，禁反言原則並未禁止原告的侵權主張[17]。

不過，從圖13的比對圖看來，如果原告Pacific Coast主張「一般觀察者會認為，被告的三個矩形通風孔設計是模仿且近似於070專利的四個圓孔設計，而不是模仿已放棄的兩個矩形通風孔設計」，陪審團應該很難發現這個侵權主張。

設計專利之侵權比對係以「整體觀察、綜合判斷」的方式進行，不能僅因系爭產品與系爭專利具有共通的基本構成或具有共同的各個設計特徵，即認定二者之外觀近似。綜合判斷時，重點在於二者的差異特徵是否足以影響系爭產品的整體視覺印象。

原告許紹賢獲准TWD 153251號「起子頭」設計專利（251專利），發現被告程岱公司的起子頭產品（系爭產品）的技術特徵、結構配置與251專利之技術內容相同，提起侵權訴訟。一審法院判決系爭產品並未侵害251專利。原告不服，提起上訴[18]。

上訴法院分析出二者的共同特徵與差異特徵，共同特徵（圖14）為a：整體形狀概呈兩節柱狀。b：工作端設有6個螺紋區段，各螺紋區段之間設有斜向內凹之凹槽。c：工作端之端部形成六芒星形之斷面，且工作端之底部到頭部為由寬至窄之設計。主要差異特徵（圖15）有d：251專利工作端之螺紋區段由工作端頂部向下延伸至凹槽中段部分；系爭產品之螺紋區段向下延伸超越凹槽底端，並於工作端下半部形成一環狀區段。e：251專利之工作端長，受力端則相對較短；系爭產品之工作端短，受力端較長[19]。

上訴法院認為：普通消費者選購起子頭產品時，將觀察到受力端與工作端之起子頭的整體形狀，故整體外觀自會影響消費者整體之視覺印象，再者，251專利之圖式已明確揭露起子頭整體，並未排除受力端部分之權利範圍主張，故251專利之專利權範圍及於工作端與受力端所構成之起子頭整體，比對系爭產品與251專利，不應排除受力端之部分。

美國的Lanard Toys, Ltd. v. Dolgencorp LLC案件中，原告Lanard的USD 671,167（簡稱167專利）是關於粉筆握持器（Chalk Holder）的設計專利，Lanard認為被告的粉筆握持器產品侵害其167專利，向地方法院提出侵權訴訟。被告是以原告產品為參考樣品，設計並銷售一款粉筆握持器玩具（被告產品），兩個設計都有一般鉛筆的外觀。地方法院先依據167專利的圖式分析功能性及裝飾性特徵，再比較167專利與先前技藝間的差異，釐清保護範圍，並進行167專利與被告產品的比較及侵權判斷。最後，地院判決不侵權。Lanard不服提起上訴，主張地方法院在侵權分析中犯了3個錯誤。首先，法院在專利權範圍解讀中刪除功能性元件及習知特徵。其次，在侵權分析中進行逐一元素比較，而不是比較167專利及Ja-Ru產品的整體設計。第三，法院使用已廢棄的「新穎特徵」檢測來評估侵權。

CAFC說明：地方法院依據167專利的5張圖式進行解讀，考慮了設計的功能性特徵以及整個書寫用具的功能目的，其中有（1）圓錐形件、（2）六角形細長體、（3）圓形環套、（4）橡皮擦等功能性元件，基於書寫用具功能目的考量之特徵：（a）該設計的整體厚度和（b）在錐形端圓形開口（圖16綠色），法院也分析了這些元件的裝飾性特徵。在考慮167專利的功能性特徵及審查人員提供的先前技藝參考文獻後，法院認為：167專利的整體外觀與先前技藝設計的差異，僅在其各種元素彼此之間的精確比例，環套尺寸和裝飾環槽，以及圓錐尖端的形狀與特定尺寸（圖16）。關於權利範圍的解釋，法院區分167專利的裝飾性特徵和功能性特徵，這是很有幫助的。審判法院對於設計專利保護範圍的解讀並無錯誤。

CAFC首先確定設計專利侵權的二步檢測法：（1）解釋請求項以決定其意義及範圍；（2）比較被告設計與解釋後專利範圍[21]。在比較時，應以一般觀察者（粉筆握持器購買者）的觀點，給予通常的注意力，觀察兩設計是否實質相同。侵權檢測是將「被告設計與167專利進行比較，而不是與商業實施方式進行比較」，Lanard的商業實施例中有167專利未曾請求的特徵[22]（顏色），純功能性特徵或先前技藝的習知特徵（圖16），因此，它們不能作為設計專利侵權分析比較的有效依據。

CAFC說明：我們不同意Lanard關於「新穎特徵」的主張。實際上，一般觀察者被認為是有先前技藝認知的背景，觀察167專利與被告產品之間的差異。依據先前技藝觀察167專利與被告產品之間的差異時，會使一般觀察者注意167專利與先前技藝之間的差異處。當167專利與先前技藝設計接近時，被告產品與167專利之間的細微差異，對於一般觀察者而言會很重要。

CAFC隨後說明，設計專利侵權的「一般觀察者」檢測，是要求事實發現者「比較整體設計的相似性，而不是各個裝飾性特徵的相似性」。根據「一般觀察者」檢測，法院必須考慮每一元素上的裝飾性特徵，並分析它們如何影響一般觀察者對整體設計的理解。法院重新考量裝飾性差異對整體設計的影響，並得出結論「167專利和被告產品之間的差異很明顯」，因此，沒有一般觀察者會相信被告產品與167專利的設計實質相同。

圖17：原告167專利及商業實施例、著作權影像與被告產品的比對

CAFC說明，地院將167專利與被告產品並列觀察，兩者有一個較廣的設計概念。然而，地院認為，兩個設計近似之處是源自於功能性特徵或習知設計。一般觀察者會將注意力放在167專利與習知設計相異之新穎特徵，而那些不同特徵使得167專利與被告產品之間的差異更明顯（圖17）。最後，CAFC確認了地方法院的不侵權判斷。

台灣專利法第127條第1項規定，同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。第128條第1項規定，相同或近似之設計有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予設計專利。第2項後段規定，其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予設計專利。第4項規定，只有衍生設計不受先申請原則之限制。

2012年10月，福特環球公司提出第101306201號及第101306202 號（圖18）的車頭燈設計專利申請，都主張德國402012100340.2的優先權。審查人員認為：兩件設計的差異僅在燈體內部下段左側小梯形區域之配置與修飾，整體造形予人之視覺印象相近似，應擇一為獨立之母案，另一案應申請為衍生設計。2013年9月，申請人將第101306202號申請案改請為第101306201號的衍生設計（圖18右側）。

2018年7月，福特環球公司提出第107303745號的車尾燈設計專利申請案，審查人員認為，申請案圖式中揭露三個不同之設計內容，要求分割。申請人將其中兩個設計分割出2個單獨申請的設計專利。然而，這3個設計的基本設計及外觀輪廓是近似的，差異點是燈區的分割配置及表面上的凹凸配置不一樣（圖19）。這3個設計之間的不近似設計主張，會限縮這些設計在侵權分析的近似範圍。

原設計與衍生設計在核准公告時已認定為近似之設計，專利權近似範圍解讀的重點在於原設計與衍生設計之間的共同特徵。相反的，申請人將近似設計各自單獨的不近似認定，設計之間的共同特徵就變得不重要，重要的是其間的差異點是否會產生不同的整體視覺印象。換言之，申請人將近似設計分割或單獨申請設計專利，並非衍生設計，設計之間不近似設計主張會限縮這些設計的近似範圍（如圖20）。應注意的是，依據專利權人在申請時的不近似主張，如果其間的差異能產生不同的整體視覺印象，就不是近似設計，不會構成侵權。

由前述的案例分析可得知，廠商要對有設計專利保護的產品進行迴避設計，要先解讀設計專利權範圍，同時區分功能性及非功能性特徵，檢視申請過程歷史檔案找出相關的先前技藝，尋找權利範圍的缺口，再檢索專利資料庫找出相關申請案或分割案，分析出同類產品設計的共同設計特徵或習知特徵，藉以縮小專利的保護範圍，進一步列出產品中可作改變或可置換的元件或特徵，分析迴避設計之可能性及發展原則，設計人員根據該迴避原則設計出可產生不同整體視覺印象的設計，再評估迴避設計能否實質不近似，如此應可避免專利侵權的法律風險。

美國海關與專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals）是聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的前身。
參照In re Laverne, 356 F.2d 1003, 53 CCPA 1158 (1966)。
參見Whiteman Saddle, 148 U.S. at 675-682（1893）。
參見Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F.3d 1277, 1286 (Fed.Cir.2002).。
參見Gorham Co. v. White, 14 Wall. 511, 81 U.S. 511, 528, 20 L.Ed. 731 (1871)。
參照OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405 (Fed.Cir.1997)。
參照Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417, 1420,（Fed. Cir. 1995）。
參見CURVER LUXEMBOURG, SARL v. HOME EXPRESSIONS INC., No. 2:2017cv04079 - Document 17 (D.N.J. 2018。
參見Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., No. 2018-2214 (Fed. Cir. Sept. 12, 2019)。
參見Richardson v. Stanley Works, Inc., No. 2009-1354 (Fed. Cir., Mar. 9, 2010)。
參照Payless Shoesource, Inc. v. Reebok In!'l, Ltd., 998 F.2d 985,990 (Fed. Cir. 1993)。
參見KeyStone Retaining Wall System Inc. v. Westrock Inc., No.92-1265,（Fed. Cir. 1993）。
參照Contessa Foods Products Inc. v. Conagra Inc., 62 USPQ2d 1065 (Fed. Cir. 2002)。
參見Sun Hill Industrial Inc v. Easter Unlimited Inc., 48 F.3d 1193; 33 U.S.P.Q.2D (BNA) 1925（CAFC 1995）。
參見Arc'Teryx Equip., Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc., 2:07-cv-59 (D. Utah Nov. 4, 2008)。
USPTO審查人員將7個實施例區分為5組不同的群組，第1組：第1實施例，第2組：第2及第7實施例，第3組：第3實施例，第4組：第4實施例，第5組：第5及第6實施例。
參見Pacific Coast Marine Windshields, Ltd. v. Malibu Boats, LLC (Fed. Cir. 2014)。
參見我國智財法院105年度民專訴字第67號民事判決。
參見我國智財法院106年度民專上字第19號民事判決。
圖14及圖15的比對圖來源自我國智財法院106年度民專上字第19號民事判決的附圖。
參見Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 1577 (Fed. Cir. 1995)。
參見Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l, Ltd., 998 F.2d 985, 990 (Fed. Cir. 1993); see also High Point Design LLC v. Buyer's Direct, Inc., 621 F. App'x 632, 642 (Fed. Cir. 2015)。