自從Ford公司向美國國際貿易委員會（ITC）提起設計專利侵權調查 後，使用設計專利防止碰撞零件的售後市場競爭已形成一種趨勢。本文介紹非OEM零件在美國使用的背景，解析State Farm效應及非OEM零件在AM市場的作用，說明近年原廠利用設計專利消除售後零件市場競爭的狀況，再討論獨立製造商尋求開放AM市場的可能性及應對方式。

※本文摘錄自[美國非OEM碰撞零件售後市場的歷史背景和現況]

圖片來源 : shutterstock、達志影像

根據美國保險業者聯盟（AAI）委託進行的1999年研究，原廠製造一輛價值25,000美元的汽車，將會帶動約100,000美元的維修市場。在維修事故中損壞的車輛時，保險公司認為要更換OEM零件增加的維修成本可能幾近於汽車總價，那不如買輛新車[1]。在有些情況下，使用類似的副廠零件，亦即非OEM碰撞零件，會顯著地降低維修成本，並有助於降低汽車保險費。保險公司主張，如果沒有可行且允許使用非OEM更換零件的市場，那麼汽車製造商將壟斷更換零件行業，開放AM（售後）市場才是符合消費者及保險公司的最大利益。

State Farm案件之後，汽車原廠希望透過立法保護單一碰撞零件，但無法實現，他們嘗試一種新策略，以設計專利保護碰撞零件的外觀，阻止獨立製造商製造、販賣碰撞零件。

什麼是AM市場的碰撞零件？

碰撞零件通常是安裝在汽車外部的鈑金件（如圖1）、或塑料零件（如圖2）以及車燈（如圖3）[2]等，不包括機械零件，例如：電池，過濾器，消音器，減震器和發動機零件。「AM市場零件」通常是指汽車外部的鈑金件、塑料零件，以及前後車燈等更換零件。「獨立製造商」是指零件的原始製造商以外的製造商，亦稱非OEM廠商或副廠。

圖1 碰撞零件之鈑金件

圖2 碰撞零件之塑料件

圖3 碰撞零件之車燈類產品

通常可用於修復受損車輛的碰撞零件有三種來源：

1. 原始設備製造（OEM）零件是由原始汽車製造商所製造的全新零件。
2. 非原始設備製造（Non-OEM）零件，也稱為售後市場碰撞的零件，是由獨立製造商生產的替換零件，並以比原始設備製造商便宜的價格出售。
3. 用過的，救回的，翻新的或再生的二手零件從打撈公司和垃圾場購買。它們通常僅用於提供較低保費的特殊保險單，以換取保險公司使用最低價格的碰撞零件維修車輛的權利。垃圾場零件大部分都是OEM零件（如圖4）。

在過去的幾年中，使用從垃圾場打撈的回收零件之做法受到了很多關注。在State of West Virginia v. Liberty Mut. Ins. Co.案件中[3]，西維吉尼亞州總檢察長（Attorney General）起訴Liberty Mutual公司，因為在未經車主書面同意的情況下，在汽車維修時要求使用二手回收的碰撞零件。初審法院命令Liberty Mutual停止使用從垃圾場打撈的回收零件來修理新車，法院認定這些行為違反了「西維吉尼亞州的汽車碰撞部件法[4]」。

圖4 用過的、打撈的、翻新的或再生的汽車維修零件

非OEM替換零件業者的發展背景

在1970年代初期，一些公司在環太平洋地區製造相似的零件，並以OEM零件成本一小部分的價格來出售。不過，這些早期的非OEM零件品質參差不齊，必須進行大量的裝配工作才能安裝。因此，直到1970年代後期，汽車維修廠主要還是使用OEM零件進行維修。

隨著製造技術的普及和廉價化，獨立製造商開始以更低的成本製造及出售汽車替換零件，促使OEM零件的價格平均下降了30%。同時，汽車製造商進行了大規模的公關和法律活動，對外聲稱非OEM零件不安全、且品質低劣，他們將非OEM零件稱為「仿製零件（imitation parts）」，勸告車主不要使用。汽車製造商又對外聲稱，獨立研究已證明非OEM維修零件的品質較低，而且只有OEM替換零件的設計才符合所定義的品質、安全性和外觀規格。

非OEM替換零件的品質和CAPA認證

消費者報告（Consumer Reports）的一項研究確定，非OEM零件品質較差，且生鏽速度比OEM零件快。Ford公司的另一項研究得出結論，非OEM零件的品質都不盡相同。如果在汽車維修中取代OEM零組件，該零件會在隨後的碰撞中會造成更大的損害，從而使無辜的經銷商陷入保險公司、汽車製造商、州政府和消費者權益保護者之間的持續爭論中。不過，由保險業和保險協會贊助的其他三項研究中確定，非OEM零件的品質並不會影響車輛安全。

汽車認證零件協會（CAPA）是一家獨立、公正、非營利、完全透明的，且對結果沒有既定利益的組織。CAPA為了確定碰撞零件的品質，檢查製造商的工廠、設備、製造過程以及最終產品。如果檢查的零件在外觀、裝配、材料組成和機械性能方面與新的OEM零件相同，則非OEM零件將獲得CAPA認證。CAPA品質封印證明替換零件已通過CAPA認證標準（如圖5）[5]，提供了獨立、客觀的品質保證，可以像原始零件一樣安裝、執行和使用，無需再測試。

圖5 通過CAPA認證零件類型的CAPA密封件的位置

Avery v. State Farm案件

2005年，伊利諾州最高法院在Avery v. State Farm案件的裁定[6]引發了批評。原告向州法院提起集體訴訟，主張State Farm保險公司使用非OEM零件的做法，違反了伊利諾州的消費者保護法[7]，並構成了不實陳述和欺詐行為。儘管不能將所有State Farm政策解釋為要求使用OEM零件，但陪審團裁定State Farm承擔賠償責任，並判給原告4.45億美元的賠償和7.3億美元的懲罰性賠償。在上訴中，最高法院推翻了判決，同意State Farm的看法。該決定意味著，至少在伊利諾州，保險法規認可使用相同種類和品質，價格具有競爭性的汽車維修零件。這個決定使得保險公司和非OEM零件製造商大膽使用非OEM零件。

State Farm案件之後，保險公司進行的補救措施為：(1)公開聲明非OEM產品的使用，(2)提高及確保非OEM產品的品質，(3)與維修廠及消費者之間利益的回饋，(4)修改保險契約內容，將契約中的「恢復原狀」改為「恢復原有功能」或採用差別保險費率，(5)與維修廠達成默契，並鼓勵及教育消費者接受品質優良的非OEM產品。目前，美國有37州要求保險公司公開聲明非OEM產品的使用，讓投保者明確了解他們的權益。

State Farm之效應

State Farm案件之後，許多美國主要保險公司停止使用非OEM零件，這使整體非OEM 市場影響很大。不過，還有多家美國保險公司[8]聲明仍持續使用非OEM零件，他們認為，近年來非OEM零件品質與OEM產品不相上下，加上非OEM產品的價格優勢可降低投保人的保費，但若投保人拒絕非OEM產品的使用，保險公司也會提供OEM產品。由此可見，非OEM產品的使用與保險公司及消費者態度有極大的密切關係。

OEM背書（OEM Endorsement）

許多保險公司都提供了「OEM背書」，或者允許被保險人選擇OEM零件承保。OEM背書可確保不使用非OEM碰撞零件來修理車輛。通常，保單持有人必須具有全面的和/或衝突的覆蓋範圍才能添加此選項。為了獲得OEM零件認可，通常汽車要滿足以下條件：(1)必須同時涵蓋全面和碰撞範圍；(2)必須是汽車、皮卡或廂型車；和(3)必須是10年以下車齡。

State Farm公司有一個稱為「選擇服務程序」的程序。藉由要求修理廠寫出帶有OEM零件的完整估價，它可以為投保人提供需要維修的選擇。然後，使用稱為Parts Trader的軟體通過非OEM零件來增加估算值，該軟體會自動將非OEM零件納入投標。

非OEM零件的爭議

維修廠之所以喜歡OEM零件，是因為它們完美契合並且不需要翻新或調整。不過，維修廠通常沒有OEM零件庫存，因此必須訂購，這會延長維修時間。另一方面，保險公司喜歡非OEM零件，因為OEM零件更昂貴，他們通常僅在沒有其他可用零件時才使用OEM零件。車主/被保險人被夾在中間，有些人喜歡OEM零件，而另一些人則更喜歡非OEM零件，尤其是那些需要親自維修的人。

成本

儘管通過了CAPA認證，非OEM零件的價格都比OEM零件便宜得多。汽車製造商和反對使用非OEM碰撞零件的人認為，通用零件的成本差價很快就由零件的品質低劣和對汽車轉售價值的負面影響所彌補。但是，保險公司認為，較低的維修成本會降低保單持有人的保費，如果不使用非OEM零件，那麼OEM零件的高成本將會大大增加保險費用。

安全性

通常，保險公司認為，售後零件僅是車體外觀裝飾品，不會影響車輛的安全性。不過，汽車製造商則認為，非OEM零件無法以相同的方式配合或密合，可能會造成行駛上的不安全。關於非OEM零件的安全性尚無明確結論。但是，許多非OEM產品通過CAPA認證，而且，從公路安全保險協會（IIHS）的研究[9]可以發現，非OEM零件不會影響車輛的安全性。

保證（Warranty）

對於非OEM零件的使用，保證一直是爭議中的重要部分。不過，使用非OEM零件會使汽車製造商的保證無效的想法已經浮出水面，但這說法是完全錯誤的。問題在於使用非OEM零件是否會影響整車的保證。反對使用非OEM零件的人認為，使用非OEM零件修理損壞的車輛會使製造商的保證無效，這個論點是沒有道理的。

聯邦MMWA（The federal Magnuson-Moss Warranty Act）規定，任何擔保人可規定保證的持續有效性，僅限於使用授權的維修服務和/或授權的替換零件進行非保證服務和維護。MMWA可防止製造商基於維修期間使用售後市場非OEM零件或回收的原始OEM零件而使保證作廢或無效。其目的是提高消費者可獲得的信息的充分性，防止欺騙，並改善消費者產品營銷中的競爭。

汽車製造廠以設計專利保護碰撞零件的外觀

2006年，汽車製造商轉向以設計專利的保護，能有效消除碰撞維修零件的競爭。設計專利是對於裝飾性之外觀設計，提供14年的保護[10]。在此之前，製造商僅對汽車模型的整體外觀申請設計專利，防止其他製造商侵權，而不是在售後市場中禁止他人製造或銷售汽車零件。2005年12月，Ford公司向ITC請求設計專利侵權調查，主張核發全面性排除命令（General Exclusion Order），2007年6月，ITC裁定允許Ford的請求，核發全面性排除命令。2008年起，其他汽車製造廠開始在美國申請設計專利來保護汽車外觀上可替換的碰撞零件。

2008年至今，美系汽車廠商Ford公司獲准1,293件的設計專利，其中有193件的車燈設計；GM公司獲准750件的設計專利，其中包括168件的車燈設計（如圖6），Chrysler公司獲准64件的設計專利。日系車廠Toyota公司獲准601件的設計專利、Honda公司取得671件的設計專利（如圖7）；Nissan公司取得329件的設計專利；Subaru公司也有413件的設計專利。

圖6 GM公司的汽車零件設計專利

圖7 Honda公司的汽車零件設計專利

歐系車廠BMW獲准846件汽車零件的設計專利，包括94件車燈設計；Daimler公司取得544件汽車零件的設計專利（如圖8），其中有119件的車燈設計；這幾年Jaguar也大量申請外觀的設計專利，獲准608件汽車零件的設計專利，其中有72件的車燈設計；Volvo獲准164件汽車零件的設計專利；AUDI也有168件汽車零件的設計專利。韓系車廠Hyundai公司獲准288件汽車零件的設計專利，其中有173件的車燈設計（如圖9）；Kia公司也有168件汽車零件的設計專利。

圖8 Daimler公司的汽車零件設計專利

圖9 Hyundai公司的汽車零件設計專利

獨立零件製造商尋求開放AM市場及自救的方法

Ford公司控告LKQ公司進口的汽車零件侵害其設計專利權，請求ITC進行設計專利侵權調查。最終，Chrysler公司與Ford公司都跟LKQ達成和解，不過設計專利的問題仍然嚴重。因此，售後市場零件製造商及希望購買低價產品的保險公司一再向美國國會求助，希望能從這些零件的設計專利法律規範中尋求一些例外排除之規定，例如：歐盟設計法的維修免責條款。

美國財產意外保險商協會（PCI）強調研究在汽車維修零件市場中如何能給予消費者最好的保護之必要性，並提醒立法者汽車廠商試圖取得設計專利以達成壟斷汽車售後維修零件的市場。美國汽車售後零件製造商、供應商與保險業者大力推動「維修免責」之例外，希望能在專利法有關設計專利權中增設汽車零件的維修免責條款，一方面仍能保障專利權人之權利，另一方面亦能兼顧消費者的權益及維護售後市場的競爭。

不過，立法程序漫長且有很多不確定的變數，獨立製造商應該尋找自救的方法，例如：專利授權、善用IPR或GPR的程序提出專利權無效複審、或是解析設計專利的保護範圍、尋找迴避的空間製作迴避設計。

美國專利法修正之零件法案（PARTS Act）

2008年3月，美國國會Lofgren眾議員提出增訂設計專利維修免責條款之H.R.5638專利法修正草案，但未能進入表決以致無疾而終。2009年6月，提出H.R.3059第111屆國會版本的專利法修正草案，擬於專利法第271條中創建一個例外，「以維修恢復原有外觀之目的而製造、使用、販賣之要約、販賣或基於上述目的而進口物品之行為，不構成設計專利之侵權」[11]，這草案亦未能進入表決。2012年8月，在第112屆國會提出H.R.3889的零件法案（PARTS Act），擬於專利法第271條中創建一個例外規定[12]，未能成功進入表決。

2013年4月，國會議員Zoe Lofgren（D-CA）和國會議員Darryl Issa（R-CA）重新推出「促進汽車維修、貿易和銷售法案（PARTS法案）」的H.R. 1663法案[13]，這法案在專利法第271條增加增設（j）(1)款，關於設計專利權效力所不及（原始汽車外觀的零件）之例外情形及適用條件，另在（j）(1)(b)款，擬將設計專利中汽車零件設計權的執法限制為「在任何國家首次向公眾出售該零件做為汽車的一部分起30個月內」。不過，受到各大汽車原廠的大力阻撓，未能進入表決。2015年的H.R. 1057[14]零件法案，原則上維持H.R. 1663版法案的內容，亦未能進入表決。

2017年4月，眾議員Darrell Issa連同其他5位眾議員提出H.R.1879的零件法案[15]，該法案在美國專利法第271條增訂汽車零組件設計專利維修免責規定，新增（j）項明文規定，僅針對汽車外觀的維修利用設計專利予以豁免。不過，第115屆國會會期結束時，該法案還是未能通過。

專利授權

專利授權是指經專利權人同意讓其專有排他的專利權利授予被授權人實施，以進行製造、販賣與使用。因此，取得專利權人授權的製造、販賣與使用行為都不會構成專利侵害。

2008年起，GM公司取得750件汽車零組件的設計專利，在該公司GENUINE PARTS的網頁上公布有設計專利保護的零組件產品，GM在列表上寫著：這些GM碰撞零件受到美國設計專利的保護，如未經許可的製造、使用和/或銷售，可能會侵害GM的設計專利權。2020年4月，公布了62頁的零件編號列表[16]，其中第五欄列出與零件標號相關的設計專利公告號，第六欄打「x」的部分表示GM有排他權，亦即這項設計專利並未授權。經過分析，那些未授權的零件都是還沒超過3年的車款所用的零組件。由此可知，那些超過3年以上車款所使用的碰撞零件，原廠是有可能同意授權製造、銷售。

提出設計專利無效的IPR或PGR程序

在專利侵權訴訟中，無論被控侵權產品是否落入專利權範圍，被控侵權人常會提出專利無效來抗辯。通常，獨立零件廠商極盡所能找尋相關的先前技藝、或是新車發表前公開、或在公路上試跑的相關資料，向USPTO提出IPR或GPR程序，因為原廠零件的設計專利違反專利法之規定，請求宣告專利權無效。

2019年，GM要求CCC將其平台上多項LKQ銷售已侵害GM的設計專利的零組件，從清單中刪除並停止出售。2019年10月，LKQ向專利審判和上訴委員會（PTAB）提出關於GM設計專利的當事人間審查請求（Inter Partes Review, IPR），提供證據證明這些設計專利違反美國專利法第102條及第103條之規定。2020年2月7日，LKQ又向PTAB提出與GM設計專利相關的3件IPR以及5件PGR請求。

迴避設計

專利迴避設計是被認為一種合法競爭行為，其目的是避免侵害某一特定專利之權利範圍。通常，應先檢索相關的先前技藝，再解析專利權範圍之內容，找出同時或是先後申請的相關申請案以及同類產品的共同設計特徵（如圖10），分析出該產品設計不可變動或必須匹配或配合的部分，以及可置換、或修改之部分或元件或配置等迴避空間，對有專利保護的產品做出相應可迴避之修改或修飾。

以汽車碰撞零件為例，汽車車燈或散熱格柵與汽車外觀鈑金所預留配合的孔洞大小及位置是必須相匹配的，這是不可變動的部分。然而，車燈內部燈具之配置、透光罩的表面紋路修飾、內部反光罩之分割配置、燈體隱藏在鈑金內的外觀形狀與表面配置都是可以做造形變化的；散熱格柵外框框邊表面弧度之變化、內部格柵的分布與配置、橫向條肋和縱向分割肋本身的凹凸起伏之修飾，或以先前技藝作為改變或修飾的參考資料（如圖11），或是擷取先前技藝的部分設計特徵進行修飾，較大的改變或修飾得以避開設計專利的保護範圍。

圖10 Daimler公司的車輛尾燈設計專利

圖11 BMW公司的散熱格柵設計專利

結論

到現在，台灣汽車零組件出口物件主要仍是美國，並且一直維持著美國市場40%左右的市占率。其實，台灣的汽車零件製造商不一定都得製造OEM零件，非OEM零件的獨立製造商想要在AM市場佔有一席之地，要想辦法自救，思考的是如何利用專利制度中的IPR或PGR程序去打擊原廠零件的設計專利的有效性，以戰逼和的方式請求原廠的專利授權。

另一方面，可利用檢索的先前技藝或是原廠碰撞零件先後的設計專利申請案，去解析專利權的保護範圍或限縮專利權範圍，預備在將來在侵權訴訟中可善加利用。另外，如果獨立製造商有相當的開發能力，就可以找熟悉且精通設計專利的專利事務所或代理人，幫忙解析設計專利的保護範圍，找尋可迴避的設計空間，研究設計出足以不會落入保護範圍的迴避設計。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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