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在智慧財產權領域，商品外觀理論上可同時受到多種保護，但實際適用結果仍因各國法律規定而有所不同。本篇以2020年5月Lanard Toys Ltd.的上訴案為例，介紹美國法院如何看待設計專利、著作權、商業外觀、不正競爭法等保護機制的運用。

本案[1]上訴人Lanard生產及銷售具有鉛筆外觀的玩具粉筆夾產品「Lanard Chalk Pencil」，不僅獲准設計專利D671167（後稱「D167專利」），同時取得著作權註冊Reg. VA 1-794-458（後稱「458著作權」）。

Lanard自2011年及2012年起，分別向Dolgencorp及Toys “R” Us（後稱「TRU」）銷售該粉筆夾，且所有產品均註明受著作權與專利保護。2012年，另一家廠商Ja-Ru在參考Lanard產品後，同樣設計出外觀類似鉛筆的玩具粉筆夾，而Dolgencorp與TRU則約在2013年下半年，停止向Lanard進貨並改為銷售Ja-Ru產品。

由此緣故，Lanard於2014年控告Dolgencorp、TRU及Ja-Ru侵權，經地方法院以簡易判決認定不構成侵權後，續向聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提起上訴。

Lanard的主張包括四大訴因，亦即(1)設計專利侵權；(2)著作權侵權；(3)商業外觀侵權；(4)違反聯邦及州的不正競爭相關規範。巡迴法院逐一分析後，最終認定前審判決並無違誤，故駁回上訴。

判斷設計專利是否受到侵害時，必須透過下列兩階段評估，這也是本案的爭執重點：

Lanard質疑前審法院以功能性及欠缺新穎性為由排除部分設計特徵，導致保護範圍解釋有誤。巡迴法院表示，根據判決先例，設計專利的保護範圍通常如圖式所示，而當設計包含功能性及裝飾性特徵，區辨兩者確實有助於解釋：前審法院不但整體性地考量圓錐形部件、長型筆桿、金屬環、橡皮擦、圓錐形末端環狀開口、書寫工具之用途、設計之一般厚度等特點的功能性，也詳盡檢視各個功能元素的裝飾性，包括橡皮擦的圓柱形狀、金屬環的溝槽外觀、圓錐部件的光滑表面與細長錐形，以及這些特徵之間的具體比例大小。

另一項有助於解釋保護範圍的原則是，找出與系爭侵權設計及先前技藝相關的特徵。前審法院參酌審查官所參考以及被上訴人所提交的眾多先前技藝（皆是涉及鉛筆形狀與設計）後，指出D167專利與先前技藝的差異點僅在於，各個特徵的精準比例、金屬環的裝飾方式及尺寸、圓錐形末端的特殊尺寸及形狀等處。也因此，前審法院明確拒絕Lanard主張在解釋保護範圍時考量「設計的粉筆夾功能」，表示不宜從此點觀察與先前技藝的差異。

綜合上述，巡迴法院認為前審顯然已充分檢視各項特徵並正確解讀D167專利的保護範圍，同時指明其裝飾性特徵及新穎特徵。

判斷是否侵害設計專利時，必須透過普通觀察者測試：亦即，判斷主體施以購買者通常之注意，如因兩者設計的相似程度，導致判斷主體錯誤購買非其本意的產品時，兩者設計便屬於實質上相同。

前審法院將D167專利與Ja-Ru產品並排觀察後，發現兩者共享類似的設計概念，皆是類似於2號鉛筆的粉筆夾，不過，由於設計相似處屬於功能性或在先前技藝中普遍可見，普通觀察者自然會注意到D167專利與先前技藝不同之處，進而察覺D167專利與Ja-Ru產品兩者的差異顯而易見，因此並不構成侵權。

儘管如此，Lanard質疑前審法院並未針對整體設計進行比對，而是逐一比對個別特徵（element-by-element comparison）。巡迴法院提出兩點回應：

綜合上述，巡迴法院認為從普通觀察者的角度，應不致以為D167專利與Ja-Ru產品實質上相同，因此前審判斷並無違誤。

針對Lanard質疑前審法院在侵權分析時採用新穎特徵測試（“point of novelty” test）此點，巡迴法院表示，Egyptian Goddess案確實已拒絕以該測試作為侵權判斷的獨立基準，然而，並未質疑根據先前技藝來檢視兩者設計的重要性，尤其是受保護專利與先前技藝頗為相似時，其與系爭侵權設計之間的微小差異對於普通觀察者而言即屬重要。

再者，巡迴法院不否認前審為解釋保護範圍時，的確透過先前技藝找出D167專利的新穎特徵，但在判斷侵權與否時，已將這些特徵視為吸引普通觀察者注意的重點，進而推論普通觀察者會如何看待整體設計；因此，Lanard的質疑並無道理。

此外，巡迴法院特別指出，Lanard刻意在侵權分析時強調Lanard產品與Ja-Ru產品兩者的相似性，但根據判決先例，與系爭侵權設計比對的是受保護專利之設計，而非其商業實施例（commercial embodiment）；況且，Lanard產品實際上具有D167專利所無的特徵，部分屬於純功能性，部分則曾出現在先前技藝，皆是不受專利保護的特徵，自然無法作為兩者設計比對的有效根據。

主張侵害著作權時，必須證明(1)有效著作權之所有權人；(2)抄襲原創著作的構成要素。地方法院認為，Lanard其實並未取得有效的著作權，換言之，對造並未侵害任何受著作權保護之創作或其要素。巡迴法院予以贊同，其理由大致分為下列兩大點：

正如前審所言，Lanard產品屬於實用性物品[2]，功用在於「放置並夾住粉筆以方便書寫或繪畫」。惟根據著作權法規定，實用性物品必須通過分離檢驗法則（separability test）[3]，亦即物品特徵必須充分地與物品之實用性相分離，方能獲得著作權保護；前審法院對此表示，產品的鉛筆設計不單是為包住粉筆或偽裝成粉筆夾，其本身便是粉筆夾，若將該鉛筆設計視為雕塑著作，只不過是複製粉筆夾而已，因此，458著作權實屬無效。

Lanard辯稱，458著作權是卡通風格的2號鉛筆設計，在粉筆夾功能之外可獨立視為雕塑著作，且可能運用在其他媒介。儘管如此，巡迴法院認為，實用性物品整體不能受著作權保護，無論有多少贅飾或美觀的組成部分亦同；Lanard既然無法指出458著作權包含哪些可獨立於粉筆夾功能之外的設計特徵（該特徵不能是實用性物品本身），綜合Lanard在前審法院及巡迴法院的爭辯內容觀察，其主張該著作權僅是為粉筆夾的尺寸及形狀尋求保護而已。

巡迴法院指出，根據458著作權之首圖所示，產品上不僅有「Chalk Pencil」字樣，且著作名稱為「鉛筆/粉筆夾」，綜合Lanard的種種辯詞觀察，Lanard等同於針對「仿鉛筆外型粉筆夾」此一概念的所有表達形式主張保護，實則違反著作權法第102條的概念/表達二分原則[4]。

主張侵害商業外觀時，必須證明：(1)兩者商業外觀相似而有混淆之虞；(2)商業外觀特徵非主要屬於功能性（primarily non-functional）；(3)商業外觀具備後天識別性。地方法院認為，有關後天識別性的證據嚴重不足，自然無法認定侵害商業外觀。

Lanard對此提出兩點質疑：(1)地方法院誤將判斷主體窄化至「最終消費者」，實際上應包括Landard努力行銷的批發商及零售商；(2)由於Lanard已在市場上售出大量且獨一無二的仿鉛筆外型粉筆夾，「批發商及零售商是否認為Lanard產品與製造商Lanard之間有所關聯」此點，已足以成為應受審判（trialable）的爭點。

巡迴法院贊同前審所言，認為Lanard僅是主張產品銷量極大，姑且不論應以何者消費者作為判斷主體，Landard確實未提出充分證據說明，消費大眾看見其產品時，聯想到的是背後製造商Landard而非產品本身，亦即未通過主要意義判斷（primary sig- nificance test），因此前審認定並無疑義。

巡迴法院認為，既然Lanard主張的不正競爭係以侵權案件成立為前提，前審所為之不侵權認定又無違誤，其認定不構成不正競爭的結論自屬正確。

普羅大眾對於Lanard在本案的權利主張均遭到駁回，或許會感到不解，畢竟就事實觀察，Ja-Ru產品設計的確參考/模仿自Lanard產品。但從法律角度來看，結果並不意外：例如，舉證不足往往是敗訴的主因，這導致Lanard無法主張商業外觀保護；又如，Lanard的著作權雖曾註冊，終因不符合法律要件（美國特有的可分離性）而歸於無效，此要件縱然存在不少爭議，但目前而言還是難以翻盤。

Lanard Toys Ltd., v. Dolgencorp LLC, JA-RU, Inc., Toys “R” US-Delaware, Inc., Case No. 2019-1781 (Fed. Cir. May 14, 2020).
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