汽車零備件保護一向是極為敏感的議題，無論在美國或歐盟皆是如此。相對於歐盟以共同體設計規則第8(2)條及第110(1)條，分別規範must-fit與must-match這兩類零備件，美國則是透過判決先例，從裝飾性（即功能性解釋）、耗盡原則、默示維修授權等法則處理零備件保護爭議。今年（2019）判決Automotive Body Parts Association v. Ford Global Technologies, LLC, No. 18-1613 (Fed. Cir. 2019)，即是涉及must-match零件，其中不僅逐一探討該等法則之適用，最終也揭示汽車零件供應商若想保障其營業利益，恐怕仍必須走上立法規範一途。

本案爭執之設計專利為福特汽車公司（Ford）使用於F-150卡車特定型號的引擎蓋設計專利（USD489299，299專利）以及頭燈設計專利（USD501685，685專利）。系爭設計發明人均擁有美術學士學位，並在聲明書中指出，由其全權規劃管控F-150卡車外觀設計，儘管最終設計需經工程師審核，但設計團隊基於美感創作並選定式樣的工程或功能上所需設計，其美感要素並未因此改變。

案件概述

汽車車體零件協會（the Automotive Body Parts Association, ABPA）先是在國際貿易委員會（International Trade Commission）遭到Ford指控其會員侵害299專利與685專利，該訴訟雖最終和解，但行政法官（administrative law judge）仍判定ABPA辯稱「Ford設計專利不具裝飾性」以及「依據專利權耗盡或允許維修理論係不具可執行性」係於法無據。ABPA繼而向地方法院訴請就299專利與685專利之無效性與或不可執行性作出確認判決（declaratory judgment），隨後動議請求作成簡易判決（summary judgment），但法院認為其已有效請求撤銷系爭設計專利，故予以拒絕。

儘管如此，法院最終仍依據聯邦民事訴訟規則第56(f)(1)條，在Ford未提出動議且ABPA不表示反對之情況下，主動（sua sponte）作成有利Ford之簡易判決，ABPA則據此提起上訴。其上訴主張大致分為兩個部分：「系爭設計專利之有效性」以及「耗盡原則與維修權利之適用」，本篇討論以前者為主，後者則留待次一篇處理。

法院見解

法院首先敘明，受保護之設計必須具備「裝飾性」而非「主要功能性」，該設計所應用之物品必然具備實用性目的；至於以何種標準檢視是否純屬功能性，根據Ethicon案判決[1]，法律上並未強制要求，得綜合多項事證加以判斷，但法院認為，替代設計仍是重要考量因素。對於ABPA挑戰系爭設計專利有效性所提出之各項質疑，法院均予以駁回，其理由分別如下：

美感上匹配並非功能性利益

ABPA聲稱消費者傾向更換能夠恢復卡車原始外觀的引擎蓋與頭燈，故與卡車美感上匹配（aesthetically match）之情形亦應屬於功能性利益（functional benefit），惟並未提供相關事證。

法院表示，縱使消費者偏好可與產品整體或部分搭配的特定設計，亦不得據此認定係純屬功能性，況且，並無任何判決先例將美感吸引力認定為功能類型之一。再者，近150年前的最高法院判決（Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871)）即指出，設計專利制度旨在「保護獨特或與眾不同之產品外觀，以提高銷售價值並擴大需求」，而本案消費者既然偏好實現相同機械或實用性功能但外觀獨特的Ford零備件設計，足證該設計具備立法者欲賦予保護之市場優勢，換言之，ABPA主張實有悖於立法旨意。

不宜援引商標法之美感功能性法則

ABPA表示，雖未曾有設計專利案件援引商標領域之「美感功能性」法則，但請求法院在本案首開先例。根據判決先例，商標保護不得用以禁止競爭對手「使用重要產品成分」，例如具有重要非商標功能的顏色，或是禁止競爭對手「讓產品具備視覺魅力」，例如產品購買者可獲得有別於一望即知出處的某種視覺價值時，即不允許任何人以商標壟斷該價值。

然而，法院拒絕此主張。其認為，商標雖與設計專利有類似之處，但各有立法目的及保護制度：以商標而言，係准許永久獨占辨識來源（且無其他重要功能）之標誌，使企業承擔經營風險同時亦因產品品質及需求度而獲利，藉此促進市場競爭，因此，與特定來源無關或在辨識來源以外對消費者具獨立價值之實用性或美感性特徵，不得受商標保護，以避免永久抑制競爭；其制度考量顯然不同於賦予別具美感特徵一定期間保護之設計專利制度，是以，設計領域自不適宜援引美感功能性法則。

無法類推適用Best Lock案

ABPA認為，既然唯有Ford零備件設計可與F-150卡車美感上匹配，應可類推適用Best Lock案[2]，佐證系爭設計專利係純屬功能性。

惟法院認為其對Best Lock案有所誤解，理由主要有二：(1) 在Best Lock案，僅有系爭專利所示之鑰匙葉方能打開相對應的鎖具，其他不同設計的鑰匙葉均無法實現此功能，此乃機械上之匹配作用而屬於純功能性，與ABPA主張之美感上匹配不同；(2) 根據Ford提供的大量證據，實際上有多種引擎蓋及頭燈設計可與F-150搭配，但在Best Lock案，並不存在可發揮相同功能之其他設計。

ABPA雖暗指保險公司要求維修零件須使用F-150卡車的原始設計，惟並未提供相關事證，其證人反倒指出，保險公司僅支付一定維修費用，而未主宰維修進行方式；其證人另表示，現有許多性能零件（performance part）設計或形狀均與原廠不同，消費者選購之原因正是看重其美感吸引力，希望讓車輛外觀與眾不同，ABPA亦不否認此事實。整體而言，本案情況與Best Lock案並不類似，無法類推適用。

無法否認系爭設計具備關注焦點

ABPA聲稱，消費者考量Ford零備件設計時，僅著重其與F-150之美感上匹配，故不符合「關注焦點」（matter of concern）測試要求。

法院表示，倘若設計無法得見或消費者僅考慮該設計之功能性，自然不具關注焦點而欠缺裝飾性，相對地，如消費者考量設計之美感層面以決定是否購買，該設計即具備關注焦點，ABPA主張顯然與法則有悖；況且，ABPA及其證人均承認消費者係根據美感選擇替換零件，而ABPA對於一審法院認定「卡車零件設計至少在決定選購時係重要考量因素」此點，亦未提出有力反駁。總之，系爭設計確實符合關注焦點法則。

設計專利效力同時及於初始銷售市場與售後維修市場

ABPA認為，從立法政策而言，Ford設計專利效力應侷限於銷售F-150的初始市場（initial market）而不及於維修市場，理由是消費者在不同市場有不同考量，儘管在初始市場會關注設計外觀，但選擇替換零件時則否。惟ABPA同樣未提供相關事證。

法院認為，ABPA主張不僅欠缺先例支持，甚至有悖判決先例，亦即，只要外觀在該產品生命週期中之任一時點成為「關注焦點」即可；誠如前述，有大量證據顯示，現有許多性能零件可供希望車輛外觀與眾不同的消費者選擇替換。

至於是否需針對初始／售後市場制定不同規範，法院表示，雖曾有針對售後市場提案之車體設計專利立法，例如PARTS法案（Promoting Automotive Repair, Trade, and Sales Act），但至今仍未通過[3]，故其並無適用未完成立法規定之責。

最終，鑑於ABPA無法提交明確且可信之證據說服法院，上訴審仍維持原判。

小結

ABPA針對設計專利有效性提出之質疑，主要是圍繞在如何解釋「功能性」，特別是美感與功能兩者概念之界定，這也是學界持續熱議的焦點。本篇就此提供幾點看法如下：

1. 從設計制度對美感與功能的定義觀察，其功能性排除規定的確僅限於「實用功能性」，故商標領域欲排除之美感功能性，其實正是設計領域所欲保護之對象，當然無法援引美感功能性法則。
2. 然而，設計制度保護美感外觀亦非顛撲不破的真理。如同美感功能性法則，為維護市場競爭秩序，仍可能在特定情況下排除非純功能性外觀之保護，歐盟有關must-match零件之立法即是一明證。再者，近年來學界也逐漸注意到「功能性」並非一成不變[4]，亦即，原本屬於功能性的特徵可能隨著時間喪失其實用性，相對地，看似美觀時尚的特徵也可能因為消費者期待，逐漸成為市場偏好的標準配備而取得功能地位（functional status），賦予企業強大競爭優勢，例如iPhone使用者界面之圓角方形圖示、Dock欄等皆是；儘管如此，為避免該動態特質造成特定企業壟斷，仍必須透過競爭法或另立規範（例如強制授權[5]）加以處理，恐怕不宜直接擴張解釋功能性之範圍。
3. 可見性雖是設計專利保護要件之一，卻僅能排除內部零備件保護，無法處理旨在恢復物品整體外觀的must-match零件，而涉及視覺同步性之must-match零件自然不宜援引處理機械同步性之must-fit規範（例如Best Lock案）；不過，must-match與must-fit零件就其目的實現上同屬於「唯一形式」，可能導致開發創意受限，此點在立法政策上確實是值得考量。

總之，無論ABPA從哪一方面提出挑戰，實難以說服法院打破既有法則，將美感上匹配的零備件排除在保護之列。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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