這幾年，隨著日系及韓系汽車在美國市占率的成長，汽車售後市場日韓汽車的維修零組件比例也逐漸提高，日本、韓國的汽車廠開始注意美國的副廠維修零件市場，開始在美國申請的設計專利保護汽車零組件之設計[1]。值得注意的是，這幾年都是美系及歐系的汽車廠相繼提出汽車零組件設計專利侵權訴訟，而日本車廠還在觀望。

※本文摘錄自[美國汽車售後維修零件設計專利侵權訴訟與零件法案]

2018年12月4日，韓國現代汽車公司及現代汽車美國公司在美國加州中部地方法院對台灣帝寶公司及其美國子公司（Maxzone車燈公司）提出專利侵害訴訟，系爭專利是關於汽車前車燈（Headlamp）的18項設計專利（如圖1）。

表1：2018美國汽車市場銷售量前10名車廠排名列表[2]

圖1：Hyundai的USD 625,551與帝寶的前車燈產品比對圖[3]

美國汽車售後維修零件市場

在美國，汽車零組件售後市場是一個很重要的產業，具體業務內容包含汽車零組件、配件、輪胎、潤滑油、內外裝改裝、維修更換和碰撞修復，還包括維修工具與設備的銷售等。2017年美國汽車零組件的銷售額達3,479億美元，2018年達到3,705億美元。

美國汽車售後維修與產險公司連結深厚，State Farm案件之後，法院確認保險公司選用符合認證規格的副廠零件維修的合法性，在汽車發生碰撞理賠時，保險公司有權決定使用何種零件來維修被保險的汽車。台灣汽車零組件業者經營外銷比例高達80%，外銷的AM碰撞零組件占了全球約八成，主要外銷國家為美國、日本、中國大陸與英國等，其中美國占45%，日本僅占6%。[4]

替換零件的設計專利保護策略

產品的替換零件是一項重要的業務和主要收入來源。因為要從更換零件銷售中賺錢，廠商也投入相當的費用取得IPR的保護。有些公司是以發明專利來涵蓋製造替換零件的功能或技術，但有些公司則以設計專利來保護其創新的更換零件設計之外觀。

一般而言，在新產品開發過程中應考量產品的維修與零件替換。如果替換零件本身的外觀上有設計特徵（如圖2），以設計專利保護是一種理想的方式。

圖2：產品的消耗或替換零組件之設計專利

汽車外觀零組件的設計專利申請趨勢

2005年12月，美國Ford公司向美國國際貿易委員會（ITC）請求設計專利侵權調查，並主張核發全面性排除命令（General Exclusion Order），2007年6月，ITC裁定允許Ford的請求。從此，汽車製造廠商開始在美國申請設計專利來保護汽車外觀上可替換的零件。

2008年至2019年3月，Ford獲准1,028件汽車零組件的設計專利，其中包括170件的車燈設計（如圖3）；GM公司獲准496件汽車零組件的設計專利，Chrysler公司獲准64件，另外，卡車製造商PACCAR也有105件汽車零組件的設計專利。歐系車廠Daimler公司取得509件汽車零組件的設計專利（如圖4），其中包括105件的車燈設計。

圖3：Ford公司的汽車零組件設計專利

圖4：Daimler公司的汽車零組件設計專利

日系車廠Toyota公司獲准577件汽車零組件的設計專利（包括124件的車燈設計），Honda公司取得590件汽車零組件的設計專利，其中包括158件的車燈設計；Nissan公司取得276件汽車零組件的設計專利，包括70件的車燈設計；Subaru公司也有23件汽車零組件的設計專利。韓系車廠Hyundai公司獲准179件汽車零組件的設計專利（如圖5），包括118件的車燈設計。

圖5：Hyundai公司的汽車零組件設計專利

汽車零組件相關的侵權訴訟與IPR案件

長期以來，售後市場零件製造商或供應商除了在侵權訴訟中主張系爭專利不具新穎性、是屬於功能性設計、是顯而易知的設計而無效，甚至主張因權利耗盡而專利權無法執行。另一方面，也以多方複審程序（Inter Partes Review, IPR）打擊汽車製造商。不過，所有的新車設計都是投入大量人力、財力和物力的研發成果，外觀上的零組件也是新穎且獨特的設計，幾乎很難找到優勢證據可使得設計專利無效。

PTAB的IPR2014-00542案件[5]

系爭專利是USD525,731的卡車頭燈的裝飾性設計（如圖6左側）。請求人根據美國專利法第171條規定主張系爭專利是功能性設計，另主張根據專利法第103條的顯而易知性。PTAB同意這個說法並指明，IPR的程序只限於審理系爭專利是否違反專利法第102條及第103條，至於是否違反專利法第171條，已超出IPR程序可以挑戰的範圍。

圖6：PACCAR公司的卡車零組件設計專利

請求人認為，系爭專利所主張設計的部分，諸如：表面和彎曲邊框的某些設計特徵是由功能或機械操作因素而決定的（如圖6右側），不構成主張設計的一部分，另外也提出11個先前技藝主張系爭專利是顯而易知的設計。專利權人回應，無論這些元素是否具有功能性，它們必須被視為並被解釋為整個主張設計所產生的視覺印象的一部分。PTAB同意這個說法。

圖7：PACCAR公司的卡車零組件設計專利與先前技藝之比對

PTAB說明：依據Rosen案例[6]的作法，非顯而易知性的比較必須要有主要引證，其中2004年公告Kobayashi公司的USD498,859「車燈組合」是主要引證（如圖7右側）。前視圖及俯視圖所揭示系爭專利的形狀不同於主要引證，而其他圖式所揭露的細部設計特徵也有許多的差異。

ITC的No. 337-T-557調查[7]

2005年12月，美國Ford公司向ITC指控2家美國公司及4家我國汽車零組件製造商，其進口至美國之特定汽車（F-150系列的卡車）零組件產品，侵害Ford公司的10件設計專利[8]，Ford在訴狀中主張核發全面性排除命令（General Exclusion Order）。經調查後，ITC認定Ford的10件設計專利中的USD 491,119（如圖8）、503,912及495,979設計專利（如圖9）因為Houston事件的公開使用（public use）而無效，但另7件則為有效且權利受到侵害，2007年6月，ITC裁定允許Ford的請求。

圖8：Ford公司USD 491,119的前保險桿設計專利

圖9：Ford公司之擋泥板及水箱護罩的設計專利

Matela是Ford的前員工，於2011年退休。Ford公司的Houston事件由兩部分組成，與會者首先參加會診部分，從2000年12月6日至11日舉行。事件的第二部分是會診的定性部分，於2000年12月12日至13日舉行，某些與會者被邀請參加12個焦點小組會議。Matela從Houston事件開始就在那裡，以確保一切運行正常。2001年1月初，Matela向設計高層主管介紹Houston活動的結果。

行政法法官（Administrative Law Judge, ALJ）認為：基於前述內容並考慮了關於Houston活動的整體情況，Houston事件是屬於專利法第102條（b）款所稱的公共使用。這個案子最有趣之處在於，除了Ford證人的證詞以及來自會診活動中焦點小組的影片，沒有任何關於汽車產業進行研究會診的證據。然而，Houston活動是「整個汽車產業為了獲得設計見解都使用的一種研究會診」。

ABPA v. Ford全球技術公司（Case No. 2:15-cv-10137）

這一最新案件始於Ford公司向汽車車身零件協會（ABPA）[9]的會員發送警告函，導致ABPA向密西根州東區地方法院提起訴訟，主張Ford的設計專利（如圖10）無效或無法實施。2018年2月20日，法院駁回ABPA的主張。

圖10：Ford公司之擋泥板及水箱護罩的設計專利

法院拒絕了ABPA的論點：（1）主張「關注事項」，而不是「汽車的外觀」，特別是考慮到外觀可能影響了最初的購買決定；（2）有創意的努力將「商標法的美學功能學說引入設計專利法」；（3）主張設計專利是基於他們物理形狀上必須與F-150相匹配；（4）主張專利耗盡而導致專利無法執行，Ford的外觀設計專利對ABPA會員無法執行，因為在首次銷售汽車時已經耗盡。

法院認為，當Ford公司的首次出售汽車時，並未將汽車零件之設計專利權轉移給消費者，消費者沒有權利去製造新的有設計專利保護之汽車零件，因此，Ford公司的汽車零件設計專利權並沒有耗盡。

法院也拒絕將所引用的審美功能理論引入設計專利法。首先，但其他法院並沒有將美學功能理論引入設計專利法，其次，商標法的目的是「促進競爭」，然而，設計專利法的目的顯然是「反對競爭」，商標和設計專利法的這些潛在目的是直接相互對立的，因此，將該理論引入設計專利法是不恰當的。第三，法院認為「商標法更多的理由與審美功能相關而不是設計專利法」。

法院同樣拒絕了ABPA認為Ford的設計專利是取決於功能考量而無效的主張。法院指出，引擎蓋開口尺寸限制了可用設計的範圍，但這些限制並未規定設計的細節。法院認為，在美學上不同的替代設計可配合引擎蓋開口處且可執行預期的功能，也創造不同的外觀。

其他相關的侵權訴訟與確認無效之訴

2015年1月，Ford全球科技公司在密西根州東區地方法院控告New World International Inc.（簡稱NWI）、United Commerce Centers, Inc.（簡稱UCC）、Auto Lighthouse Plus, LLC（簡稱Auto Lighthouse）三間公司在美國境內販賣、或透過網路為販賣之要約適用於F-150貨卡及Mustang跑車的售後維修零件侵害Ford的9項設計專利。

2013年11月25日，ABPA向德州東區地方法院提起確認專利無效之訴，請求法院宣告Ford之6件設計專利為無效。在其訴狀中主張，Ford向一名或多名ABPA會員主張設計專利權，造成ABPA會員權益受損。德州東區地方法院於2015年1月7日同意Ford聲請，裁定將該案訴訟移送至密西根州東區地方法院。目前僅剩USD501,685與489,299專利仍在進行中。

2014年1月，Chrysler公司向密西根州東區地方法院提起專利侵權訴訟，控告LKQ公司及Keystone公司侵害該公司的10件設計專利[10]（如圖11）。最後，Chrysler公司撤回前述訴訟，與LKQ公司簽訂了專利授權協議。

圖11：Chrysler公司之後照鏡及水箱護罩的設計專利

美國設計專利維修免責法案之立法緣由及發展

美國財產意外保險商協會（the Property Casualty Insurers Association of America, PCI）敦促立法者應考慮立法，以防止汽車廠商提起維修零件的專利侵權主張。美國汽車售後零件製造商、供應商與保險業者大力推動「維修免責」之例外，希望能在專利法有關設計專利權中增設汽車零件的維修免責條款。

美國專利法修正之零件法案（PARTS Act）

2017年4月，眾議員Darrell Issa連同其他5位眾議員在第115屆國會提出的H.R.1879的零件法案[11]，該法案在美國專利法第271條增訂汽車零組件設計專利維修免責規定，新增（j）項明文規定，僅針對汽車外觀設計專利的維修利用予以豁免。不過，第115屆國會會期結束，該法案還是沒通過。

H.R.1879法案中專利法第271條（j）項條文的修正內容如下：第一部分在定義維修免責所適用之對象，（j）（1）在本款中—（A）所謂「零組件」（component part）—（i）僅指汽車外觀的零組件，且（ii）不包括安全氣囊（inflatable restraint system），或其他汽車內部的零組件；（B）所謂「製造」，包含任何產品的測試；（C）所謂「汽車」（motor vehicle），乃根據美國法典第49條第32101條（7）之定義；（D）所謂「販賣之要約」，包含對潛在購買者或使用者進行任何製品的銷售或預售分銷。

第二部分規定維修免責適用的條件，（j）（2）：關於設計專請求保護汽車原始製造的零組件—（A）如果該產品是為了維修汽車使其回復原始外觀，在美國境內製造或販賣之要約、進口到美國任何外觀相同或近似該具有設計專利之零組件之產品，不構成侵害該設計專利之行為；（B）任何汽車的此種零組件在任何國家為提供給公眾首次銷售之日起算30個月後，以維修之目的使該汽車回復原始外觀，在美國境內使用或銷售外觀相同或近似於該設計專利之零組件，不構成侵害該設計專利之行為。

希臘及土耳其的維修免責條款

除了歐盟設計法之外，希臘的註冊設計法也有維修免責的規定，註冊設計法第26條第1及2款是權利內容的規定[12]，第4款是關於維修免責的規定，其內容如下：由於偏離了第1款的規定，設計或模型的註冊所賦予的權利應由第三方行使，在第一次將該設計或模型應用於產品投入市場5年之後，根據當事各方同意向權利人支付公平和合理的報酬。

另外，土耳其的工業設計保護法也有維修免責的規定，法令第21條是對設計權限制的規定，第22條的免責規定是用於維修之目的，設計的使用，在包含該設計或應用該設計的產品第一次投入市場三年後，第三人可根據第17條的規定使用設計，不得視為侵犯權利，前提是符合以下條件：a）所設計的產品是複合式產品的一部分，其外觀依賴於設計；b）用於修復目的，以恢復複合式產品的原始外觀；和c）公眾不會被誤導用於維修的產品來源。

結語

目前為止，美國參眾議員所推出的零件法案，比較像土耳其版的維修免責條款，在新車首次投入市場的30個月後，汽車副廠零件製造商可以無償使用其具有專利保護之設計。這種法案會使得汽車產業不願投入新車的開發，外觀設計的創新也會停滯。

如果明年美國國會還打算提出零件法案，可以參考葡萄牙的維修免責條款，將汽車廠商的外觀零件設計期限限制在新車首次銷售後5年，之後雙方合意或是法院裁定支付合理的權利金即可使用該設計，或許比較能為汽車廠商所接受。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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