本文介紹我國計優先權的相關法制規範，美國設計專利CIP案的申請日利益主張的判斷原則與部分優先權主張，再介紹各國設計專利相關的複數國際優先權主張案例，觀察各國的申請實務，複數優先權主張與一設計一申請原則並未產生衝突，我國設計專利制度似乎可不必執著於單一優先權主張的原則。

※本文摘錄自[設計專利國際優先權主張與相關問題研究]

巴黎公約第4條A項(1)款確立了國際優先權原則，對於同樣內容的申請只對最先提出申請之人授與專利權。優先權主張可將「先申請原則」及專利要件之審查判斷基準日提早至優先權日，優先權期間的揭露，都不會影響該申請案之可專利性。

原則上，我國設計專利申請案不得主張複數優先權及部分優先權，也不適用國內優先權制度。而且，各國的設計專利制度也未見有部分國際優先權之主張及適用，美國的CIP案與部分國際優先權的概念不一樣，不可混為一談[1]。

我國設計專利國際優先權相關的法律規定

與優先權相關之法律規定

一項設計僅能授予一項專利權，相同或近似之設計有二以上專利申請案時，僅得就其最先申請者准予設計專利，這就是「先申請原則」。專利法第128條第1項規定，相同或近似之設計有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予設計專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。因此，優先權日亦有準申請日之法律效果。

另在專利審查基準第3篇第5章「優先權」中3.2之(4)說明，設計專利申請案圖式所揭露申請專利之設計必須符合一設計一申請，故設計專利申請案僅能就申請專利之設計整體主張一個優先權日。

相同設計

專利審查基準第3篇「設計專利實體審查」第5章「優先權」中第3節「實體要件」中「相同設計」之判斷說明，主張優先權時，「相同設計」的判斷應以後申請案所揭露申請專利之設計是否已揭露於優先權基礎案說明書或圖式之全部內容。如果後申請案或其修正所揭露之設計與優先權基礎案並未產生不同的視覺效果，例如：將黑白線稿修正為灰階圖式（如圖1所示），即應認定為「相同設計」。

圖1：日產公司的設計專利申請案與之優先權基礎案

第一次申請

在同一個WTO會員或互惠國提出前後兩次專利申請，於第二次專利申請之申請日當日或之前已撤回、放棄或不受理第一次專利申請案，且該第一次專利申請案尚未揭露供公眾審閱、且未曾據以主張優先權、又未衍生任何權利（left rights outstanding）時，該第二次專利申請案得視為「第一次申請」。前述衍生之權利有如美國的延續申請案（Continuation Application, CA）及部分延續申請案（Continuation-in-part, CIP）圖式中已揭露於母案之部分享有母案較早申請日之利益，例如：2013年9月8日，Theranos公司提出序號29/466,442及29/466,443的運輸容器的申請案（如圖2所示），由於這兩個母案的圖式都未能完全揭露運輸容器的整體外觀形狀及配置，2013年9月11日提出一個CIP申請（如圖3左側所示），2015年6月2日提出該CIP案的另一個CA申請（如圖3右側所示）。

圖2：Theranos公司的運輸容器設計專利之母案

圖3：Theranos公司的運輸容器設計專利之C-I-P及CA案[2]

我國設計專利國際優先權主張的態樣

一設計一申請原則

專利法第129第1項規定，申請設計專利，應就每一設計提出申請。每一申請案說明書及圖式所揭露之單一外觀設計應用於單一物品，即「一設計一申請」。原則上，設計專利申請案僅能就申請專利之設計整體主張一個優先權（如圖4所示）。

圖4：Dyson公司的圖形化使用者介面設計[3]

一案多設計之國際優先權基礎案

申請人就相同設計之優先權基礎案，向我國申請專利並主張優先權者，必須符合一設計一申請，始得認可其優先權主張。若申請案有多設計標的，例如：美國申請序號為29/538,659之申請案包含8個設計，60張圖（如圖5所示），在我國提出申請時，須將多餘之設計刪除或將其分割申請後（如圖6所示），符合一設計一申請，進而認可其優先權主張。

圖5：Apple的設計專利申請案之基礎案有多設計標的[4]

圖6：Apple公司充電器之設計專利申請案

2013年4月1日，HUNTER DOUGLAS公司在美國提出序號29/451,382的「風巢簾元件」設計專利有4個實施例，2013年10月1日在我國提出設計專利申請，為符合一設計一申請原則，2014年8月日28、2015年5月13日及2016年5月20日逐案分割申請（如圖7所示，依公告號排列）。

圖7：Apple公司充電器之設計專利申請案

多設計申請案對應單一設計之優先權基礎案

申請案主張優先權時，相同設計之判斷是以申請專利之設計是否已揭露於優先權基礎案說明書或圖式之全部內容，因此，多個不同主張設計之申請案（如圖8所示）可主張同一優先權基礎案，例如：雷諾公司在WIPO申請的DM/086 617的註冊設計（如圖9所示）。

圖8：Renault公司汽車之部分設計專利

圖9：Renault公司汽車部分設計專利之優先權基礎案

美國延續申請案與部分優先權主張

臨時申請案與延續申請案

美國專利法第119條、第120條是關於較早申請日利益及優先權之規定，第119條(e)(1)是關於臨時申請案（provisional application）之規定[5]，臨時申請是一種可建立美國「專利申請日」的申請程序，不得主張其它案的優先權，USPTO也不會對其進行審查，並不是真正的專利申請案。申請人須在臨時申請案之申請日起12個月內提出相對應的正式申請案，才能主張「臨時申請案的申請日」為「專利申請日」。

美國專利法第120條是關於延續申請享有較早申請日利益之規定[6]，專利法並未定義延續申請，專利法施行細則（37C.F.R.）1.53(b)中將「延續申請（continuing application）」分為三種態樣：(1)延續案（continuation application，簡稱CA）；(2)部分延續案（continuation-in-part application，簡稱CIP）；(3)分割申請（divisional application，簡稱DA），設計專利可以適用。不過，就專利業界實務而言，還有兩種較廣義的延續案，就是請求延續審查案（Request for continued examination，簡稱RCE）和重新領證案（Reissue）。

DA案是以母案為基礎的一種繼續申請案，當審查委員認定專利申請案包括兩個或兩個以上的發明，且是獨立的又不同的發明時，審查委員將會發出「限制要求（requirement for restriction）」，要求申請人限制或選擇其中一個發明進行審查，而申請人可依據美國專利法第121條規定，針對未為選擇的發明申請DA案。如果申請人在母案申請歷程中提出CA案，可主張其可享有母案申請日利益，主張母案之「有效申請日（effective filing date）」為其「有效申請日」。有效申請日是指當後申請案主張其他美國國內之先申請案為優先權基礎案時，得以主張該最先之申請案的申請日為其審查專利要件之判斷基準日。

有些申請在審查過程中，由於申請人必須增加說明書之內容或修改圖式才能克服OA（Office Action），可能會一些新增事物（new matter），申請人則可提出該申請案之CIP申請。CIP之優點是其與母案相同的部分可以擁有母案的申請日或利益，對於新增事物的申請日還是要回歸CIP所提出之日期。例如：2013年1月，Stout stuff公司提出申請序號29/444,592及29/444,587的「寵物籠」設計專利申請（如圖10所示），2014年4月，提出前兩個母案的CIP申請，CIP的主張設計之部分是籠子兩側上側板，而上側板的通風孔形狀不同於母案的通風孔（如圖11所示）。

圖10：Stout stuff公司寵物籠子設計專利申請案

圖11：Stout stuff公司寵物籠子設計專利的CIP案

In re Salmon案[7]與設計專利之延續申請

1972年4月17日，Salmon等人（簡稱Salmon）提出了第一份設計申請（簡稱母案），該申請主張「如圖所示的凳子的裝飾性設計」，圖式中顯示由單一彎曲管狀支撐件和具有圓角的方形座所構成的凳子，有三張不同視角的凳子透視圖。1973年4月23日，Salmon提出第二次申請，主張「如圖所示之凳子的裝飾性設計」設計專利，圖中所示之凳子的管狀支撐部分與母案所示的相同，但座椅是圓形而不是方形。母案於1974年1月9日被放棄，而具有圓形座椅凳子的設計專利USD234,101（簡稱101專利）（如圖12右側所示）於1975年1月21日公告。

在101專利公告後，他們發現在該專利申請之前一年多，New York雜誌上刊登了一則看似與母案主張之凳子相同的凳子廣告，亦即具有相同管狀支撐和方形椅座的凳子。Salmon認為，除非他們能夠獲得母案較早期申請日的利益，否則，依據Dieter的先前技藝D137,901（如圖12左側所示），將方形椅座替換為圓形椅座是顯而易見的（obvious）。1978年5月30日，Salmon提出重新領證（reissue）申請，其中唯一變化就是添加「本申請是我們的申請序號245,009的CIP申請，該申請案於1972年4月17日提交，現已放棄」之聲明。

圖12：Salmon的凳子設計專利與母案之比對[8]

上訴委員會（Board of appeal，簡稱委員會）認為，圓形座椅的設計沒有在母案中揭露，且其揭露內容並未建議任何其他座椅構件，也沒有圓形座椅的替代方案。因為「母案中揭露的設計與101專利案所揭露的設計不同」，而確認拒絕重新發證。上訴人Salmon辯稱：兩個申請案揭露了相同設計的顯而易見變化（obvious variations of the same design），因此，兩個申請案中揭露了「相同的設計」，符合美國專利法第112條的要件。

CAFC說明：顯而易見性的認定僅意味著從母案揭露的設計可明顯看出在第二申請案所揭露的新設計，而不是意味著兩個設計是相同的。而且，設計中特定的差異是否足以產生不同的設計是取決於美學因素，我們不認為委員會對於母案有方形座椅的凳子與後申請案有圓形座椅的凳子是不同設計的認定是錯誤的。

CIP案取得較早申請日利益之判斷原則

根據美國專利法第112條規定，參考母案設計而申請的CIP案，如果CIP案請求保護的設計未在母案中揭露，則不符合專利法第112條的書面說明要件，無權享有較早申請日利益。在延續及分割申請案中所揭露之設計標的，應與原申請案（母案）相同，若不符前述情況，則不能取得較早申請日之利益。如果申請人所提「CIP案」之設計，已改變較早申請案所揭露之設計的形狀或表面構成者，則無法取得較早申請案之申請日利益[9]。

在In re Blum案件[10]中，CAFC說明：設計是單一事物，所有部分都是重要的，因為它們都有助於物品外觀所構成的設計。在Salmon案件中，CAFC認為：申請人已改變在較早申請案中所揭露設計的形狀或表面構成，這種改變已構成一個全新的設計，故不得享有較早申請案的利益[11]。

整體設計之視覺效果不可分割原則

設計所以能獲准專利，是能給予產品一個可區別的或獨特的整體外觀（overall appearance），不得將之割裂為若干設計特徵而為局部之主張[12]。無論是在設計專利的裝飾性、新穎性及顯而易見性的實體審查或是侵權的一般觀察者檢測（ordinary observer test）[13]，觀察比對的對象是產品的整體外觀設計，而不是設計中的某些設計特徵。

一申請案申請專利範圍中所記載之複數個發明中之一部分已揭露於一件或多件優先權基礎案，而該申請案以該一件或多件優先權基礎案主張優先權者，稱為「部分優先權」。實際上，實現設計專利之產品可分割或拆解為各個零組件，例如：一個汽車的設計專利（如圖13所示），汽車可拆解為車身鈑金、前後保險桿、前後車燈、引擎蓋、後視鏡、前後車門等零組件（如圖14所示），但是整體汽車的整體設計的造形構成是無法且不可分割的。

圖13：BMW公司在我國申請的汽車設計專利

圖14：BMW的汽車零組件的優先權文件

國際間複數優先權主張的設計專利

巴黎公約第4條第F項明定主張複數優先權者，以最早優先權日之次日起算。所謂複數優先權係指一申請案之申請專利範圍包含一個以上發明，符合「單一性」或屬「相同發明」者，且基於各別發明均分別有主張優先權之基礎案而言。

美國設計專利之複數優先權主張

美國設計專利有一案多實施例的申請方式，多實施例會有相對應的多數優先權主張，有些多設計的申請案經審查委員發出「限制要求」僅要求申請人限制或選擇其中一個設計進行審查時，並未要求刪除多餘的優先權主張。例如：2011年10月25日，Sony公司提出一案多設計的申請案，其中包含20個實施例81張圖及15個優先權主張，經審查後要求限制分割，保留2個實施例8張圖，在公告的USD817,979告中仍保留原本15個優先權主張（如圖15所示）。

圖15：Sony公司使用者介面設計專利的優先權主張

2014年6月9日，Citizen公司申請序號29/493,342的申請案包含9個實施例及6個優先權主張，經審查後要求限制分割，母案及序號29/559,223的分割案的核准公告（USD777,689）仍保留母案的6個優先權主張（如圖16所示）。2015年12月2日，King.com公司申請序號29/547,277的申請案其中包含67張圖及50個優先權主張，經審查後要求限制分割，母案保留Fig.1-Fig.6的6個實施例（如圖17所示），刪除其餘的視圖，然而USD810,130的核准公告中仍保留50個優先權主張。

圖16：Citizen公司按壓開關的設計專利的優先權主張

圖17：King.com公司電腦圖像設計專利的優先權主張

日本設計專利之複數優先權主張

日本的設計專利制度是一設計一申請原則，不過日本公告的設計專利中也有複數優先權主張，例如：2016年11月28日公告的JPD 1564528「有弧彎帽沿的帽子」（如圖18右側所示）有4個優先權主張[14]； 2018年2月5日公告的JPD 1596850「注射器」（如圖18左側所示）則有7個優先權主張[15]；2018年5月12日公告的Delphi技術公司JPD 1603650的「連接器位置保持器」（如圖19左側所示），有兩個不同日期的優先權主張[16]；2018年4月16日公告的JPD 1602270「牙間刷」（如圖19右側所示）有12個優先權主張，兩組不同的優先權日期。

圖18：有複數優先權主張的設計專利

圖19：有不同日期之複數優先權主張的設計專利[17]

中國設計專利之複數優先權主張

中國外觀設計專利制度有一案多設計與成套設計的申請方式，這種合案申請通常會有相對應的複數優先權主張，有些案件的優先權主張多過於設計件數，而SIPO並不要求刪除多餘的優先權主張，另外，有些案件會有不同國家或地區的優先權主張。例如：2014年12月17日公告的CN 303043079的外觀設計是一案6個設計的申請案（如圖20所示），卻包含9個優先權主張； 2017年1月11日公告的CN 304002475的外觀設計包含4個設計（如圖21所示），其中3個優先權主張是歐盟內部市場調和局的申請案（EM），另一個則是美國的申請案。

圖20：有過多優先權主張的設計專利

圖21：有不同國家地區的優先權主張的設計專利

我國設計專利之複數優先權主張

基於一設計一申請的原則，設計專利本無複數優先權之適用，然而，在設計專利申請實務中，許多外國申請案往往在6個月的優先權期間以一案多設計的方式提出申請，有些是單一優先權主張，有些則是主張複數優先權，審查人員要求選擇分割後，也要求刪除多餘的優先權主張，否則不認可優先權主張或以不符一設計一申請原則核駁之。例如：2014年3月21日，史內德電子工業公司提出第10105186及第101305187號設計專利申請案（如圖22所示），這兩案都提出6個國際優先權主張，審查人員以OA要求申請人保留1個優先權主張，刪除多餘的優先權主張。

圖22：我國申請時有複數優先權主張的設計專利申請案

結語

申請實務上，大多數的國家不審查優先權主張及文件內容，除非是找到優先權日與申請日之間的引證文件，或是說明書及圖式的修正有疑義時，才會審查優先權主張及文件內容，因此，我國的設計專利制度似乎也可在形式上同意複數優先權主張，而在新穎性審查、說明書及圖式的修正有爭議時，再進行實質審查。

備註：

1. 專利師公會的專利師期刊第34期中，林專利師在「部分延續案作為設計專利優先權基礎案之比較研究」中，對於美國設計專利的CIP申請案之較早申請日利益與部分優先權的觀念似乎有些混淆，對於CIP申請取得較早申請日利益中「相同設計」之判斷原則與USPTO、上訴委員會及美國法院的認定不一樣，本文中將詳細介紹及說明CIP申請的判斷先例 In re Salmon案。
2. Theranos公司的運輸容器設計專利的兩個母案都只揭露3張視圖，揭露立體圖、側視圖及俯視圖，未能揭露容器的整體形狀及後側外觀的相關配置。
3. 圖4是Dyson公司的顯示螢幕之圖形化使用者介面在我國的設計專利申請案與其對應之EUIPO的優先權基礎案。
4. 圖3中僅揭露申請序號為29/538,659申請案的部分圖式。
5. 美國專利法第119條(e)(1)規定，依第111條(a)項或第363條規定，由臨時專利申請案之單一發明人或複數發明人提出專利申請，而其內容符合第112條第一項方法揭露時，只要該申請案包含或修正後包含有關臨時專利之特別參考資料時，且在提出時依第111條(a)項或第363條規定，不遲於臨時專利申請之日起12個月者，可視為該專利申請與第111條(b)項規定之臨時專利申請之日期相同。
6. 專利法第120條規定，專利申請案若是基於較早在美國申請日，依本法112條第一段之方法揭示之申請案中之發明，或基於依363條所提出之較早申請案中之發明而申請時，該同一發明人所提出之較後申請案，在較早申請案或與其同樣享有較早申請案之申請日利益之申請案核准專利、放棄或審查確定前，且較後申請案包括或與較早申請案有特定技術關聯性者，則後申請案得享有較早申請案之申請日之效力。
7. 參見In re Salmon, 705 F.2d 1579, 217 USPQ 981（Fed. Cir. 1983）。
8. 第一次申請之母案之圖式擷取自網址：http://www.ficpi.us/publications/2/FICPI-US-RKatzPresentationtoUSPTO--CommentsOnProposedWrittenDescriptionRequirementsMarch52014。
9. 參見In re Salmon, 705 F.2d 1579, 217 USPQ 981（Fed. Cir. 1983）。
10. 參見In re Blum, 374 F.2d 904, 907, 153 USPQ 177, 180, 54 CCPA 1231 (CCPA 1967)。
11. 參見In re Salmon, 705 F.2d 1579, 217 USPQ 981（Fed. Cir. 1983）。
12. 參見參照In re Salman, 705 F.2d 1579, 1582, 217 USPQ（BNA）981,984 (Fed. Cir. 1983)。
13. 參見Gorham Manufacturing Co. v. White, 81 U.S.（14 Wall）511（1871）。
14. JPD 164528的優先權是，美國(US) 29/526,981 20150514；(US) 29/526,972 20150514；(US) 29/526,975 20150514；(US) 29/526,980 20150514。
15. JPD 1596850的優先權是，美國(US) 29/582,288 20161026；(US) 29/582,289 20161026；(US) 29/582,292 20161026；(US) 29/582,293 20161026；(US) 29/582,294 20161026；(US) 29/582,295 20161026；(US) 29/582,297 20161026。
16. JPD1603650的優先權是，美國(US) 29/607,527 20170614；(US) 15/619,985 20170612。
17. JPD1602270的優先權是，欧州連合知的財産庁(EM) 001430102-0001 20150213；(EM) 001430102-0002 20150213；(EM) 001430102-0003 20150213；(EM) 001430102-0004 20150213；(EM) 001430771-0001 20150227；(EM) 001430771-0002 20150227；(EM) 001430771-0003 20150227；(EM) 001430771-0004 20150227； (EM) 001430771-0005 20150227；(EM) 001430771-0006 20150227；(EM) 001430771-0007 20150227；(EM) 001430771-0008 20150227。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 國立成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。

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