儘管，律師、專利業界及技術人員認為工業設計只是產品外觀的裝飾元素，但顯然設計專利還是可以具有很大的價值。這裁決對於從事電子產品或其他產品的設計師是個好消息，這一場歷經7年的世紀專利戰爭也應暫時告一段落。

※本文摘錄自[Apple獲得5.33億美元的賠償金---美國最高法院再次確認設計專利的整體價值]

2017年11月6日，美國最高法院駁回Samsung的上訴，維持CAFC的判決[1]，Samsung的產品侵害Apple的2項發明專利以及3項設計專利，包括黑色透明或半透明的顯示螢幕（如圖1左側所示）、外殼的弧形邊緣的環框（如圖1右側所示），以及顯示螢幕上的彩色圖形介面（如圖2所示）。不過，損害賠償的部分發回北加州聖荷西聯邦地方法院（簡稱地方法院）更審。2018年5月24日，地方法院判決Samsung侵害Apple專利，應賠償5.39億美元，其中2件發明專利判賠530萬美元，而3件設計專利則判賠5.33億美元[2]。

圖1：Apple主張侵權的兩個電子裝置的外觀設計專利

圖2：Apple主張侵權的介面與Samsung的圖形介面之比對

損害賠償計算方式與爭議

2011年04月15日，Apple向地方法院對Samsung提起侵權訴訟（編號5-11-CV-01846-LHK），2012年8月24日陪審團認定，Samsung的多項產品侵害原告Apple的多項設計專利與發明專利，以及構成對Apple商品包裝（trade dress）的淡化（dilution），並計算出Samsung應支付Apple的損害賠償金額為10.5億美元[3]。其中Samsung侵害Apple的3項設計專利需賠償3.99億美元。

2013年經過上訴，法院將賠償金額下調，Samsung雖已同意先支付部分賠償金5.48億美元[4]，但不服上訴法院的裁決，而上訴至美國最高法院（簡稱最高法院），Samsung主張不應該以整個產品的總獲利為基礎來計算賠償金，請求對「工業產品」一詞的適當解釋。

2016年12月6日，最高法院全體一致同意，認為CAFC在裁決損害賠償引用錯誤的資料而撤銷CAFC的決定，發回更審[5]。2017年2月7日，CAFC合議庭認為，最高法院發回更審的判決中將工業產品解釋為可包含侵權產品或其部分元件，如何認定何者是專利法第289條所謂的「工業產品（article of manufacture）」，因為一審法院對於整個案情及證據紀錄有較佳的了解，而發回原審的地方法院。

最高法院對於工業產品的解釋

在Samsung的上訴案件中，最高法院認為該案不涉及「總利潤」的問題，而是計算總利潤的「工業產品」一詞的含義。最高法院對於「工業產品」法律術語的寬廣解釋，主要是基於兩個字典的解釋，其中之一是J. Stormonth英語詞典[6]的解釋，「物品只是一個特定的物件（a particular thing）」。另外一個是美國傳統詞典（American Heritage Dictionary），一個特定的事物或種類的元素；一個特定的物件或項目[7]。而「製造」是指「用手工或機械將原料轉化成適合人類使用的製品」及「如此製造的產品」，特別是大量製造產品的行為，工藝或過程或以此製造的產品。最高法院認為：「工業產品」的解釋應寬廣道足以包括銷售給消費者的產品或是該產品的零組件。因而，最高法院拒絕CAFC對於「工業產品」是銷售給消費者之整個產品的狹義解釋。

設計專利損害賠償的DOJ測試

設計專利的侵害可以依據美國專利法第284條或第289條之規定請求損害賠償。第284條的規定適用於所有類型的專利，但第289條所提供的補救措施僅適用於設計專利。第289條規定，製造或銷售任何（已獲得專利的）設計或仿效設計的任何產品的製造商，應就其總利潤的範圍內承擔責任，但不得低於250美元。隨著多元件產品的發展越來越普遍，美國法院已經認識到，必須要正確定義「工業產品」的問題變得更加複雜和更加重要。

在Apple與Samsung的專利訴訟中，司法部（the Department of Justice，DOJ）作為法庭之友（amicus curiae），在意見摘要中提出的一項測試（簡稱為DOJ測試）[8]，這是為了專利法第289條之目的而確定工業產品的測試，可以檢視設計專利與整個產品及相關零組件之間的關係，這測試包含幾項客觀的考量因素：(1)設計專利的範圍（著重於圖式和設計說明）以及設計與整個產品的關係，(2)在整個產品中設計的相對突出，(3)設計在概念上是否與整個產品截然不同，(4)設計專利與產品其餘部分之間的物理關係，包括「設計是否屬於使用者或賣家可從整體產品中分離的組件」，以及「設計實施的零組件與產品其餘部分可分開製造，或者部件可單獨出售」。最高法院雖在意見中提及這個測試，然而，並沒有認可或批准這項測試。

儘管最高法院和CAFC都沒有提供關於進行確定工業產品測試的指示，但其他法院在相關案件中確實提供了一些指導原則。例如；加州南區聯邦地方法院在Columbia v. Seirus案件，以及威斯康辛州東區地方法院在Nordock v. Systems案件中都有考量及確定第289條規定中的相關工業產品。

Columbia v. Seirus案件[9]

在Columbia v. Seirus案件中，陪審團被要求評估賠償責任，必要時，要評估Seirus產品涉嫌侵害Columbia的D 657,093設計專利（如圖3所示）和第8,453,270號的發明專利有關的損害賠償。這些專利是關於通過保持身體熱量調節溫度且還提供其他所需益處（例如：透氣性和吸濕排汗）的熱反射材料。關於設計專利，Columbia依據第289條規定，請求被告的相關工業產品的總利潤。

圖3：Columbia的熱反射材料與Seirus的HeatWave之比對

在陪審團指引（jury instructions）[10]中，法院解釋了根據第289條規定確定損害賠償金的兩步程序。法院指出，原告負有提供證據的舉證責任，該證據確定了其所請求的工業產品及被告的利潤，並可藉由以下方式滿足這一舉證責任：(1)證明被告將有專利之設計應用於已售出的產品，(2)證明銷售產生的總利潤。陪審團指引中表明，如果銷售給消費者的產品是單一組件產品，那麼相關的工業產品就是整個產品。或者，如果銷售給消費者的產品是多元件產品，陪審團將不得不確定相關的工業產品。

為了做出這一決定，陪審團指引要求考慮以下四個因素：

圖4：北美戶外品牌Columbia公司的設計專利

1. 設計專利中的設計範圍，包括圖式（如圖4所示）和設計說明[11]。這個因素可以幫助您深入了解設計所要涵蓋是產品的哪些部分，以及設計與整個產品的關係。
2. 整個產品的設計相對突出。如果設計是產品的次要組成部分，例如冰箱上的閂鎖（latch），或者如果產品有許多其他組件並不受該設計影響，則該事實表明工業產品應該是實施該設計的組件。另一方面，如果該設計對於整個產品有重要的貢獻且影響整個產品的外觀，那麼這個事實可能表明該工業產品應該是整個產品。
3. 設計在概念上是否與整個產品截然不同。如果產品包含概念上其他不同的組件，則推斷該組件是工業產品可能是適當的。
4. 有專利之設計與產品其餘部分之間的物理關係。如果使用者或銷售商可將實施設計的組件與整體產品分離，那麼工業產品可能就是零組件。

這一部分的陪審團指引大部分來自美國司法部在Samsung上訴案件中提出的測試。儘管陪審團裁決形式中要求陪審團具體說明相關的工業產品的結論，陪審團將所有被告的總利潤：約三百萬美元判賠了Columbia的損害賠償[12]，這表明它認為整個產品就是相關的工業產品。

Nordock v. Systems案件[13]

Nordock和Systems是裝卸設備行業的競爭對手，都設計、製造和銷售用於在裝貨碼頭和卡車貨廂之間建立橋樑的設備。Nordock的D579,754（如圖5所示）是關於碼頭平整機的唇緣和鉸鍊板的設計專利。

圖5：Nordock的設計專利與被告Systems的產品之比對

在初審中，陪審團認定被告Systems侵害該專利且負有賠償的責任，裁定合理權利金為46,825美元。陪審團認為沒有利潤和價格侵蝕造成的損失，並且表明Systems的利潤為零。該案件被上訴到最高法院，最高法院引用Samsung v. Apple案件的意見回復了此案[14]。隨後，CAFC將該案再次送回地方法院重新審理損害賠償。CAFC認為，初審法院有機會考慮當事人對相關工業產品的主張[15]。

雙方隨後提出了即決判決（motions for summary judgment）的請求，企圖要地方法院確定工業產品。2017年11月21日，地方法院發布了一項命令否認了這兩項請求，但對於與確定工業產品有關的若干問題提供了指導。

第一個問題涉及誰應該確定工業產品。地方法院認為，總體來說，確定工業產品是陪審團的問題。其中指明，「如果沒有真正的重大事實爭議或者只有一個結論且是合理的陪審團可以達成的，那麼即決判決可能是適當的」。其次，法院解決了第289條規定的各方的舉證責任。法院同意在Apple/Samsung案件中的結論：根據第289條，原告承擔舉證責任來證明相關的工業產品和證明被告的利潤總額。原告也承擔著這兩個議題最初的舉證責任。但是，一旦原告滿足其最初的舉證責任，舉證責任轉移到被告提出證據來支持任何替代製造品，並證明任何可扣除的開支。

最後，法院同意美國司法部在Samsung v. Apple案件中提交的意見陳述中所提出的四個因素測試，且由地方法院在Columbia v. Seirus案件所採用，但是，法院並不認為這四個因素總是決定工業產品的唯一相關因素。它特別得出結論：在確定什麼是相關的工業產品時，產品如何製造也是值得明確考慮的因素。

關於工業產品的最終陪審團指引

2018年5月18日，地方法院法官Lucy Koh發布了一份48頁的「最終陪審團指引（Final Jury Instructions）」，第26-32條是有關設計專利的審查指引，其中的29條是有關設計專利損害賠償的工業產品之確定，這是一條新增加的指引，其內容如下：

作為陪審團，確定Samsung應用Apple有專利之設計的工業產品是你的工作。USPTO、法院和前任陪審團均未能確定本案的工業產品。「工業產品」是手工或機器製造的物品，它可以是整個產品或該產品的元件部分。要確定Samsung應用Apple專利之設計的工業產品，您應該考慮以下四個因素：(1)Apple設計專利中所主張的設計範圍，包括圖示和設計說明；(2)整個產品的設計相對突出；(3)設計在概念上是否與整個產品不同？(4)有專利之設計與產品其餘部分之間的物理關係，包括設計是否屬於使用者或經銷商可以從整體產品分離的組件，以及設計實施的組件是否與產品的其餘部分可分開製造，或者組件是否可以單獨銷售。在衡量這些因素時，您的目標應該是確定最能夠實施Samsung挪用Apple的設計專利的工業產品。

在這種情況下，Apple公司認為，Samsung應用Apple專利之設計的工業產品是整支手機。而Samsung則認為，工業產品是應該是每支手機的組件或集合。具體來說，對於D677專利而言，Samsung主張該工業產品是一款手機的圓角黑色玻璃正面。對於D087專利而言，工業產品是手機的圓角、玻璃正面和周圍邊框或邊框。對於D305專利而言，工業產品則是手機的顯示螢幕。Apple有責任證明其對Samsung應用Apple有專利之設計的工業產品是整支手機的確認是有根據的。

南加州地方法院的陪審團裁決

Apple/Samsung這起案件最後的爭點是在於賠償金額的計算方式，Samsung認為僅需針對侵權部分支付賠償金額，2800萬美元的罰款是其侵害Apple3項設計專利的適當賠償。然而Apple則認為Samsung應就專利侵權補償所有商業損失。Apple認為，Samsung的立場意味著汽車製造商可以任意製造像甲蟲設計的金龜車，只須依據車體的外殼來支付損害賠償金。而Samsung認為Apple的立場意味著，只有侵害汽車杯架設計的公司將不得不以整輛汽車的利潤來支付賠償金。

北加州聯邦地方法院陪審團提出了問題，他們很難確定相關的工業產品，如果，陪審團認為涉及侵權的設計專利僅涵蓋手機的某些零組件（例如：外殼和顯示螢幕），則其金額只有數十美元，而不是數百萬美元，或數億美元。然而，8人的陪審團在地方法院進行為期一周的審判及4天的審議之後作出裁決，認為Samsung須賠償5.39億美元，這是以整支智慧手機為基礎，而不是手機的零組件。這個數目遠遠超過Samsung所主張的2800萬美元，所以日後，陪審員需解釋如何得出設計專利的損害賠償金，如何確定工業產品以及損害賠償的計算是基於整個智慧手機而不是基於手機的零組件。

表1：陪審團的設計專利賠償金最終裁決

表二：陪審團的發明專利賠償金最終裁決

結語

最高法院撤銷CAFC對於Apple/Samsung案件的決定之後，地方法院認為，確定應用有專利之設計的工業產品是陪審團員的工作。在Columbia v. Seirus案件中陪審團裁決設計專利侵害的損害賠償是以整體產品為計算基礎，而不是應用設計之部分。雖然，還無法得知聖荷西地方法院陪審團如何確定工業產品、如何計算設計專利的賠償金，但是5.33億美元這個數字足以幫助鞏固科技行業中設計專利的重要性。

備註：

1. 參見Mullin, Joe (November 6, 2017). "Supreme Court won't hear Apple v. Samsung round two". Ars Technica. Retrieved November 6, 2017。
2. 參見 “Samsung owes Apple $539M for infringing on iPhone patents”, jury finds, By Malcolm Owen, Thursday, May 24, 2018。
3. 參見Amended Verdict Form[5-11-CV-08146-LHK](2012.8.24)。
4. Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.786 F.3d 983, 1002 (Fed. Cir. 2015).
5. 參見Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc. 580 US. (2016)。
6. 參見A Dictionary of the English Language 53 (1885) (Stormonth)。
7. 參見see also American Heritage Dictionary, at 101 ( “[a]n individual thing or element of a class; a particular object or item”)。
8. 參見No.15-777, In the Supreme Court of the United States SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., ET AL., PETITIONERS v. APPLE INC. ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT, Brief for United States as Amicus Curiae 27–29。
9. 參見Columbia Sportwear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., Nos. 3:17-cv-01781-HZ (S.D.Cal. September 29, 2017), verdict hosted by Patently-O blog, 3:15-cv-00064-HZ 2016 WL 4238640 (D. Oregon August 10, 2016), opinion hosted by Patently-O blog。
10. 參見Columbia Sportswear v. Seirus Innovative Accessories, jury instructions, at 14-17 (17-cv-01781) (S.D. Cal. 2017)。
11. 參照FIG. 1 is an elevational view of a heat reflective material; FIG. 2 is an enlarged elevational view thereof, taken from any area in the design; FIG. 3 is a cross-sectional side elevational view thereof, taken in the direction of line 3 - 3 in FIG. 1 ; FIG. 4 is a top perspective view of the heat reflective material as used in a sleeping bag; FIG. 5 is a front perspective view of the heat reflective material as used in footwear; FIG. 6 is a front perspective view of the heat reflective material as used in legwear; FIG. 7 is a rear perspective view of the heat reflective material as used in a sock; FIG. 8 is a rear perspective view of the heat reflective material as used in handwear; FIG. 9 is a front perspective view of the heat reflective material as used in outerwear; and, FIG. 10 is a rear perspective view of the heat reflective material as used in footwear. The broken lines in the drawings depict environmental subject matter only and form no part of the claimed design。
12. 參見Columbia Sportswear v. Seirus Innovative Accessories, jury verdict, at 2 (17-cv-01781) (S.D. Cal. 2017)。
13. 參見Nordock v. Systems Inc., No. 14-1762 (Fed. Cir. Sept. 29, 2015)。
14. 參見 Sys., Inc. v. Nordock, Inc., 137 S. Ct. 589 (2016)。
15. Nordock v. Systems is a nonprecedential case decided on March 17, 2017。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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