禁反言，顧名思義就是禁止反覆之言，這常發生於我們曾經說出的話語及表示的承諾，有著一定的拘束力，拘束著我們往後的一言一行。禁反言隱含著衡平及誠信原則的概念，可拘束當事人使其不得為有所矛盾之行為來違反誠信。

在專利案件的申請過程也同樣受到禁反言的拘束。專利案件申請過程中，為因應審查人員的審查意見，我們可能做出請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正、不明瞭記載之釋明等修正行為。這些修正行為有助於專利申請案件順利通過審查，但也因為有著禁反言，而對往後所能主張的專利權造成了一些阻礙的效果。

本文以Duramed Pharmaceuticals, Inc. v. Paddock Laboratories, Inc.(Fed. Cir. 2011)案[1]來了解禁反言對於荷爾蒙替代療法藥物專利的權利範圍所造成的影響。

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案件背景

本案被告為Paddock學名藥廠，因為向美國由食品藥物管理局 (FDA) 提出了Cenestin® (一種結合型雌性激素) 的學名藥許可之簡易新藥上市程序 (ANDA) ，原告Duramed藥廠於是向美國紐約南區的地方法院 (the Southern District of New York) 提出專利侵權訴訟，主張被告Paddock學名藥廠侵害了系爭專利的申請專利範圍1、4、6至8項之均等範圍 (doctrine of equivalents) ，然而，地方法院經過判決後認定本案件有禁反言 (estoppel) 的適用，被告Paddock學名藥廠不侵害系爭專利。原告Duramed藥廠不服地方法院的判決，遂提出上訴。

女性與雌性激素

雌性激素 (estrogen) 為女性體內重要的荷爾蒙，其是由卵巢所分泌。雌性激素可以促進女性乳房及生殖系統等第二性徵的生長與發育，及維持日常生理功能的平衡。然而，隨著女性年齡的增加，卵巢逐漸萎縮且分泌雌性激素的功能亦逐漸下降，直到停經 (menopause) 時，卵巢已完全失去分泌雌性激素的功能。

停經後的女性，因為缺乏雌性激素，所以較容易發生心血管疾病、骨質疏鬆、泌尿道感染、精神疾病等問題。為了改善停經後女性所產生的症狀，因此，須由外部補充雌性激素，臨床上稱此為荷爾蒙替代療法 (hormone replacement therapies) 。本案中的藥物Cenestin®即為荷爾蒙替代療法的藥物之一，用於停經後女性所產生的症狀之改善。

本案系爭專利

本案系爭專利為美國專利第5,908,638號 ('638專利)[2]，為一種結合型雌性激素 (conjugated estrogens)之藥物組成及使用方式。系爭專利之申請專利範圍總共有20項，其中的第1項為獨立項且具代表性，故列出如下：

1. A pharmaceutical composition in a solid, unit dosage form capable of oral administration for the hormonal treatment of peri - menopausal, menopausal and post - menopausal disorders in a woman comprising:
conjugated estrogens coated onto one or more organic excipients forming a powdered conjugated estrogen composition where said composition is substantially free of inorganic excipients and further comprises about 30-70% gel - forming organic excipient and about 30-70% non - gel forming organic excipient by weight and having less than about 2.5% free water by weight and greater than 2.5% total water wherein said solid unit dosage form is coated with a moisture barrier coating comprising ethylcellulose.

申請專利範圍第1項係用於停經後女性之荷爾蒙治療 (hormonal treatment) 之藥物組成，包含：
結合型雌性激素塗佈一或多個有機賦形劑，形成粉狀之結合型雌性激素組成，該雌性激素組成基本上不具無機賦形劑，且進一步包含重量百分濃度約30-70%膠體狀態有機賦形劑、重量百分濃度約30-70%非膠體狀態有機賦形劑；

少於重量百分濃度約2.5%的自由水、及大於2.5%之總含水量於該固體、單位劑量藥物組成內被一含有乙基纖維素 (ethylcellulose，圖1) 之防濕層 (moisture barrier) 覆蓋。

藥物會因為環境中的濕度而發生降解，造成藥物療效下降。而前述的防濕層則是利用一些聚合物 (polymers) 來保護藥物，減少藥物產生降解作用的有效手段。可能的聚合物有乙基纖維素或聚乙烯醇(polyvinyl alcohol，圖2)等。

圖1. 乙基纖維素

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圖2. 聚乙烯醇

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系爭專利申請過程中之修正

'638專利於1995年7月26日提出申請，最初的申請專利範圍第1項使用「被防濕層覆蓋」一詞句，而申請專利範圍第7項 (為一附屬項) 則使用「含有乙基纖維素之防濕層覆蓋」，審查人員以顯而易見性為理由駁回申請，但其建議若將申請專利範圍第1 項修正具有第7項的限制則可通過審查。因此，1998年12月03日時原告Duramed藥廠修正其申請專利範圍第1項之用語為藥物組成「被一含有乙基纖維素之防濕層覆蓋」並通過審查。被告Paddock學名藥廠之被控侵權物採用聚乙烯醇作為藥物的防濕層覆蓋。

禁反言與本案

禁反言，或稱申請歷史禁反言 (prosecution history estoppel) ，是指專利權人於申請過程中或維護專利的過程中所做出的修正、更正或申復，導致申請專利範圍限縮，之後不得再次主張此部分的權利，若使專利權人可以再次主張其所放棄的部分，則將使申請專利範圍更加不確定[3]。在本案件中，Duramed藥廠為了迴避先前技術，於申請過程中作出系爭專利申請專利範圍之減縮，因此有申請歷成禁反言的適用，Duramed藥廠需極力舉證以推翻其所受之禁反言拘束。

上訴時，上訴人Duramed藥廠主張該所屬技術領域中具通常知識者未知悉聚乙烯醇可用於系爭專利之原始請求項中，且當時之先前技術亦未揭露聚乙烯醇可用於結合型雌性激素藥物組成中，即Duramed藥廠係主張聚乙烯醇的使用具不可預見性 (unforeseeability) 。被上訴人Paddock學名藥廠則指出上訴人Duramed藥廠作出申請專利範圍之減縮當時聚乙烯醇已可作為防濕層覆蓋，並提出先前技術如下：

● 1976年之美國專利3,935,326 號：其內揭露聚乙烯醇於特定藥物錠劑中之使用情況。

● 1996年Colorcon所提出之專利合作條約 (PCT) ：其內容揭露以聚乙烯醇為基礎之防濕層覆蓋用於藥物組成中，且亦於揭露有使用聚乙烯醇做為防濕層覆蓋的缺點。

● 三篇科學論文發表：此三篇科學論文發表係與聚乙烯醇防濕層覆蓋相關。

● 1996年Colorcon 銷售聚乙烯醇產品之發票 (invoices)。

被上訴人Paddock學名藥廠認為Colorcon之PCT即可單獨作為證據，證明聚乙烯醇使用於防濕層覆蓋，即聚乙烯醇的使用具可預見性，其餘證據則可用於加強此單獨證據。上訴法院同意被上訴人Paddock學名藥廠的主張，並認為上訴人Duramed藥廠未能推翻申請歷程禁反言之適用，因為先前技術Colorcon之PCT 已揭露聚乙烯醇做為防濕層覆蓋用於藥物組成中。

上訴人Duramed藥廠反駁Colorcon之PCT中揭露有使用聚乙烯醇做為防濕層覆蓋的缺點，故不具可預見性。上訴法院則指出聚乙烯醇於藥物組成中雖非最理想的防濕層覆蓋，但仍已揭露了聚乙烯醇可用於藥物組成中作為防濕層覆蓋，即可預見性並非要求至完美無缺的使用方式。因此，上訴法院認為聚乙烯醇的使用已可預見，故本案有禁反言的適用，被上訴人Paddock學名藥廠未侵害系爭專利。

小結

在本案判決中，我們可以發現專利申請權人Duramed藥廠在申請過程中，曾因為審查人員的審查意見而做出對應的修正，其將申請專利範圍中之藥物組成中之防濕層覆蓋限縮為乙基纖維素，因而造成了防濕層覆蓋的特別限制，產生了禁反言。此禁反言亦使專利權人Duramed藥廠無法藉由主張均等範圍，已涵蓋至被上訴人Paddock學名藥廠所使用之聚乙烯醇防濕層覆蓋。

雖然，上訴人Duramed藥廠欲主張聚乙烯醇於藥物組成中的使用係不可預見的，惟其未盡舉證責任提出對應的證據，反之，被上訴人Paddock學名藥廠則提出強而有力之證據證明聚乙烯醇於藥物組成中的使用係可預見的，因此，上訴人Duramed藥廠最終仍受到禁反言的限制。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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