北美智權報第342期《深究藥物先驅化合物分析(上)》中已深入綜合分析比較近20年來關於藥物先驅化合物分析之專利案件的部分內容,本文為其下篇,接續討論之。
圖片來源 : shutterstock、達志影像
先驅化合物分析
先驅化合物分析 (lead compound analysis) 是美國法院用於認定系爭醫藥化學構造是否可以由先前技術所揭露的化學構造修改而來的方法,其為一種兩步驟認定 (two-part inquiry):
● 第一步驟為所屬領域中具通常技術之人是否會從先前技術公開的構造中選擇化學構造來當作先驅化合物。
● 第二步驟為先前技術是否足以使得所屬領域中具通常技術之人有理由或動機改良先驅化合物來完成系爭專利化學構造。
藉由先驅化合物分析的使用,得以讓美國法院對於藥物化學構造是否顯而易見的相關專利侵權案件認定更加客觀公允。而美國法院採用藥物先驅化合物分析已有許多年的時間,本文彙整2000年至2019年間採用藥物先驅化合物分析之藥物化學構造專利案件,以表格方式清楚呈現,並進一步詳細說明。
藥物先驅化合物分析之專利訴訟案件兩步驟認定分類簡表
如前述,先驅化合物分析為一種兩步驟認定,本文按案件所採步驟分類整理如下:
案件名稱 |
兩步驟認定 |
山之內製藥株式會社藥廠案件 |
第一步驟:是否選擇以實施例44為先驅化合物。 |
第二步驟:是否將硫替丁的末端以實施例44化學構造的極性末端替換、以及是否以胺磺醯基替換中間化合物的胺基甲醯基。 |
禮來藥廠案件 |
第一步驟:乙基奧氮平是否得作為奧氮平的先驅化合物、氟甲氮平是否得作為奧氮平的先驅化合物、以及乙基氟甲氮平是否得作為奧氮平的先驅化合物。 |
第二步驟:是否進一步以甲基修飾乙基奧氮平。 |
武田藥廠案件 |
第一步驟:是否選擇以化合物b為先驅化合物。 |
第二步驟:是否進一步修飾化合物b來完成吡格列酮。 |
衛采藥廠案件 |
第一步驟:是否選擇以蘭索拉唑作為先驅化合物。 |
第二步驟:是否以較不親脂性的甲氧基丙氧基來修飾蘭索拉唑。 |
寶僑藥廠案件 |
第一步驟:是否選擇以2-吡啶基依替膦酸鹽為先驅化合物。 |
第二步驟:是否有動機修改2-吡啶基依替膦酸鹽。 |
阿爾塔納藥廠案件 |
第一步驟:是否選擇以第12號化合物作為先驅化合物。 |
第二步驟:是否以甲氧基來修飾第12號化合物。 |
第一三共藥廠案件 |
第一步驟:是否選擇以氯沙坦為先驅化合物、是否選擇以實施例 6為先驅化合物。 |
第二步驟:是否進一步修飾氯沙坦來完成奧美沙坦、親水性取代基團的修改動機是否能來自於實施例 118。 |
大塚藥廠案件 |
第一步驟:是否選擇以未取代丁氧基為先驅化合物、是否選擇以2,3-二氯丙氧基為先驅化合物、以及是否選擇以OPC–4392為先驅化合物。 |
第二步驟:是否修飾OPC–4392來完成阿立哌唑。 |
In re Rosuvastatin Calcium案件 |
第一步驟:是否選擇以化合物1b為先驅化合物。 |
第二步驟:是否以磺醯基修飾化合物1b。 |
必治妥施貴寶藥廠案件 |
第一步驟:是否選擇以2' - CDG為先驅化合物。 |
第二步驟:是否有動機進一步修改2' - CDG。 |
輝瑞藥廠案件 |
第一步驟:是否選擇以加巴噴丁或3-異丙基γ-胺基丁酸為先驅化合物。 |
第二步驟:是否進一步修飾加巴噴丁或3-異丙基γ-胺基丁酸。 |
優時比藥廠案件 |
第一步驟:化合物107e是否得作為拉科醯胺的先驅化合物、以及化合物3l是否得作為拉科醯胺的先驅化合物。 |
第二步驟:未判斷。 |
邁蘭藥廠案件 |
第一步驟:未判斷。 |
第二步驟:是否可以化合物3l進一步合成拉科醯胺。 |
賽諾菲安萬特藥廠案件 |
第一步驟:未判斷。 |
第二步驟:是否有動機進一步修改卡巴利他索、是否有動機修改卡巴利他索上的C7位置及C10位置、以及是否以甲氧基團修改卡巴利他索上的C7位置及C10位置。 |
愛美津藥廠案件 |
第一步驟:5-羥甲基托特羅定是否得作為非索羅定的先驅化合物。 |
第二步驟:是否有動機進一步改良5-羥甲基托特羅定。 |
北美智權報/郭廷濠整理製表
若以先驅化合物分析的兩步驟分析來分類的話,可以看到大多數的案件法院都會經過兩步驟分析。但並非每個案件都會依序經過兩步驟分析,有少數案件僅分析第一步驟 (例如:優時比藥廠案件) ,或亦有少數案件直接跳至第二步驟作認定 (例如:邁蘭藥廠案件與賽諾菲安萬特藥廠案件)。由此可知,美國法院採用先驅化合物分析時,並非僵固地必定依序由第一步驟至第二步驟,反而是依個案而有彈性調整的空間。
藥物先驅化合物分析之專利訴訟案件所涉藥物構造分類簡表
各案件涉訟藥物構造之顯而易見性判斷皆在於主構造 (一般構造) 的部分,然而,涉訟案件中是否有特殊的藥物構造呢?本文按案件一般構造與特殊構造分類如下表:
一般構造/特殊構造 |
案件名稱 |
數量 |
一般構造 |
山之內製藥株式會社藥廠案件、禮來藥廠案件、衛采藥廠案件、武田藥廠案件、大塚藥廠案件、第一三共藥廠案件、寶僑藥廠案件、In re Rosuvastatin Calcium案件、阿爾塔納藥廠案件、必治妥施貴寶藥廠案件、輝瑞藥廠案件、邁蘭藥廠案件、愛美津藥廠案件、賽諾菲安萬特藥廠案件、優時比藥廠案件 |
15 |
特殊構造-光學異構物 |
輝瑞藥廠案件、邁蘭藥廠案件、優時比藥廠案件 |
3 |
特殊構造-前體藥物 |
第一三共藥廠案件、愛美津藥廠案件 |
2 |
北美智權報/郭廷濠整理製表
若以各案件涉訟藥物構造來分類的話,一般構造的部分因為是各案件所共通,故數量為15件。而特殊構造的部分,可以看到少數的案件涉及光學異構物 (有R組態與S組態) 的議題者為3件,涉及前體藥物的議題者為2件。
藥物先驅化合物分析之專利訴訟案件判決結果分類簡表
先驅化合物分析是美國法院用於判斷醫藥化合物構造是否被認定顯而易見穩定使用的方法,本文按案件最終判決結果是否顯而易見分類如下表:
是否顯而易見 |
案件名稱 |
數量 |
非顯而易見 |
山之內製藥株式會社藥廠案件、禮來藥廠案件、衛采藥廠案件、武田藥廠案件、大塚藥廠案件、第一三共藥廠案件、寶僑藥廠案件、In re Rosuvastatin Calcium案件、輝瑞藥廠案件、邁蘭藥廠案件、愛美津藥廠案件、賽諾菲安萬特藥廠案件、優時比藥廠案件 |
13 |
顯而易見 |
阿爾塔納藥廠案件、必治妥施貴寶藥廠案件 |
2 |
北美智權報/郭廷濠整理製表
若以上訴法院認定系爭藥物構造是否顯而易見來分類的話,由簡表可知,各案件大多數於最終皆被法院認為非顯而易見 (共13件),只有極少的比例會被法院認為顯而易見 (共2件)。
總結
在深究藥物先驅化合物分析(上)、(下)兩文中,我們可以得知採用藥物先驅化合物分析的案件2006年至2014年間各年度大致為平均分布皆有1至2件,且絕大多數案件涉訟藥物及主要爭點皆完全不相同。
於涉訟之藥物所治療的疾病部分,以中樞系統藥物數量為最多,而消化系統藥物次之,而非一般認為的心血管系統藥物。於選擇的管轄地方法院部分,以美國德拉瓦州地方法院案件數量最多,美國紐澤西州地方法院次之,美國紐約南區地方法院再次之,此三地方法院是藥物先驅化合物分析案件較常選擇的起訴法院。
美國法院採用先驅化合物分析時,並不定依序由第一步驟至第二步驟,反而是可依個案彈性調整是否僅審查第一步驟或第二步驟。而各案件涉訟藥物構造除了一般構造外,亦可見有光學異構物與前體藥物。最後,在法院認定系爭藥物構造是否顯而易見方面,絕大多數判決最終皆會被法院認為系爭藥物構造非顯而易見,僅有極少的比例才會被法院認為顯而易見。
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者: |
郭廷濠 |
現任: |
中華民國專利師 |
學歷: |
台科大專利所碩士 |
專長: |
1. 藥物藥理學 2. 生技、醫藥專利 3. 藥事、專利法規 |
證照: |
109年度中華民國專利師考試及格 |
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